應對337(一):ITC的337“大棒”

史蒂文.E.艾德楷(Steven E. Adkins) 王翔 凡.皮爾斯(Vann Pearce) 劉錚 汪一陟

為了保證進入美國這一重要市場,中國公司必須了解337條款以及可行的避訴方法,并且在被訴后迅速準備應訴

隨著越來越多的中國企業出口產品到美國,這些公司面臨著令人困惑的、昂貴的、具有強迫性和破壞性的美國訴訟。生產出口美國的產品(或這些產品的零部件),或將此類產品進口到美國的企業,如被發現違反被稱為“337條款”的貿易法規,其產品就會被美國海關扣押,并在幾個月之內被驅逐出美國市場。

過去,很多中國公司對337調查案采取不應訴態度,并由此失去美國市場;而現在,許多中國企業通過聘用律師抗辯,開始參與到此類調查中來。

《金融實務》將推出奧睿律師事務所關于應對337條款調查案的一系列文章,以幫助讀者了解可能對企業造成重大影響的337條款,以及相關的訴訟和應對之術。

——編者

如果您擁有一家中型公司,在國內做產品并出口美國,那么您有可能經歷過這樣的故事。

有一天,您注意到訂單突然大增。許多您的競爭對手的顧客向您大量訂貨。在與新顧客溝通后,您才知道,這一切都歸功于在遙遠的華盛頓特區的美國國際貿易委員會(ITC)。

您的競爭對手幾乎都被一日本公司在ITC起訴了。這家日本公司擁有美國專利,專利有效而覆蓋面廣。它聲稱您的競爭對手們侵犯了這些專利。您聽說,幾個月后,ITC可能將發布一個排除令, 讓美國海關在美國各口岸扣押您競爭對手所有的產品。這個案子涉及您的產業,您找到日本公司在ITC的起訴書的復印件仔細研究。30家中國公司、一些歐洲公司和一些美國公司作為侵權者被列在了首頁。

與此同時,訂單不斷到達。您現有的工廠和員工不可能處理這些額外的訂單,您必須迅速擴展。作為一個謹慎的生意人,您希望您的公司不會受ITC爭執的影響。您向一家知名且十分昂貴的美國法律事務所咨詢。此所在幾年前為您的公司在美國聯邦法院成功地辯護過專利侵權案。審閱了ITC起訴書后,此所律師告訴您:您的公司不在起訴書上,不應該有問題。

您的眾多競爭對手的顧客們害怕他們的供應商的產品將在美國邊界被扣留,繼續給您大量發訂單。為處理新訂單,您開始大幅度地擴張:借了很多錢,從地方政府租了新的土地,建了新廠房,租了新設備。您還雇用了250名新雇員并且為他們修了宿舍。生意蒸蒸日上,您很滿足。

幾個月后,您的中國律師來電,說一個ITC337調查的專家從華盛頓特區來,您應該見此人。

這位美國律師告訴您,這家日本公司申請的是普遍排除令。他解釋說,起訴方告訴ITC侵權者太多了,它不可能列出每一個侵權者,因此ITC應該指示美國海關扣押所有在起訴書上的公司的產品,以及所有類似的產品。雖然您的公司不在名單上,但您的公司也被告了。

該律師說,如果ITC發布普遍排除令,您的公司的產品將與那些在名單上公司的產品一樣在美國海關被扣押。

您吃下的豐盛午餐開始在胃里翻騰。但您發現對ITC命令的范圍并不了解,您以前的美國律師只懂聯邦法院專利侵權案,不懂ITC。您意識到ITC不是個好地方。

這其實是在幾年前發生的真實故事。本文的作者之一,就是上面提到的美國律師。

如果想出口產品到美國,您就不能忽視ITC巨大的權力——它可以在收到起訴書幾個月內,禁止侵權產品進入美國市場。

ITC與337條款

ITC是一個美國政府機構,調查違反美國貿易法的案件并提出糾正措施。ITC由六位委員主持,委員由總統任命,參議院批準,任期九年。委員們有最終權力裁決ITC的調查,包括337調查。

ITC有六位行政法官負責337調查的日常審理,還有數百名職員協助委員們和行政法官。委員們在ITC的法律總顧問辦公室的建議下審閱行政法官們的裁定,并決定發布何種命令來最佳地禁止不合理貿易,又避免給合法國際貿易帶來過分的負擔。

337條款禁止向美國進口產品活動中的“不公平行為”。通常,337調查所指的“不公平行為”是指進口侵犯美國知識產權(常指專利)的商品。ITC如果認定進口商品侵犯有效知識產權,它就有權立即制止其進口以及已進口商品的銷售。

起訴方在起訴書中,應指明哪些公司進口了侵權的商品。ITC將在起訴后30天內作出是否開展調查的決定。ITC通常同意開展調查。337調查由一名行政法官負責審理,當事雙方分別為起訴方和應訴方。

此外,337調查還涉及第三方:不公平進口調查辦公室(ITC的一部分)。此辦公室在337調查中代表公共利益,其律師參與每次調查的全過程,并且與起訴和應訴雙方的律師們一起面見法官和委員們。行政法官會作出初裁,認定進口商品是否已違反337條款,及ITC應作出何種糾正措施。雙方均可就行政法官的裁決,向委員們提出申訴,委員們對相關產品是否違反貿易法和應該給予何種命令作出最終裁決。

有傳言說,只有美國本地公司才可以依據337條款向ITC提出起訴。事實并非如此。任何擁有美國知識產權,并以此知識產權為基礎在美國從事一些特定商業活動的公司,均可向ITC提出起訴。

在337調查中,起訴方在多方面處于有利的地位。調查進展很快。行政法官通常在調查開始后的六個至八個月開庭審理,并在庭審后迅速作出裁定。整個調查,包括委員們的復議,通常在12個至15個月內完成。因為調查的流程安排是法律規定的,應訴方極難推遲調查。應訴方必須在無事先警告的情況下應訴,而起訴方很可能已經籌劃了幾個月甚至幾年。

在調查過程中,最為關鍵的時間是起訴提出后,ITC決定是否開始調查前的一個月。因為調查的速度很快,很多準備工作需要在這一個月內做好。這一個月中,中國公司通常會收到來自多家美國律師事務所的電郵、電話和傳真,這使作決定和準備的過程變得更復雜。

ITC的管轄權的基礎是進口到美國的商品,而不是應訴方是否身處美國。因此,在美國無商業活動的中國公司,仍可能被競爭對手以337條款起訴。即使通過中間人出口商品到美國的中國公司,也可能成為應訴人。

337賦予ITC的利器

ITC有三項糾正不公平進口行為的工具:一、有限排除令(只影響被列入起訴書的侵權人);二、普遍排除令(影響任何侵權人,即使未被列入起訴書);三、禁止令(影響已處于美國境內的侵權商品)。

ITC常在決定產品侵權的同時,發出排除令和禁止令。排除令或禁止令在60天后生效。在此期間,美國總統(通常由貿易代表代行)會對命令進行復核,確定它有無損害公共利益,是否應該停止。總統撤銷排除令的情況極少發生。雙方均可向美國聯邦法院提出上訴,但上訴期間,ITC的命令通常仍然生效。

排除令禁止進口侵犯涉案知識產權的商品。有限排除令僅適用于被列入起訴名單的公司的產品,普遍排除令適用于任何侵權商品。普遍排除令制止進口行為,即使進口人與任何應訴方無關系,并且沒有機會在337調查中為自己辯護。排除令由美國海關和邊境保衛機構執行。這兩個機構的運作獨立于ITC。

禁止令覆蓋美國境內的活動,由ITC執行。禁止令責令應訴方停止其在美國境內的與侵犯知識產權行為相關的某些活動。禁止令的一種實際后果,是已經進入美國的侵權產品不準銷售,必須銷毀或退回。排除令和禁止令通常措辭廣泛,因而覆蓋任何侵權商品。ITC并不將自己的命令局限于某些品牌、型號或批號的產品。

ITC的命令不可忽視。違反ITC禁止令的公司的罰款,可高達每天10萬美元或涉案商品貨值的2倍(以高者為準)。今年9月初,ITC處罰一家中國南方的公司1100萬美元,原因是該公司在禁止令頒發后,繼續進口并銷售違令的產品,長達187天。

如何防患于未然

中國公司被337條款起訴的情況越來越常見了。最近的337調查有一半涉及中國公司。為了保證進入美國這一重要市場,中國公司必須了解337條款以及可行的避訴方法,并且在被訴后迅速準備應訴。

最大限度地降低ITC調查風險的方法,是提前向獨立律師(非本公司職員)咨詢您正在設計的產品是否可能侵犯美國專利。公司在設計產品之前或之中聽取此意見,可設法使產品不侵犯相關專利,或至少讓公司對未來被訴專利侵權的風險有所了解。

如果擁有有價值的發明,請考慮申請美國專利或其他知識產權。擁有美國專利的中國公司如在ITC遭起訴,可用這些專利做和解談判的籌碼。而且,像其他亞洲公司一樣,擁有美國專利的中國公司可以依照337條款起訴美國或其他國家的公司,將侵權的專利競爭對手產品驅逐出美國市場。

最后,如果貴公司被一個337調查列做應訴方,貴公司應立即委托自己信任的、并有ITC實戰經驗的律師應訴。

在ITC發出了針對貴公司產品的排除令之后,戰斗仍未結束。排除令由美國海關執行。受排除令影響的公司的律師必須與美國海關交涉,讓海關官員明白排除令的范圍,并區分侵權的和未侵權的產品。

總之,中國企業,尤其是有大量商品出口美國的,絕不可忽視ITC;必須了解美國的情況,以避免企業在中國境內的生產經營受到嚴重損害。■

艾德楷是奧睿國際律師事務所合伙人,王翔是奧睿國際律師事務所北京辦事處管理合伙人,劉錚是奧睿國際律師事務所硅谷辦事處律師,皮爾斯和汪一陟是奧睿國際律師事務所華盛頓特區辦事處律師