防范商標交易的法律風險

如果交易的商標根本沒有注冊，或者在到期時沒有及時續展注冊，或者已經被依法撤銷，則沒有法律上的權利可言

【案情簡介】

2006年4月，重慶市拍賣中心受重慶市一中院委托對重慶奧妮系列商標權進行拍賣，其中包括“奧妮”等23個商標及圖形，涉及個人護理產品等多個行業。拍賣中，廣州立白以3100萬元的高價買走了“奧妮”商標，準備以此為契機，改變自己OEM的身份，推出自有品牌的“奧妮”洗發水產品。然而，2006年7月5日，奧妮集團(香港)有限公司(以下簡稱“香港奧妮”)發布一則聲明，稱其早在2004年就獲得“奧妮”等系列商標20年的獨占使用權，使用期限為2004年11月30日起的20年內：任何單位或個人未經香港奧妮授權，擅自使用該系列商標，會被追究法律責任。

根據商標法及相關司法解釋，如果香港奧妮的聲明內容確有其事，并且將奧妮商標的使用許可合同在商標局進行了備案，那么廣州立白即使高價買來奧妮商標，也要受到香港奧妮獨占使用權的限制，也就是說花了巨資竟然不能使用奧妮商標。當然，如果奧妮商標的使用許可合同并未備案，而廣州立白對此又不知情，那么香港奧妮依據合同所享有的獨占使用權，依法不能對抗廣州立白，也即不影響廣州立白對奧妮商標的使用。但無論如何，香港奧妮的一紙聲明還是將商標交易過程中的法律風險問題凸現出來了。

【律師感言】

商標的交易形態比較豐富，除了商標轉讓、許可和質押這些比較典型的交易形態之外，在企業并購、OEM/ODM、合資合作和特許經營等商業活動中，都可能存在商標的交易行為。不同的商標交易形式，存在著各自不同的風險問題，但也具有一些共同的地方。

這里我們從風險調查的角度，簡要地說明一下商標交易中可能存在的一些共同的法律風險，以引起企業的注意。

商標是否享有權利

如果交易的商標根本沒有注冊，或者在到期時沒有及時續展注冊，或者已經被依法撤銷，則沒有法律上的權利可言，任何人都可以使用該商標，甚至會被他人注冊，從而妨礙自己從商標交易中獲得的所有權或使用權等權利。當然，假設未注冊或未續展注冊的商標是馳名商標或知名商品的特有名稱，還是可以享受《商標法》或《反不正當競爭法》的保護，不過，要主張馳名商標或知名商標，并不是一件容易的事情。

有些情況下，商標雖然沒有核準注冊，但可能已經正式提出注冊申請，屬于正在申請程序中的商標。這樣的商標存在兩種結局：

1、可能因為缺乏顯著性、侵犯在先權利等法律障礙，最終沒有獲得核準注冊。目前一些職業注標人拿著《商標受理通知書》，就開始四處叫賣商標，如果受讓這種商標或簽訂許可使用合同，可能會面臨巨大的損失，因為這種商標的法律狀態是不穩定的。

為了防止社會上一些人把《商標受理通知書》當作商標注冊的正式文本，去誤導他人，商標局從2006年9月份正式將《商標受理通知書》改版，并添加“聲明”條款： “1、本通知書僅表明商標局收到了申請人的商標注冊申請書件，并將依法對其申請進行實質審查，以決定是否核準商標注冊。2、本通知書不表明所申請的商標能夠獲準注冊，更不表明申請人已經取得了對該商標的專用權，也不作為免除或者減輕申請人使用未經核準注冊商標所產生的法律責任的證據。”

2、商標最終獲得核準注冊，當然這是符合商標交易雙方期望的結果。但是，從商標提出申請到商標核準注冊的過程，有時并不平靜，一旦遭遇異議人提出商標異議，就可能把商標核準注冊的時間往后拖延很長一段時間，更重要的是，如果受讓這樣的商標，還會惹來一堆麻煩，為了應對商標異議將使你疲于奔命。

另外需要引起注意的是，商標雖然核準注冊了，但拿來交易的商標是否與核準注冊的商標一致呢？根據《商標法》第51條，“注冊商標的專用權，以核準注冊的商標和核定使用的商品為限。”與注冊商標不一致的商標，是沒有商標專用權的，與之交易顯著面臨巨大的法律風險。

商標權利人是否真實

查明商標注冊的真實性后，還要了解與你交易的人有權利處置這個注冊商標嗎？它是不是這個注冊商標的權利人（注冊人或所有人），或者經過權利人特別授權的代理人。你可以通過查驗商標注冊證書、商標轉讓合同，或者查詢商標公告或中國商標網，來了解交易商標的真正權利人是誰，目前誰有權利將商標轉讓、許可或質押。

需要了解的是，除非許可合同允許，商標的被許可人（包括獨占許可的被許可人）都沒有資格將其授權使用的商標，再次轉讓或許可，也不可以進行質押。

對于那些從注冊人或前一權利人手中受讓商標的人而言，如果只是拿著一份商標轉讓合同，并不能保證他就有權利處置那個商標。因為對于轉讓注冊商標經核準的，受讓人自商標轉讓公告之日起才享有商標專用權，所以，商標轉讓合同可能生效了，但商標轉讓尚未公告，受讓人還不是真正的商標權人。

在企業并購、特許經營等活動中，也不要想當然地認為，對方正在使用中的商標將一并轉讓或許可給自己。就像大名鼎鼎的勞斯萊斯汽車公司卻不享有勞斯萊斯（Rolls Royce）商標的所有權，真正的權利人是勞斯萊斯飛機發動機公司，結果當大眾公司花了天價收購了快要破產的勞斯萊斯汽車公司后，價值連城的勞斯萊斯商標卻不在收購的資產之中，最后被寶馬公司花了比大眾公司便宜得多的價錢買走了。所以，不要相信自己的主觀判斷，風險調查不能自由想象。

商標在何地有效

權利人亮出的商標注冊證的確表明他享有商標權。但需要警惕地是，你還要查看這個商標注冊的國家或地區是哪里。商標權的效力具有地域性，在中國注冊的商標只在中國境內有效，在法國注冊的商標只在法國境內有效。

如想取得中國境內的商標所有權或使用權，那么你必須確認這個商標已經在中國核準注冊。如果你想使用這個商標在中國制造商品，同時還要出口到歐盟，那么，這個商標除了在中國需要注冊外，還需要在歐盟國家也取得商標注冊，否則在出口國會遇到商標侵權的麻煩。

商標的指定使用項目

注冊商標的專用權以核定使用的商品或服務為限。因此，了解商標注冊時的指定使用的商品或服務項目是十分地重要的，以避免權利人超出核定使用的范圍，發放許可或從事轉讓，因為這可能引發商標侵權等問題，假如別人已經在權利人超出核定使用范圍的那些商品或服務上注冊了相同或近似的商標。

商標是否存在限制

假設一個注冊商標已經質押了，再轉讓給你，顯然不是一件好事情。因為一旦該商標所擔保的債務不能清償，質押權人（債權人）有權以該商標專用權折價，或者以拍賣、變賣該商標專用權的價款優先受償。結果，你花錢買來的商標最終飛到別人的懷抱。

除了商標權質押外，存在商標之上的限制還有已有的許可協議，尤其是獨占許可。根據獨占許可的特點，除了被許可人以外，商標權利人不得向第三方發放許可，也不能自己使用該商標。如果已經存在獨占許可的情形，則不允許你再去向權利人獲得第二個商標許可，否則得到的也是不穩定的許可，享有獨占許可的被許可人很快就會前來干涉。

商標顯著性是否足夠

商標的顯著性較弱對于商標保護的影響十分巨大，比如一些使用通用名稱，或者使用日常用語的商標，并不能限制他人（包括競爭對手）的合理使用或正當表達。在美國曾經有一個案例，一商家將“Fish Fri”（字面上有“炸魚、煎魚”之意）的字樣用于油炸食物的塑料混合粉末包裝上，“Fish Fri”商標權人認為該使用行為侵犯其商標權。法院審理認為“Fish Fri”是說明性詞語，“Fish Fri”商標僅僅在第二層含義的界限內才受到保護，被告使用Fish Fri詞語不會引起消費者對商品來源的混淆，并未侵害原告使用在相關商品上的“Fish Fri”商標。原告不能就這一詞語的第一含義主張專屬權，排除被告的使用。因此法院判決被告勝訴。可見，商標的顯著性強弱對于商標的保護范圍或獨占范圍，干系甚大。因此需要謹慎地審查一下交易商標的顯著性強弱。

此外，還有商標是否變成通用名稱、商標是否存在爭議、是否存在相關的商業標志等問題值得關注。