無合作意圖共同完成發明創造的專利權利歸屬

任廣科/文

無合作意圖共同完成發明創造的專利權利歸屬

任廣科/文

在各發明人之間并無合作意圖卻共同完成發明創造的情況下，專利權利歸屬應如何分配？法律對此沒有明文規定。建議參考民法中添附的原則，并結合專利權的特點，進行專利權屬的分配。另外，建議以技術特征為分析的基礎，來確定發明人身份。

專利權屬 合作意圖 技術特征 創造性 實質性特點

一、問題的提出

《專利法》第8條規定，兩個以上單位或者個人合作完成的發明創造，除另有協議的以外，申請專利的權利屬于完成或者共同完成的單位或者個人；申請被批準后，申請的單位或者個人為專利權人。根據該規定，如各方訂有合同，按約定確定專利權屬；如果各方沒有約定的，由共同完成的單位或者個人共有。

合作完成的發明創造，一般都訂有書面的合作開發合同。合作完成的主體在進行發明創造前，就對合作進行發明創造達成一致意見；在進行發明創造的過程中，又能相互協作配合完成發明創造。

不過，現實中也有一些發明創造，雖也屬兩個以上單位或者個人共同完成的，但主體之間對于發明創造的完成，在發明創造開始前并沒有達成合作的合意，在發明創造過程中只是基于某些事實共同完成了發明創造。這種共同完成的發明創造與合作完成的發明創造區別在于：前者對于發明創造的完成沒有合意。這種情況隨著科技交流的頻繁、人員流動的增多而大量出現。

如乙企業通過甲企業跳槽職工獲取其采取了保密措施的機械圖紙，在該圖紙的基礎上增加新的技術特征，向國家知識產權局申請專利，并獲得授權。甲、乙企業在完成發明創造之前并沒有合作的意圖和意思表示，在合作過程中也沒有協作配合，只是因為乙企業的侵權行為使甲、乙雙方的發明創造結合在一起，并獲取了專利。應如何確定這一專利權的歸屬？

二、確定非合作共同完成發明創造的專利權利歸屬的原則

通過非合作共同完成發明創造這一事實，使不同發明人的創造合而為一，無論其表現形態是專利申請權還是專利權，從專利申請及授權的法律規定看，均無法將該專利申請權或專利權分割成兩個或兩個以上專利申請權或專利權，以歸于其各自的發明人。因此，在雙方對專利權申請權和專利權發生爭議時，就需要確定該專利申請權或專利權的歸屬。

現階段法律對非合作共同完成的發明創造的專利申請權或專利權歸屬并無明文規定，如何確定歸屬，應借鑒民法中其他制度的相似規定，并結合專利法的立法目的來進行。

（一）鼓勵發明創造

專利法的立法目的之一，在于鼓勵發明創造。因此，在確定非合作共同完成的發明創造的專利申請權或專利權歸屬時，首先要從鼓勵發明創造這一制度目的出發。對于發明創造有貢獻者，其利益應獲得保護——即使該發明創造者存在惡意侵占他人商業秘密的行為，但只要發明人對最終的專利有創造性貢獻，就有權從其發明創造中享有利益，而不能以其存在侵權行為為由，剝奪其應享有的利益。當然，對于侵犯他人商業秘密的行為，其仍應承擔相應的法律責任。

（二）推動發明創造的應用

民法中有添附的概念，與非合作共同完成的發明創造有相似之處。所謂添附,是指不同所有人的物結合在一起而形成不可分離的物或具有新物性質的物，是附合、混合及加工三者在學術上之總稱[1]。因添附而結合之物，或無法分離，或分離后價值減小，或分離所費甚巨。確定添附物歸屬的一個基本原則就是有利于物的充分利用，在確定非合作共同完成的發明創造所形成專利權的歸屬時，也應適用該原則，即有利于發明創造的充分利用。這與專利法立法目的之一“推動發明創造的應用”也是吻合的。

如何確定非合作共同完成專利的歸屬，影響到專利技術的推廣應用。因此，在法律制度制定上應予以考慮，以盡可能防止由于當事人意見分歧而影響專利技術的應用。

三、確定專利權利要求中每一技術特征的提出者

專利權的客體是技術信息。在信息結合之后對其分離并不會減少其價值或“所費甚巨”，但如果信息結合后已被申請專利或取得專利權，則由于專利申請及管理的行政規定，無法將其分割成兩個獨立的專利，而只能在維持專利申請權或專利權整體性的基礎上，來確定各方當事人的權利和義務。

根據專利法的規定，專利文件包括請求書、說明書及其摘要和權利要求書。其中最重要的文件是權利要求書，它確定了專利的保護范圍，限定了專利權的邊界。根據法律地位不同，專利權利要求可分為獨立權利要求和從屬權利要求。獨立權利要求應當從整體上反映發明或者實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特征。獨立權利要求包括前序部分和特征部分，前序部分應寫明要求保護的發明或者實用新型技術方案的主題名稱和發明或者實用新型主題與最接近的現有技術共有的必要技術特征；特征部分應使用“其特征是……”或者類似的用語，寫明發明或者實用新型區別于最接近的現有技術的技術特征。這些技術特征和前序部分中的技術特征合在一起，限定發明或者實用新型要求保護的范圍。從屬權利要求應當用附加的技術特征，對引用的權利要求作進一步限定。從屬權利要求應當包括引用部分和限定部分，引用部分應寫明引用的權利要求的編號及其主題名稱，限定部分應寫明發明或者實用新型附加的技術特征。

分析專利權利要求包含的內容可知，技術特征是專利權利要求中的基本組成單位。因此，在確定專利申請權或專利權的歸屬時，應首先查明每一個技術特征的提出者。需要注意的是，這里使用的是“提出”，而不是“創造”。因為專利權利要求中的每一技術特征并不一定都是發明人創造的，它有可能來源于已有技術。但無論該技術特征是來源于已有技術，還是由某一發明人創造的，對于爭議的發明創造而言，該技術特征總是由某一方提出并放入專利技術中的——由于沒有合作，因此就不會發生雙方共同提出的情形。當然，不能排除另一情形：一方在另一方提出的技術特征的基礎上，以一等同技術特征進行替代。

總之，要確定無合作意圖共同完成的發明創造的專利申請權或專利權的歸屬，應首先確定在該發明創造中，專利權利要求中每一技術特征的提出者。

四、確定包含該技術特征的權利要求是否具備實質性特點

雖然發明創造的發明人必然是專利權利要求中某一項或幾項技術特征的提出者，但專利權利要求中某一項或幾項技術特征的提出者并不一定就能成為發明人或設計人。《專利法實施細則》第12條規定，專利法所稱發明人或者設計人，是指對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的人。因此，在確定專利權屬時，需確定爭議主體是否對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻，而其中的關鍵在于確定發明創造的實質性特點。

《專利審查指南》第二部分第四章規定：發明的創造性，是指同申請日以前已有的技術相比，該發明有突出的實質性特點和顯著的進步。根據該規定可知，實質性特點是專利具備創造性的一個構成要件。該章另規定：實質性特點，是指對所屬技術領域的技術人員來說，發明創造相對于現有技術是非顯而易見的。如果發明創造是所屬技術領域的技術人員在現有技術的基礎上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，則該發明是顯而易見的，也就不具備實質性特點。由于專利創造性的認定是在專利具備新穎性的基礎上進行的，如果專利沒有新穎性，也就談不上具有實質性特點和創造性；而如果一項專利被認定具備新穎性和創造性，其也必然具備實質性特點。因此，我們可以從一項專利是否具備新穎性和創造性來推知其是否具備實質性特點。

對于專利權利要求的實質性特點，有以下幾個問題需要探討。

1.是否每一個被授權專利均具有實質性特點？在專利無效程序中，很多專利經審查被認定為不具有新穎性或創造性,所以并不是每一個被授權專利均具有實質性特點。

2.專利從屬權利要求是否都不具備實質性特點？只要專利從屬權利要求具備專利法的新穎性和創造性，從理論上講，其就可以單獨獲得專利權，當然也具備實質性特點。

3.是否只要專利獨立權利要求具備實質性特點，其從屬權利要求必定具備實質性特點？不一定。如果專利獨立權利要求被認定具有新穎性和創造性（也必定具有實質性特點），從屬權利要求由于引用了獨立權利要求的所有技術特征，并以限定部分的技術特征進一步限定，該從屬權利要求必然具有新穎性和創造性，國家知識產權局不會再對從屬權利要求是否符合新穎性和創造性進行審查。所以即使某專利具有新穎性和創造性，其從屬權利要求的限定部分是否具備實質性特點也是不確定的。

五、該技術特征對相應專利權利要求的實質性特點是否具有創造性貢獻

在確定專利的某項權利要求具有實質性特點之后，需進一步確定組成該權利要求的某項技術特征所起的作用，并不是權利要求中的每一項技術特征都對該權利要求的實質性特點有創造性貢獻。從權利要求的組成分析，獨立權利要求的實質性特點是由其特征部分的某些技術特征所決定的;從屬權利要求的實質性特點是由其限定部分的某些技術特征所決定的。是否可以認定具有實質性特點的獨立權利要求中特征部分的所有技術特征和從屬權利要求中限定部分的所有技術特征均對實質性特點有創造性貢獻？這種認識不正確，理由很簡單：申請人在書寫權利要求時，有可能將應放在前序部分的技術特征寫入獨立權利要求的特征部分或從屬權利要求的限定部分，但只要專利整體具備新穎性和創造性，在專利審查中，并不會以此而不授予其專利權。

如何判斷某一技術特征是否對某獨立權利要求或從屬權利要求的實質性特點具有創造性貢獻？具備實質性特點的專利獨立權利要求或從屬權利要求的特征部分和限定部分均可能包含兩個以上的技術特征，如何判斷哪一個技術特征或哪些技術特征的結合對該權利要求的實質性特點具有創造性貢獻？

判斷專利技術整體是否具備新穎性和創造性，需要以專利申請日之前的已有技術作為對比文獻，以進行判斷。我們也可以用這種對比的方法，來判斷某一技術特征是否對該權利要求的實質性特點具有創造性貢獻。但只以專利申請日前的已有技術作為對比物，顯然是不夠的——這只能判斷該權利要求是否具備新穎性和創造性，卻無法判斷權利要求中的某一技術特征是否對該權利要求的實質性特點具有創造性貢獻。我們需要在將專利申請日前的已有技術作為對比物的基礎上，將權利要求中除需判定的技術特征之外的其他技術特征所組合的技術也作為對比文獻。假定剩余的技術特征為已有技術，將該專利要求中的所有技術特征與之對比，判定該權利要求是否符合專利新穎性和創造性的要求。如果該權利要求具有新穎性和創造性，則進行判斷的技術特征就對該權利要求的實質性特點有創造性貢獻；反之，如果對比的結果表明該權利要求不具備新穎性和創造性，則進行判斷的技術特征不具有創造性貢獻。如某權利要求如下：某產品，包括a，其特征是b、c。如果需要判斷技術特征c是否對該權利要求的實質性特點具有創造性貢獻，除專利申請日之前的已有技術外，還要假設存在“某產品，包括a，其特征是b”的已有技術，通過將專利權利要求與上述技術對比，如果該專利權利要求具備新穎性和創造性，則該技術特征c就對該權利要求的實質性特點具有創造性貢獻；如果該專利權利要求不具備新穎性和創造性，則該技術特征c對該權利要求的實質性特點沒有創造性貢獻。

當然，某些情況下，雖某一技術特征本身對專利權利要求的實質性特點不具有創造性貢獻，但其與其他技術特征的結合具備創造性貢獻，這時應以該技術與其他技術特征作為整體，通過上述方法來判斷該技術特征整體是否對該權利要求的實質性特點具有創造性貢獻。如果該技術特征整體對該權利要求的實質性特點具有創造性貢獻，而且需判斷的技術特征對于整體具有創造性貢獻又是必不可少的，也應認定該需判斷的技術特征對該權利要求的實質性特點具有創造性貢獻。

六、專利權利歸屬的確定

在確定某些技術特征是否具有創造性貢獻之后，就可以確定該技術特征的提出者是否是發明人。如果是，該發明人就對專利權屬享有權利。但是，正如添附需要由法律確定物的歸屬，兩個或兩個以上的無合作意圖的發明人創造的專利技術如何確定專利權的歸屬？是否由發明人共同享有專利權？

即使在同一專利技術中，分屬兩個發明人的技術特征的結合程度也會有所不同。如某專利技術包括技術特征 a、b、c 和 d，a 是已有技術，b、c、d這三個技術特征均具有實質性特點，并分屬甲、乙、丙提出。其權利要求可能以下列二種方式撰寫：

A、兩個發明人所提出的技術特征組合在一個專利權利要求中的特征部分或限定部分。專利權利要求書寫如下：某產品，包括a，其特征是b、c、d。

B、兩個發明人所提出的技術特征分屬于不同的專利權利要求或分別存在于同一專利權利要求的限定部分和從屬部分。專利權利要求書寫如下：1.某產品，包括 a，其特征是 b；2.如權利要求1所述的某產品，其特征在于c；3.如權利要求1所述的某產品，其特征在于d。

對于A方式，因為兩個發明所提出的技術特征組合在一個專利權利要求中的特征部分或限定部分，雙方只能以共有的方式擁有專利申請權或專利權。但對于B方式是否也必須由雙方以共有的方式擁有專利申請權或專利權？筆者認為，除由雙方共有專利權利這一選擇外，還存在另一種選擇，由各方獨自對各權利要求享有專利申請權或專利權。以B方式為例，由于技術特征分別是甲、乙、丙提出的，且三個技術特征分別在不同的權利要求中，可以由甲、乙、丙分別對權利要求 1、2、3享有專利申請權或專利權。理由如下：專利從屬權利要求從本質上講是其引用的專利獨立權利要求或從屬權利要求的從屬專利，如果單獨以該從屬權利要求申請專利，只要其具備新穎性和創造性，就會被授予專利權，申請人對該專利享有完整的專利申請權或專利權，并不需與主專利權利人分享權利。例如上述技術，可以分為三個專利來申請，專利一的權利要求為：1.某產品，包括 a，其特征是 b。專利二的權利要求為：1.某產品，包括 a、b，其特征為c。專利三的權利要求為：1.某產品，包括a、b、c，其特征在于d。從專利主從關系分析，專利二是專利一的從屬專利，專利三是專利二的從屬專利，如果專利二相對于專利一、專利三相對于專利二具有新穎性和創造性，專利二、三也會被授予專利權。因此，對于B這種權利要求的書寫方式，就有兩種可能的專利權歸屬方式：一種方式是各發明人以共有的方式享有整個專利申請權或專利權，各發明人之間權利義務關系類推適用的法律是《專利法》第15條，即“專利申請權或者專利權的共有人對權利的行使有約定的，從其約定。沒有約定的，共有人可以單獨實施或者以普通許可方式許可他人實施該專利；許可他人實施該專利的，收取的使用費應當在共有人之間分配。除前款規定的情形外，行使共有的專利申請權或者專利權應當取得全體共有人的同意。”另一種方式是各發明人對各自有貢獻的專利權利要求分別享有專利申請權或專利權，這種分別享有專利權產生的權利義務關系和主專利權利人與從屬專利權利人之間的權利義務關系相同，各發明人之間權利義務關系適用的法律是《專利法》第51條，即“一項取得專利權的發明或者實用新型比前已經取得專利權的發明或者實用新型具有顯著經濟意義的重大技術進步，其實施又有賴于前一發明或者實用新型的實施的，國務院專利行政部門根據后一專利權人的申請，可以給予實施前一發明或者實用新型的強制許可。在依照前款規定給予實施強制許可的情形下，國務院專利行政部門根據前一專利權人的申請，也可以給予實施后一發明或者實用新型的強制許可。”

筆者認為，采用第二種方式較好，理由在于：從《專利法》第15條與《專利法》第51條的對比可知，依據《專利法》第15條，發明人在行使專利的過程中需要更多的協商，如果發明人在協商過程中，對有關問題無法達成一致意見，就容易形成僵局。在達不成意見的情況下，各專利權人只能單獨實施或以普通許可方式實施專利，而不能單獨轉讓專利或許可他人獨占實施專利。而如果可以單獨轉讓專利或許可他人獨占實施專利，就更可能使專利由能充分實施該專利的人實施。而如果依據《專利法》第51條，各發明人可分別對其所享有的專利權利要求行使其專利權，包括許可他人以普通或獨占的方式使用和轉讓的權利。這樣，即使雙方對專利的實施達不成一致意見，也不會妨礙專利技術的充分利用。EIP

（作者單位：山東省煙臺市中級人民法院）

[1]謝在全.民法物權論[M].北京：中國政法大學出版社，1999：254.