“小肥羊”商標搶注糾紛案的啟示

　　【案情簡述】
　　
　　1999年9月13日，小肥羊公司創始人成立了包頭市小肥羊酒店，同年開始申請注冊“小肥羊”商標，被商標局以直接表示了服務的內容和特點為由予以駁回。2001年，包頭小肥羊設立了內蒙古小肥羊公司，并以內蒙古小肥羊的名義再次向在第42類的餐廳服務上商標局申請注冊“小肥羊及圖”商標，2003年，該商標申請經初步審定后予以公告，商標注冊號為3043421。
　　西安小肥羊則在2000年在第42類的餐飲、飯店上提起“小肥羊及圖”商標申請，商標局于2001年發出審查意見書，要求西安小肥羊刪除“小肥羊”文字，西安小肥羊于是放棄了“小肥羊”文字。2002年，西安小肥羊刪除了文字部分的圖形商標獲得注冊，商標注冊號為1749809。
　　內蒙古小肥羊商標公告后，西安小肥羊和陜西小肥羊馬上提起異議，認為該商標缺乏顯著性，且內蒙古小肥羊公司首先搶注了其在先使用并申請注冊的“小肥羊”商標。商標局駁回了申請，西安小肥羊提起復審，又被駁回。在后續的行政訴訟程序中，西安小肥羊和陜西小肥羊都敗訴。
　　在終審過程中，西安小肥羊烤肉館主張的焦點問題是內蒙古小肥羊公司搶先注冊了其在先使用并且已經具有一定影響力的“小肥羊”文字商標；陜西小肥羊則主張“小肥羊”為餐飲服務通用名稱。
　　北京高院經審理認為：第一，商標法第三十一條規定，申請注冊商標不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響力的商標，即任何人不得利用不合理或不合法的方式，將他人已經使用但尚未注冊商標以自己的名義向商標局申請注冊。“小肥羊”文字在一定程度上表示了“涮羊肉”這一餐飲服務行業的內容和特點，故包頭市小肥羊酒店于1999年12月14日在第42類上申請“小肥羊及圖”商標，西安小肥羊于2000年10月23日在第42類上申請“小肥羊及圖”商標，商標局對于“小肥羊”文字均不予批準。這就是說“小肥羊”文字作為商標注冊缺乏固有顯著性。因此，西安小肥羊烤肉館關于內蒙古小肥羊公司違反商標法第三十一條，搶先注冊其在先使用并具有一定影響的未注冊商標的主張不能成立。
　　第二，商標法第十一條規定，僅僅直接表示了本商品或服務的主要原料及其他特點的標志不得作為商標注冊，但上述標志經過使用獲得顯著特征并便于識別的，可以作為商標注冊。雖然“小肥羊”作為商標注冊缺乏顯著性，但并不排除“小肥羊”文字可以通過使用和宣傳獲得“第二含義”和顯著性。實際上，內蒙古小肥羊公司自2001年7月成立后，就有了連鎖加盟的經營方式，服務的規模和范圍急劇擴張，2001年度被評為中國餐飲百強企業，2002年度又位列中國餐飲百強企業第二名，至第3043421號商標于2003年審定公告時，在全國已經具有了很高的知名度，從而使“小肥羊”與內蒙古小肥羊公司形成了密切聯系，起到了區分服務來源的作用。因此，北京高院認為，“小肥羊”文字標志通過內蒙古小肥羊公司大規模的使用與宣傳，已經獲得了顯著性，并且便于識別，應當準予作為商標注冊。商標局及商標評審委員會準予第3043421號商標注冊并無不當。據此。北京高院最終作出上述裁定。
　　
　　【案情分析】
　　
　　西安小肥羊在商標注冊上的不足
　　從上面的資料可以看出，內蒙小肥羊第一次提起商標注冊申請的時候是在1999年，被駁回之后，在2001年重新提起商標申請。西安小肥羊則是在2000年提起注冊申請，在商標局提出審查意見后，西安小肥羊并沒有進行抗爭，而是聽從商標局的意見，刪去了文字內容，從而獲得了注冊。
　　當然，如果西安小肥羊不聽從商標局的審查意見，則該商標有被駁回的風險，就算提起后面的復審程序，也不一定會獲得成功。從這一點上來看，西安小肥羊的行為似乎無可厚非。
　　不過，西安小肥羊最先提起的商標是文字+圖形的組合商標，如果當初能夠就文字、圖形以及文字+圖形分別提起注冊。那就可以在組合商標上抗爭到底。就算最終失敗，也不會影響到圖形商標獲得注冊。
　　
　　關于獲得商標顯著性的問題
　　不管是內蒙小肥羊還是西安小肥羊，商標局在駁回商標申請時的理由都是因為“小肥羊”用在餐飲業上具有描述作用，缺乏顯著性。
　　在商標法上，“顯著性”是一個特別重要的概念。所謂顯著性，就是商標用來區別出處的能力。商標最基本的功能就是區分不同的商品生產者，如果商標沒有顯著性，就無法作為起到區分的功能。因此，具有顯著性是商標最為基本的要求。
　　商標的顯著性可以分為兩種：一種就是所謂的固有顯著性，比如說一些臆造的名詞，如海爾、SONY，都是固有顯著性很強的商標。還有一種就是獲得顯著性，如五糧液、兩面針等。本來這些詞匯是對商品本身的一種描繪，但通過商標使用人常年不斷的使用和宣傳，消費者就會逐漸將這些標志和特定的商品生產者聯系起來，于是這樣的標志也就獲得了顯著性。
　　使用這些具有描述性的詞匯作為商標，對商標所有人來說，好處是顯而易見的。因為商標本身就展示了產品的特點，可以節約很多后期的推廣費用。這也正是眾多“小肥羊”逐鹿中原的原因。
　　不過，采用這種策略也會存在較大的風險。首先，根據商標法，這種商標需要通過使用才能獲得顯著性。這就需要企業常年不斷地投入資金進行宣傳。其次，這樣的商標一般情況下存在著眾多的爭奪者，但最后的勝利者只有一個。如果企業最終在爭奪中失敗，那前期的投入都會化為烏有。
　　
　　【律師提示】
　　不僅是國內的企業會傍名牌，外國的搶注現象也十分的嚴重。據統計，20世紀80年代以來，中國出口商品商標被搶注的有2000多起，造成每年約10億元的無形資產流失。據不完全統計，中國已有250多個商標被澳大利亞廠商搶注，200多個商標被日本廠商搶注，50多個商標被印度廠商搶注，還有歐盟、拉美及東南亞一些廠商也在搶注我國知名商標，如：
　　“海信”在德國被搶注
　　廈門節能燈商標“東林”在德國被搶注
　　“康佳”在美國被搶注
　　“科龍”在新加坡被搶注
　　河南白酒品牌“杜康”在日本被搶注
　　云南卷煙品牌“阿詩瑪”、“紅塔山”在菲律賓被搶注
　　“五糧液”在韓國被搶注
　　天津麻花商標“桂發祥十八街”在加拿大被搶注
　　北京醬菜老字號品牌“六必居”在加拿大被搶注
　　河南登封的“少林功夫”被美國、日本和歐洲一些國家大量艙注
　　百年老字號“同仁堂”在日本被搶注
　　在我國被列為國寶級保護的“一得閣”墨汁被日本人搶注
　　因此，企業在做大做強的時候務必重視知識產權保護的重要性，謹防自己的商標被他人搶注。
　　
　　【法規鏈接】
　　
　　《中華人民共和國商標法》第三十一條：申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶注他人已經使用并有一定影響的商標。
　　《中華人民共和國商標法》第四十一條：已經注冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第1-S，條規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當競爭手段取得注冊的，由商標局撤銷該注冊商標；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標。
　　已經注冊的商標，違反本法第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條規定的，自商標注冊之日起五年內，商標所有人或者利害關系人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標。對惡意注冊的，馳名商標所有人不受五年的時間限制。
　　除前兩款規定的情形外，對已經注冊的商標有爭議的，可以自該商標經核準注冊之日起五年內，向商標評審委員會申請裁定。商標評審委員會收到裁定申請后，應當通知有關當事人，并限期提出答