我國馳名商標反淡化保護立法研究

湯艷春（蘭州工業高等專科學校社會科學系，甘肅蘭州，730500）

我國馳名商標反淡化保護立法研究

湯艷春（蘭州工業高等專科學校社會科學系，甘肅蘭州，730500）

淡化是一種嚴重侵害馳名商標權利人利益的侵權行為，我國馳名商標反淡化保護制度在商標淡化行為的概念界定、商標淡化行為的表現形式、認定標準、法律后果的承擔等方面還存在立法上的空白。基于對商標權人利益的保護，應當從以下兩方面完善馳名商標反淡化立法：將馳名商標淡化理論納入《商標法》，明確馳名商標淡化的法律性質；明確馳名商標淡化行為人的民事法律責任。

馳名商標淡化；立法缺陷；立法完善

馳名商標淡化，是指減損、削弱馳名商標識別性和顯著性的行為，而不管馳名商標所有人和使用人之間是否存在競爭關系，或者存在混淆或誤解的可能性［1］。淡化一旦發生，馳名商標的顯著性將大為弱化甚至不復存在，其識別性也深受影響，不能發揮區分商品、彰顯商譽的功能，馳名商標的價值就會受到嚴重削弱。淡化是一種特殊的馳名商標侵權行為，如不對其進行法律規制，將嚴重影響馳名商標權利人和消費者及相關公眾的利益。

商標淡化理論最早出現于1924年的德國案例，并在1924年以后在審判實踐中不斷被引用。后來，美國學者對這一問題的深入研究使商標淡化理論逐漸成熟并很快波及到其他國家。各國紛紛研究和立法，一些國際條約也吸收了這一理論。中國2001年修訂的《商標法》和2003年頒布的《馳名商標認定和保護條例》都有對商標反淡化保護的體現，第三次修訂的商標法修訂送審稿也在第19條對馳名商標淡化進行了規定。但是，我國商標反淡化立法對商標淡化的認定條件、淡化的性質和淡化的救濟措施上都沒有統一的結論。而目前，我國正處于市場經濟建設的關鍵時期，市場經濟空前繁榮，作為市場經濟主體的企業之間的競爭也日益激烈，商標作為企業無形資產的價值正與日俱增，商標之間的競爭無疑將成為企業最有力的競爭手段。在這個關鍵時刻，國內外商標的淡化糾紛案件卻頻頻發生，適用已有的法律解決此類糾紛已顯得蒼白無力，不是導致商標權人的利益得不到有效保護，就是判決的依據非常牽強，給法院的審判工作帶來極大的不便。因此，對商標淡化制度進行深入研究仍然具有十分重要的價值。

一、我國馳名商標淡化的立法現狀

我國1985年加入《巴黎公約》之后，開始對馳名商標進行特殊保護。當時我國國內尚沒有明確規定對馳名商標的特殊保護的法律條文，在實踐中，國家工商行政管理局商標局直接以《巴黎公約》的有關規定為依據，保護過一些外國的馳名商標以防止其在中國被淡化。如我國在JEEP和FREON已經分別成為越野車和制冷劑的通用名稱的情況下，從這兩個標志在國外的知名度和注冊情況出發，決定重新將其作為商標保護，并向全國發文要求使用“越野車”和“氟制冷劑”作為商品的規范名稱［2］。美國菲利普莫里斯公司的馳名商標 MARLBORO被我國一家酒廠使用于葡萄酒的包裝盒上，我國工商行政管理機構依照《巴黎公約》有關規定，以商標侵權制止了該酒廠的行為［3］6。

為我國馳名商標反淡化保護提供了立法雛型的是1996年8月國家工商行政管理總局發布的《馳名商標認定和管理暫行規定》。該法第9條規定：“將與他人馳名商標相同或者近似的商標使用在非類似的商品上，且會暗示該商品與馳名商標注冊人存在某種聯系，從而可能使馳名商標注冊人的權益受到損害的，馳名商標注冊人可以自知道或者應當知道之日起兩年內，請求工商行政機關予以制止。”《上海市著名商標認定與保護暫行辦法》第22條第3款第一次使用了“淡化”概念，規定“禁止他人以各種方式淡化、丑化、貶低上海市著名商標”。為了更加有效地保護馳名商標，在上述行政規章和地方性法規基礎上于2001年修訂的《商標法》第13條進一步規定：“就相同或類似商品申請注冊的商標是復制、模仿或翻譯他人在中國注冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予注冊并禁止使用。就不相同或者不相類似的商品申請注冊的商標是復制、模仿、翻譯他人已經在中國注冊的馳名商標，誤導公眾致使該馳名商標所有人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用。”第一次通過法律的形式規定了馳名商標的反淡化保護。上述法律、規章的規定，基本上達到trips協議要求，對我國馳名商標的保護起到了應有的作用。但是，這些并不意味著我國已經確立起完善的馳名商標淡化法律制度。反思我國的馳名商標反淡化保護制度，在商標淡化行為的概念界定、商標淡化行為的表現形式、認定標準法律后果的承擔等方面還存在立法上的空白。企業馳名商標的自我保護和司法保護缺乏法律依據，實踐中易造成混亂和困難。其中最主要缺陷體現在三個方面：

（一）缺乏對馳名商標淡化行為侵權性質的認定

在我國目前的商標法規定的侵權行為中，未對馳名商標淡化行為是否屬于商標侵權行為作出明確界定。商標法第52條第5項提出的“給他人的注冊商標專用權造成其他損害的”規定既沒有規定商標淡化的構成條件，也沒有規定其法律后果。由于立法的缺失，各地各級法院在受理、審理此類案件時，無法統一法律依據，評判理由和結果差距很大。這必然造成理論上的混亂和司法實踐中對馳名商標淡化行為法律評判后果上的混亂［3］92。司法實踐中，馳名商標淡化行為侵權訴訟案件多見。如浙江杭州民生藥業集團訴江西南昌某制藥廠在其制造并銷售的藥品的包裝裝潢和標簽上使用“21Super-V ITA金維他”字樣侵權原告“21金維他”馳名商標商標權。安徽省高級人民法院判定被告行為構成了對原告馳名商標的淡化，判決被告賠償原告經濟損失50萬元人民幣。但是該案例最終卻是依據《反不正當競爭法》進行審判。也有相當一部份案件直接以不正當競爭和商標侵權提起了訴訟。如阿狄達斯薩洛蒙有限公司訴上海愛達奴體育用品有限公司和上海歐布法服飾有限公司案。阿狄達斯薩洛蒙有限公司以專業制造各類體育休閑服裝、運動鞋出名，其擁有的“阿迪達斯”商標是世界馳名商標。1997年，公司在中國注冊了“阿迪達斯”商標。上海愛達奴體育用品有限公司（簡稱萬達奴公司）在招商過程中，大量使用“美國阿迪達斯o萬達奴國際控股有限公司授權”的宣傳文字，在招商洽談中還聲稱“這是阿迪達斯的一個系列”。萬達奴公司的加盟店上海歐布法服飾有限公司，在銷售場所也大量使用了相同的宣傳字樣。阿狄達斯公司認為，兩公司“搭便車”的故意十分明顯，目的就是讓消費者誤認為其與“阿迪達斯”存在某種關聯，從而達到擴大銷售、獲取利益的目的。其行為事實上已引起消費者的混淆和誤解，因此將兩公司告上法庭，要求其停止不正當競爭行為，公開賠禮道歉、消除影響，并賠償經濟損失50萬元人民幣。后經法院主持調解，雙方達成了調解協議。萬達奴公司和歐布法服飾有限公司立刻停止一切侵權行為，萬達奴公司在其店鋪或授權的加盟店顯著位置張貼公告，表明其銷售的產品與“阿迪達斯”沒有任何關系。

在馳名商標權利人同時提起商標侵權和不正當競爭訴訟時，法院的判決讓人很難判定法院對馳名商標淡化行為的性質界定。

（二）缺乏對馳名商標淡化行為認定標準的規定

我國目前的立法對馳名商標淡化行為認定標準的界定，只在《商標法》第13條第二款有所體現，該條規定：就不相同或不相類似商品申請注冊的商標是復制、模仿或者翻譯他人已經在中國注冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標的利益可能受到損害，不予注冊并禁止使用。該條非常模糊地表明馳名商標淡化行為的構成要件，即：（1）行為人實施淡化行為的對象是已在我國注冊的馳名商標。（2）行為人實施了將馳名商標復制、模仿、翻譯用于自己不相同或不相類似的商品或服務的注冊行為或使用行為。馳名商標淡化的形式被限制在申請注冊的商標是復制、模仿或者翻譯他人已經在中國注冊的馳名商標。（3）行為造成的損害是導致馳名商標弱化，使公眾產生混淆，使馳名商標顯著性功能暗化或者喪失。沒有進一步闡明損害的標準和舉證責任。（4）沒有列舉馳名商標淡化的例外情況。這樣一種模糊的規定，使得馳名商標淡化行為的認定沒有非常具有指導性的法律規范，很容易使得淡化理論成為馳名商標權利人的擴張自己權利的如意金箍棒，出現商標霸權［4］。

（三）缺乏對馳名商標淡化行為人法律責任承擔的規定

我國目前的立法中對馳名商標淡化行為法律責任的承擔，只體現為商標注冊管理機關有權依據馳名商標所有人申請對馳名商標淡化行為人不予注冊或撤銷注冊，并有權禁止淡化行為人繼續使用他人馳名商標的規定。國家工商行政管理總局《馳名商標認定和保護規定》第13條規定：“當事人認為他人將其馳名商標作為企業名稱登記，可能欺騙公眾或者對公眾造成誤解的，可以向企業名稱登記主管機關申請撤銷該企業名稱登記，企業名稱登記主管機關應當依照《企業名稱登記管理規定》處理。”上述對馳名商標淡化行為的處理措施并非是法律責任承擔的明確、完整的規定，承擔責任的方式只停留在“禁止”、“撤銷”效力層面，未涉及對被侵權人的民事補償或賠償層面［5］。如此模糊的責任承擔方式使得馳名商標淡化行為人的侵權行為得不到強有力的法律制裁。

二、完善我國馳名商標反淡化法律保護的對策及建議

隨著我國經濟的發展，知名企業和馳名商標不斷涌現，國際上的大企業陸續進入中國，世界知名的商品和服務源源不斷地涌進中國，民族品牌開始奪回國內市場并開拓國際市場。在這個關鍵時期，國內外馳名商標的淡化糾紛案件卻頻頻發生，不完善的法律不能為保護馳名商標權利人利益、維護消費者權利和保持公平競爭的市場秩序提供有效的法律保障，為避免在打擊侵權、維護社會正義中陷于被動，必須建立完善的法律制度。

（一）將馳名商標淡化理論納入《商標法》，明確馳名商標淡化的法律性質

我國應該在《商標法》中建立馳名商標反淡化保護制度。馳名商標作為各國商標法的重要保護對象，作為對馳名商標的特殊保護，反淡化理論也應該是完整的商標法律體系中不可或缺的一部分。具體的做法是：

首先，要在《商標法》中明確規定馳名商標淡化的概念，并在《商標法實施條例》中對馳名商標淡化進行概念解釋，規定商標淡化行為的構成要件，可采取列舉加概括的方式規定商標淡化行為的表現形式。筆者以為，商標淡化行為的構成要件應包括：第一，行為人實施了淡化馳名商標的行為，包括未注冊的馳名商標；第二，這種行為必須有可能侵害該馳名商標的顯著性及商譽，并可能給商標權人造成實際損失，或者已經造成了這種侵害和損失；第三，商標淡化行為人適用過錯推定責任。行為人故意實施商標淡化行為所承擔的責任較重，尤其是要承擔較重的損害賠償責任；而過失實施商標淡化行為所承擔的責任范圍要小得多，往往不承擔損害賠償責任，或者只承擔較輕的賠償責任。

其次，對于商標淡化行為的表現形式，一方面可根據目前的立法、司法經驗，將已定型化的淡化行為列舉出來，以便主體知曉、遵循及法院、行政執法機關適用；另一方面要使立法具有一定的靈活性和前瞻性，加上概括性的一款以適應經濟生活的發展。比如，在《商標法實施條例》中規定行為人應對以下行為承擔責任：（1）將他人的馳名商標仍作為商標使用在不相同、不相似的商品或服務上；（2）將他人的馳名商標作為自己商標的一部分；（3）將他人的馳名商標作為自己企業名稱的組成部分；（4）將他人的馳名商標作為域名使用；（5）將他人的馳名商標作為商品的裝潢使用；（6）將他人的馳名商標作為商品或服務的通用名稱使用；（7）在廣告中利用他人的馳名商標宣傳自己的商品；（8）導致不便引起淡化；（9）其他可能導致馳名商標被丑化或弱化的行為。

再次，明確規定馳名商標淡化的排除情況，包括：合理使用、在先使用、滑稽模仿。

（二）明確馳名商標淡化行為人的法律責任

商標淡化行為的危害因具有非顯而易見性而易被人忽視，但是一旦商標被淡化，往往難以恢復原狀，對商標權人而言將是永遠的遺憾。因此，為禁止該行為，法律必須明確其法律后果，從民事責任、行政責任到刑事責任。對商標權人來說，最重要的當數民事責任。法律應根據保護權利人的需要規定多種責任方式，如停止侵害、排除妨礙、消除危險、賠償損失、消除影響、恢復名譽和不予注冊與撤銷注冊等，法院要具體案件具體分析，靈活適用，而不能僅僅賠償了事。此外，法院還要充分考慮馳名商標權利人與社會公共利益之平衡的問題，以決定判令被告承擔何種民事責任。如果判令被告承擔某種，將危及社會公共利益時，法院應判令被告承擔停止此種民事之外的其他形式的民事責任。當然，此處的“社會公共利益”的含義為判令被告承擔特定民事責任將對案外人產生的影響。也就是說，對于馳名商標權利人利益的維護不得以損害社會公共利益為代價。

在采用賠償損失這種方式時，應當將商譽損害列入賠償的范圍。對造成了嚴重后果并且僅靠消除影響等方式不足以彌補權利人的商譽損害的，應當將商譽損害納入賠償的范圍。

［1］ 井濤，陸周莉.論馳名商標的反淡化保護［J］.法學，1998（5）：25.

［2］ 寶國，經志強.日本商標法的修改［J］.中華商標，1997（2）：38.

［3］ 梁建華.商標法實例說［M］.長沙：湖南人民出版社，2000.

［4］ 于金葵.馳名商標反淡化的立法缺失［J］.武漢科技大學學報：社會科學版，2006（4）：35.

［5］姚芃.馳名商標為何成了如意金箍棒［EB/OL］.（2006-09-26）.http：//www.legaldaily.com.cn/.

Research on Protection Legislation of Well-known Chinese Trademark Anti-dilution

TANG Yan-chun

Dilution is a kind of infringement act that seriously infringes the interests of well-known trademark holders.The protection system of Chinese well-known trademark anti-dilution still has legislative blank in the following aspects:the definition of the concept of trademark dilution，the manifestations of trademark dilution，identification criteria，undertaking of legal consequences and etc.Based on the protection of the interests of trademark holders，this paper proposes that we should perfect the well-known trademark anti-dilution from the two aspects below:First is to bring the well-known dilution theory into"Trademark Law"and clear the legal nature of well-known trademark dilution；Second is to make clear the civil liability of well-known trademark dilution act.

trademark dilution；legislation deficiency；legislation improvement

D923.4

A

湯艷春（1978-），女，碩士，講師，研究方向為民商法學。