馳名商標淡化及其除外情形研究

湯艷春

（蘭州工業高等?？茖W校，甘肅 蘭州 730500）

馳名商標淡化及其除外情形研究

湯艷春

（蘭州工業高等?？茖W校，甘肅 蘭州 730500）

我國雖然已經引入了淡化理論，卻沒有對商標淡化的適用對象作出明確的限制，也沒有規定商標淡化的例外情形，本文認為，淡化侵權的標準應當是：被淡化的對象是馳名商標；淡化產生損害后果；侵權人的主觀過錯推定責任以及侵權人商業性的使用商標。淡化的除外情形包括：合理使用、滑稽模仿和在先使用。

馳名商標淡化；認定標準；除外情形

馳名商標淡化，是指減損、削弱馳名商標識別性和顯著性的行為，而不管馳名商標所有人和使用人之間是否存在競爭關系，或者存在混淆或誤解的可能性[1]。商標淡化理論最早出現在1924年的德國案例，并在1924年以后在審判實踐中不斷被引用。后來，美國學者對這一問題的深入研究使商標淡化理論逐漸成熟并很快波及到其他國家，各國紛紛研究和立法，一些國際條約也吸收了這一理論。中國于2001年修訂的《商標法》第13條和2003年頒布的《馳名商標認定和保護條例》都有對商標反淡化保護的體現，第三次修訂的商標法修訂送審稿也在第19條對馳名商標淡化進行了規定。最高人民法院2009年出臺的《關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第9條引入了商標反淡化制度，順應了國際發展趨勢。上述法律、規章的規定，對我國馳名商標的保護起到了應有的作用，但是，我國雖然已經引入了淡化理論，卻沒有對商標淡化的適用對象作出明確的限制，也沒有規定商標淡化或商標侵權的例外情形，這很可能造成我國馳名商標使用的混亂局面。因此，確定商標淡化的認定標準，明確馳名商標淡化的除外情形，對立法和司法實踐無疑都具有指導意義。

一、馳名商標淡化的認定標準

1.被淡化的對象是馳名商標。普通商標由于沒有多少知名度，他人將與注冊商標人相同或相似的商標用于既不相同也不相似的商品或服務上，一般來講是不會在商品來源上造成混淆的，不會損害到商標注冊人的利益，對淡化侵權人來說，不能依靠被淡化的商標的知名度就意味著不能通過“搭便車”的方式獲得利潤和財富，也不值得實施淡化行為。所以普通商標無所謂淡化問題。對未注冊馳名商標，根據《巴黎公約》等國際條約的規定以及各國的立法和司法實踐，商標所有人依然享有對未注冊的馳名商標的合法權利，包括不被淡化。

2.淡化產生損害后果。馳名商標淡化并不要求行為人的行為必須對馳名商標已經造成實際淡化為要件，淡化間接地、逐漸削弱馳名商標的識別性，對馳名商標內在價值慢慢侵蝕，使馳名商標對消費者的吸引力慢慢被削弱，并逐漸損害馳名商標的價值，所以只要是因非商標權利人的淡化行為使馳名商標所有權人的商標專有權和馳名商標所承載的商譽受到侵害，即可認定淡化產生損害后果。

3.侵權人的主觀過錯推定責任。認定淡化行為采用過錯推定責任原則。行為人實施了淡化行為，不能證明自己沒有過錯，就可推定其主觀上有過錯，而不論其實施淡化行為時主觀上是否具有利用他人馳名商標的企圖。即使商標使用人對與馳名商標近似的商標的使用是出于善意的，即他不知道也不可能知道該馳名商標的存在而使用，但是在客觀上卻帶來了該馳名商標被淡化的可能性。如果僅僅因為行為人是善意就不構成侵權，則馳名商標權人花費了大量資金和精力創造的一筆巨大的無形財產的價值就可能被貶損，這有違公平、誠實信用的原則，也不符合知識產權的財產價值理論[2]。因此，在這種情況下，應當容許馳名商標所有人依據馳名商標淡化侵權的原理進行救濟。

4.侵權人客觀上商業性地使用了某一馳名商標或標識。一般來說，淡化行為應是以商業目的為前提的，在政治、公益活動中使用馳名商標為淡化的例外，比如在宣傳吸煙有害健康的公益廣告中涉及到某被認定為馳名商標的香煙，則不屬于對馳名商標的淡化。

二、馳名商標淡化的除外情形

馳名商標反淡化保護保護制度有其存在的合理性，但是，商標權遠非神圣不可侵犯，任何專有權都容易產生獨占侵向，商標權作為一種專有性的權利當然也不例外。尤其是反淡化保護制度擴大了對馳名商標的保護，是一種相對的使“強者愈強，弱者愈弱”的制度，以致這種商標獨占侵向在商標反淡化保護制度下愈加明顯，近乎賦予了商標權人一種類似于專利權和版權的絕對的壟斷權。因此，承認馳名商標淡化侵權，并不是將“淡化”的概念無限擴張。為維持馳名商標權人、使用人及社會公眾利益之間的平衡，在某些情況下，要對馳名商標權進行合理的限制，否則勢必導致對他人商標權的絕對限制，從而抑制公平競爭，走向壟斷。

結合我國的實際情況，筆者以為，淡化的除外情況主要有以下幾種：

1.合理使用。合理使用是商標權限制的核心內容，是指在某些情況下，“他人善意使用與注冊商標相同或類似的標記，不會引起混淆或誤認，就不構成對商標權的侵犯，商標權人不能以商標專用權排出他人的這種使用?！彪m然馳名商標和普通商標所擁有的權利不能完全重合，但是前者由于是在后者的基礎上發展起來的，所以也具備商標的大多數基本屬性，其中也包括合理使用，因為這并不涉及到馳名商標的特殊性質[3]。馳名商標的合理使用主要包括以下三種情況：

（1）敘述性使用。對馳名商標的敘述性使用是指使用與馳名商標相同或近似的標識作為對商品的特征或性質的標注，特別是對其種類、品質、用途、價格、產地、生產時間或提供方式的標注[4]。也就是說在馳名商標必須被用于識別個人或一種商品的情況下，反商標淡化法對其不發生效力。比如某企業在對自己銷售的服務作廣告時說“將給用戶以‘海爾’式的服務”，在這里，該企業使用“海爾”商標是為了說明自己的產品以及服務的一種特點，不能認定為對海爾商標的淡化。但是無論在何種情況下使用馳名商標，行為人的行為必須是善意的。

（2）指示性使用。允許指示性使用主要是從顧及一般公眾了解與產品有關的真實信息的角度對馳名商標權作出的限制，美國霍爾姆斯法官也曾指出：“商標權只是在于阻止他人將他的商品當成權利人的商品出售，如果商標使用時只是為了告之真相而并不是要欺騙公眾，我們看不出為何要加以禁止。商標不是禁忌?！盵5]因此，為了標示商品或服務的用途，尤其是作為零配件所必需時，可以使用該馳名商標。例如英特爾公司允許電腦生產商在機身上標注“intel inside”，服裝廠商在其成衣上注明該服裝是用含有“萊卡”的面料制成就是出于對杜邦公司“萊卡”（lycra）商標的合理使用。當然，指示性使用必須符合工商業誠實慣例，不得利用合理使用的名義，故意突出與他人商標相同或者近似的服務。

（3）非商業性使用。非商業性使用馳名商標最常見的就是在各類新聞報道、新聞評論中對馳名商標的引用。新聞報道和新聞評論是人們行使言論自由的重要工具，對馳名商標的特殊保護不能成為妨礙新聞自由的工具。因此只要新聞報道和評論對馳名商標的描述和引用是客觀公正的，沒有做虛假陳述，詆毀、誹謗馳名商標，人們就有權通過新聞的方式對馳名商標加以引用、評論。

2.滑稽模仿。滑稽模仿是一種社會評論或批判的形式。美國法院將滑稽模仿定義為“作者利用他人作品中一些因素創作出來的新作品，該作品至少部分對他人的作品進行了評論”，認為認定滑稽模仿的關鍵之處在于它是否進行了轉化，如果“增加了一些新東西，具有更深的目的或不同的特征，用新表達、含義或信息改變了前作品”，就構成滑稽模仿。

馳名商標作為社會文化中的一部分，經常成為被幽默或諷刺的對象。在對馳名商標的滑稽模仿中，因為它必須模仿馳名商標，有可能造成兩者的混淆，而且滑稽模仿極有可能對馳名商標的社會形象或聲譽造成不良影響，從而構成商標淡化。盡管如此，很多國家的法律認為滑稽模仿仍然是商標侵權行之有效的抗辯理由。因為商標并不是一般意義上的財產，它不能限制為思想交流或觀點表達而擅自使用商標的行為。即便是令人不快的滑稽模仿也能傳遞某種信息，這種信息可能僅僅是我們不需要對企業或產品的形象過于當真，它告訴我們可以自由地嘲弄與某個符號相連的圖像。否定滑稽模仿者對我們日常生活緊密相關地符號和姓名進行取樂的機會，將嚴重地剝奪受保護的言論自由形式。但是需要注意的是，這種滑稽模仿一定不是用于產品的廣告、標志或產品來源的識別，否則，將構成對馳名商標的淡化[6]。

3.在先使用。在先使用主要是未注冊馳名商標的抗辯事由。

構成對馳名商標的在先使用需具備的條件有：

（1）在馳名商標具備馳名性之前，就已經有使用的事實。這是對使用人的使用時間的要求，如果不具備這一條件，就沒有“在先使用”，也無法產生在先使用權，并以此作為馳名商標淡化的抗辯事由。需要注意的是，使用不僅限于現有使用人的使用，如果曾經發生過業務承繼關系的，現有使用人作為承繼人的使用當然能作為本條件中的使用。被承繼人先前的使用應當視為現有使用人的使用。換言之，在先使用商標的使用時間以該商標首次商業使用的時間為準。

（2）在先使用的商標與馳名商標相同或者近似，且在不相同和不類似的商品或服務上使用。并且，在先使用人必須在其商品上或服務上連續使用該商標。如果具備上述條件，在先使用人有權繼續使用該商標，而不構成對馳名商標的侵害，但是該使用權的范圍、使用方式等必須受到限制，唯此才能平衡在先使用人和馳名商標所有人之間的利益，穩定公平競爭關系和保護消費者利益。

首先，在先使用權的范圍包括兩個方面：第一，就近似商標而言，在先使用人不得改變原商標圖樣使之更近似于馳名商標。如果在先使用人改變原商標圖樣使之更加有別于馳名商標，應當允許并鼓勵此種改變。第二，就使用商品或者服務而言，在先使用人只能在原使用商品或者服務上繼續使用，不得擴大使用商品或者服務的范圍。

當然，為了保護消費者利益，防止消費者發生商品或者服務來源的混淆，馳名商標權利人有權要求在先使用人在使用其商標時，加上適當的標示以有別于馳名商標。如果不能加上適當標示，在先使用人不得繼續使用其商標。其中，所謂“適當”要求所加標示使在先使用商標足以與馳名商標相區分；“適當的標示”包括在先使用人的字號、所處地域的名稱等。但是加上適當標示所形成的區別不要求使在先使用的商標與馳名商標達到互不近似的程度。

[1] 井濤，陸周莉. 論馳名商標的反淡化保護[J]. 法學，1998，5.

[2] 馮曉青. 企業知識產權戰略[M]. 知識產權出版社，2000.

[3] 王瀚. 論馳名商標保護中的權利濫用[J]. 法制與經濟，2006，4.

[4] 卞耀武. 當代外國商標法[M]. 人民法院出版社，2003.

[5] 黃暉. 商標法[M]. 法律出版社，2004.

[6] 鄧宏光. 論商標權與言論自由的沖突[J]. 內蒙古社會科學，2006，1.

Research On Well-known Trademark Dilution and it’s Exemption Doctrine

TANG Yan-chun

The present legislation of anti- trademark dilution has deficiency on the standards and exemption doctrine of dilution. The article expand on the standards of dilution. Three requirements are necessary,namely,the behaviors of dilution ,correspodding results,and commercial use. Exemption Doctrine include three states :fair use , parody and prior use .

Dilution; Standards of dilution; Exemption Doctrine

D923.43

A

1008-7427（2011）05-0096-02

2011-03-11

作者系蘭州工業高等?？茖W校社會科學系講師。