美國專利法改革的解讀與對策

美國當?shù)貢r間2011年9月16日，美國總統(tǒng)奧巴馬簽署了對美國專利法進行全面修訂的美國發(fā)明法案（Leahy-Smith America Invents Act）。這是美國近60年來對專利法做出的最大一次修改，被認為是有利于促進創(chuàng)新、增加就業(yè)的里程碑事件。

業(yè)內(nèi)人士普遍關(guān)心的是，此次美國專利法修改有哪些重要變化？特別是與實體專利法相關(guān)的內(nèi)容及專利授權(quán)后重審程序的調(diào)整涉及哪些要點？在這些變化之下，對于企業(yè)，特別是中國企業(yè)來說將受何影響？企業(yè)又應(yīng)該如何去應(yīng)對？在了解了美國專利法改革的相關(guān)背景及主要動因之后，法律專家們將就此作出相應(yīng)的解讀。

緣何修法

據(jù)了解，美國是世界上較早建立專利制度的國家之一。早在1790年，美國國會就通過了首部專利法。該法頒布后，歷經(jīng)多次修訂，逐漸形成較為完善的專利法律制度。

美國上一次對專利法進行重大修改是在1952年，其基本框架與內(nèi)容沿用至今。此后，美國專利法又進行了幾次較大的變革。2005年，一部旨在提高專利質(zhì)量、減少失控的專利訴訟，以及將美國專利法和世界其他國家統(tǒng)一的專利改革法案被提交國會，并于2007年獲美國眾議院通過，但在2008年參議院的表決中卻遭否決。2009年3月初，美國參眾兩院再次啟動了專利改革的程序，并就此展開了持久的激烈辯論，該法案最終于2011年3月8日和6月23日，分別以絕對優(yōu)勢在參眾兩院獲得通過。參議院并于2011年9月18日以98比9的絕對優(yōu)勢通過眾議院的文本HR 1249，該法案并經(jīng)奧巴馬總統(tǒng)簽署后正式生效。這是美國專利法的第六次重要修改。

近年來，美國專利審批程序遠遠跟不上提交專利申請的速度。根據(jù)舊的申請程序，向美國專利商標局（U.S. Patent and Trademark Office，USPTO）提交申請之后一年半才會收到第一次官方意見，審批時間是兩年半至三年，專利保護期限是自申請日起20年。奧巴馬總統(tǒng)在簽署法案的當天曾表示，近十年來，美國專利申請數(shù)量翻了兩倍，但是專利局由于資源缺乏，審批過程跟不上專利申請的速度，雖然在本屆政府任內(nèi)，積壓的申請數(shù)量已由75萬份降至68萬份，但每年有4％的新增申請，現(xiàn)在仍有70萬份專利申請在“睡大覺”。與此同時，由于專利授予數(shù)量和專利訴訟案件的激增，美國國內(nèi)要求進行專利改革的呼聲迭起。為此，奧巴馬政府決定將改變這一現(xiàn)狀。

奧巴馬稱，政府應(yīng)該盡其所能鼓勵創(chuàng)新和企業(yè)精神，也許在這些申請中就會出現(xiàn)下一個科技突破，下一個醫(yī)藥奇跡，下一個能躋身財富500強的企業(yè)。出臺美國發(fā)明法目的就是加快專利審批程序以及專利成果轉(zhuǎn)化為商品的速度，提升美國競爭力，增加就業(yè)崗位。

白宮當天發(fā)布消息稱，這一法案有助于美國企業(yè)和企業(yè)家更快地把發(fā)明成果轉(zhuǎn)化為市場產(chǎn)品，得到民主、共和兩黨的共同支持。據(jù)悉，包括美國商會、美國高等院校聯(lián)合會等學界團體、主要工會組織，以及谷歌、蘋果、微軟、通用電氣、IBM等眾多公司都對該法案表示支持。

變革之法

美國新的專利法主要在哪些方面進行了更改？專利法修改后，在專利申請及專利訴訟程序方面又會有怎樣的變化？

據(jù)相關(guān)媒體報道，新修改的法案經(jīng)過了近十年的討論，涉及專利流程的方方面面，為專利審查制定了新程序。其一，新法簡化了部分申請程序，預(yù)計專利申請所需時間將大為縮短；其二，美國政府將加大對專利和商標局的資金投入，讓其提高效率，減少積壓申請的數(shù)量；其三，將有助于降低法律糾紛的成本，專利和商標局可以為企業(yè)提供專利糾紛的解決渠道，比打官司要省時省力；其四，美國專利和商標局將與其他國家專利機構(gòu)聯(lián)動。

美國飛翰律師事務(wù)所（Finnegan Law Firm）的管理合伙人Ms. Barbara Clarke McCurdy在接受本刊記者采訪時說：“專利法此次修改后，有可能改變以往美國專利商標局將收入的大部分上交國會的做法，法案有可能允許美國專利商標局自行決定收費和加大對預(yù)算的控制，讓其有更多資金處理每年將近70萬份等待一審的專利申請。”

Barbara表示，原先的美國專利制度受到外界批評最多的一點，就是與目前世界上絕大多數(shù)國家采用“先申請原則”不同，美國長期采用的是“先發(fā)明原則”。根據(jù)這一原則，最先提出申請的發(fā)明人不一定最終得到發(fā)明權(quán)。而在“先發(fā)明原則”下，對于判定最先發(fā)明人來講，無論是在證據(jù)收集還是在材料審查方面都費時費力。在本次改革中，法案將“先發(fā)明原則”（First-to-Invent）轉(zhuǎn)變?yōu)椤鞍l(fā)明人先申請原則”（First-Invent-to-File），對爭訟的發(fā)明給予申請在先者優(yōu)先權(quán)。此前專利法下的沖突程序被一個決定爭訟的發(fā)明中先申請者是否恰當?shù)呐缮绦蛩妫@一程序?qū)⒈葲_突程序更快捷，成本更低。這與中國專利法的原則基本一致，但也有所區(qū)別。

該變化也被普遍認為是此次美國專利法修改中最重要的一項內(nèi)容。

專家看法

此次美國專利法改革在內(nèi)容方面的另一重大變化是專利授予后程序的調(diào)整。

據(jù)悉，按照美國的傳統(tǒng)慣例，挑戰(zhàn)專利有效性可以在法院與侵權(quán)訴訟一并解決。1981年和1999年，美國先后建立了單方復審（Ex Parte Reexamination）和雙方再審程序（Inter Partes Reexamination），希望利用行政途徑的高效性緩解專利確權(quán)的訴訟負擔。在本次修改法案中，取消了雙方再審程序，設(shè)立專利授予后重審程序（Post-Grant Review，PGR）和雙方重審程序（Inter Partes Review，IPR）。

有專家指出，耗時耗力、費用驚人的專利訴訟使許多大企業(yè)不堪重負，專利訴訟對正常經(jīng)營活動的嚴重干擾是此次專利法改革的重要動因之一。在2005年、2007年和2009年的改革提案中，均涉及對USPTO專利授予后程序的改革，分別提出了設(shè)立專利授予后的異議（Opposition）、重審程序（PGR）、撤銷程序（Cancellation）的建議，體現(xiàn)出希望通過快捷高效的行政程序清除問題專利的迫切要求。此次修改后的法案將“雙方再審”一分為二，成為新的PGR及IPR程序，在時間安排上類似于我國已摒棄了的撤銷加無效，但理由上則相反。總體上這一改革方案突顯了對提高效率和降低成本的追求。利用行政機關(guān)便捷、高效的程序?qū)＠姞幱行Х至鞑⒖焖俳鉀Q，可以更好地維護權(quán)利人的權(quán)益并為自由競爭創(chuàng)造良好環(huán)境。

Barbara向本刊記者介紹說，新設(shè)立的兩個程序的啟動時間和理由有所不同。啟動PGR程序的時間為專利授予之日起9個月以內(nèi)，可以基于任何無效性理由或比當前復審或提議的雙方重審更廣泛的理由（如在先技術(shù)、實用性和專利適格性、賦能、書面描述、明確性）提出異議；而啟動IPR程序的請求則需在專利授予后9個月以后或者PGR程序終止之后方可提出，并且只能以專利或出版物為證據(jù)，以新穎性、非顯而易見性為理由。法案規(guī)定，專利權(quán)人可在USPTO規(guī)定的時間內(nèi)答辯，主張不啟動兩個程序，并要求USPTO必須在專利權(quán)人答辯或答辯期滿后3個月內(nèi)做出決定，同時規(guī)定，該決定具有終局性且不能上訴。以上兩個程序啟動后，均由專利審理和上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board）審理。針對專利審理和上訴委員會在上述兩個重審程序中作出的決定，均可向聯(lián)邦巡回上訴法院上訴。

Barbara強調(diào)，提出以上兩個程序申請都必須確認所有真實利害關(guān)系方，確認被提出異議的權(quán)利要求和異議理由包括宣示證據(jù)（如有的話）。在舉證責任方面，適用“優(yōu)勢證據(jù)”原則。并且，發(fā)動兩個程序是有“門檻”限定的：PGR程序要求所提交的資料（若未遭到反駁）將顯示一個權(quán)利要求更可能不具有專利性，或者所提申請將給其它專利或者申請?zhí)岢鲆粋€新的或未解決的重大法律問題。而IPR程序的申請人則必須就其權(quán)利要求占有優(yōu)勢（這具有合理的可能性），既要求不限于PGR程序門檻（如果可能性大于不可能性）并且可能要求考慮專利權(quán)人的反駁，又要求不限于當前復審門檻，比如可專利性實質(zhì)新問題（SNQP）。

“PGR程序的優(yōu)勢是非常明顯的，包括：比當前復審或擬議雙方復審具有更廣泛的理由；比訴訟更低的舉證責任；比訴訟更低的成本；一年至一年半內(nèi)做出最終裁決等等。但也有它的劣勢，即必須確認真實利害關(guān)系方，而且具有禁止反言的后果。如同PGR程序，IPR程序同樣具有比訴訟更低的舉證責任、更低的費用及更短時間做出最終裁決等優(yōu)勢。而它的劣勢在于，除了必須確認真實利害關(guān)系方及禁止反言以外，還要求比PGR程序和當前復審更高的門檻。”Barbara表示。

Barbara還特別提醒幾點需要引起注意的情形：“如果申請人同時提起訴訟，對專利有效性提出異議，則不能提請PGR程序；如果在專利授予后3個月內(nèi)提起侵權(quán)訴訟，法院不能基于PGR程序，中止考慮訴訟前禁令；如果發(fā)起PGR程序，雖然允許但將中止申請人提起的對有效性提出異議的后續(xù)訴訟，除非出現(xiàn)以下三種情況：專利權(quán)人要求撤消中止；專利權(quán)人提起訴訟或反訴，指控侵權(quán)；或者申請人要求駁回民事訴訟。”

應(yīng)對辦法

另據(jù)美國飛翰律師事務(wù)所上海代表處合伙人王寧玲律師介紹，對于新法案中的PGR及IPR這兩個程序，企業(yè)應(yīng)早做謀劃，在進入訴訟程序之前就采取相應(yīng)對策。在具體實施策略時可分為三個不同階段：（一）專利申請階段且未發(fā)生訴訟，如果對專利提出質(zhì)疑，盡量選擇在專利授予前提交，或者在專利授予后啟動PGR程序。為避免禁止反言，如果沒有急迫的訴訟威脅，盡量選擇單方復審。（二）如果在專利授予后訴訟隨之發(fā)生，應(yīng)努力尋求延長對起訴提交答辯的期限，盡快提請PGR程序（僅考慮你方阻止他人訴訟的最佳理由），而且一旦啟動PGR程序，則請求中止訴訟。如果在PGR程序中發(fā)現(xiàn)更好的在先技術(shù)，則先提請單方復審，然后再發(fā)起PGR程序。（三）如果就授予超過1年的專利提起訴訟，首先要做的也是尋求延長對起訴提交答辯的期限，然后盡快提交IPR程序（有必要提出可以提出的全部問題），而且一旦啟動IPR程序，則請求中止訴訟。如果在訴訟中發(fā)現(xiàn)更好的在先技術(shù)，提請單方復審。如果沒有進行IPR程序，則在單方復審和訴訟中提出最好的在先技術(shù)。

王寧玲律師提出，企業(yè)在選擇策略時，要充分考慮以下因素：1、時間窗（如在專利授予之前）；2、門檻要求；3、有效理由（盡量多一些）；4、禁止反言后果（有無限定）；5、決策人（如審查員、委員會）；6、取證機會；7、速度（多快能拿到結(jié)果）；8、口頭審理和上訴機會。

王寧玲律師建議，中國企業(yè)要參照新法案的相關(guān)規(guī)定，重新考慮在美國的專利申請策略，并根據(jù)具體情況采用不同的進攻套路。對于研發(fā)的熱點領(lǐng)域，要盡早檢索、經(jīng)常檢索新的出版物和專利狀況，同時還要即時監(jiān)控競爭對手的專利動態(tài)。

此外，王寧玲律師還指出，由于美國擁有一個講求“誠信”的社會環(huán)境，因此要求專利申請人在提交專利申請時必須要避免“不正當行為”，不能出現(xiàn)“不干凈的手”。

除了上述兩個程序，改革提案還引入補充審查制度，允許專利權(quán)人請求USPTO考慮、重新考慮或者更正與專利相關(guān)的信息。這一制度有助于專利權(quán)人在訴訟過程中避免被判定因“不正當行為”而導致的專利不可執(zhí)行。在補充審查中若發(fā)現(xiàn)新的關(guān)于專利性的實質(zhì)問題，則可以啟動再審程序。

奧巴馬稱，政府應(yīng)該盡其所能鼓勵創(chuàng)新和企業(yè)精神，也許在這些申請中就會出現(xiàn)下一個科技突破，下一個醫(yī)藥奇跡，下一個能躋身財富500強的企業(yè)。

總體上這一改革方案突顯了對提高效率和降低成本的追求。利用行政機關(guān)便捷、高效的程序?qū)＠姞幱行Х至鞑⒖焖俳鉀Q，可以更好地維護權(quán)利人的權(quán)益并為自由競爭創(chuàng)造良好環(huán)境。