圖像通信領(lǐng)域案例創(chuàng)造性意見陳述分析與建議

曹軼樂，陳榮華

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局 專利審查協(xié)作北京中心通信發(fā)明審查部，北京 100190）

1 圖像通信簡介

本文中“圖像通信”一詞來源于國際專利分類（IPC）體系中的H04N小類，其定義為圖像的近距離或遠距離傳輸，及它們永久性或非永久性的重現(xiàn)，其方法包括圖像的掃描和恢復(fù)個別像素的方法來重現(xiàn)整個圖像畫面的兩個步驟；同時還包括用于傳輸或重現(xiàn)任意組成的圖像或圖形的系統(tǒng)，以及專用于處理圖像通信信號，例如電視信號的電路。

利用國家知識產(chǎn)權(quán)局的檢索專用系統(tǒng)“S系統(tǒng)”進行初步的檢索后發(fā)現(xiàn)，截至目前，圖像通信領(lǐng)域的公開量已經(jīng)超過11.7萬件，在近10年中逐年遞增，2008年增幅甚至達到近17.5%。上述公開的案件中有約80%為發(fā)明專利申請。

在發(fā)明專利的實質(zhì)審查過程中，為了使權(quán)利要求的保護范圍與發(fā)明人對現(xiàn)有技術(shù)所作出的貢獻相一致，審查員經(jīng)常在審查意見通知書中引用一篇或多篇對比文件，來評述某些或全部權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性。申請人在接到上述通知書后，需要在規(guī)定期限內(nèi)進行相應(yīng)的意見陳述，進行修改或陳述相關(guān)權(quán)利要求具備創(chuàng)造性的理由。然而，在審查實踐中，部分申請人關(guān)于創(chuàng)造性意見的的答復(fù)意見無法被審查員接受，導(dǎo)致申請案件因權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性而被駁回。

產(chǎn)生上述不利于申請人的最終審查結(jié)論的原因，部分是由于申請的技術(shù)水平較現(xiàn)有技術(shù)較低導(dǎo)致，還有部分是因為申請人對《專利法》[1-2]所規(guī)定的創(chuàng)造性以及審查員對創(chuàng)造性的分析方式不了解造成。故此申請人有必要明晰創(chuàng)造性的定義，并熟悉審查員判斷權(quán)利要求是否具備創(chuàng)造性的分析方式和標準，從而能夠針對審查員的通知書，進行有的放矢的意見陳述，說服審查員使申請向授權(quán)的方向繼續(xù)審查。

基于上述問題，本文首先簡要介紹《專利法》規(guī)定的創(chuàng)造性的定義，同時對審查員判斷創(chuàng)造性所采用的“三步法”進行說明；然后介紹幾個有代表性的意見陳述的案例，分析其不易被審查員認可的原因；結(jié)合上述的分析過程，給出幾個有利于申請人關(guān)于創(chuàng)造性答復(fù)的方式的建議；最后對本文做一個小結(jié)。

2 創(chuàng)造性分析過程

《專利法》第二十二條第三款規(guī)定：發(fā)明的創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步。在審查員發(fā)出的關(guān)于創(chuàng)造性審查意見的通知書中，更多的是引用申請日前公開的現(xiàn)有技術(shù)作為對比文件，評述權(quán)利要求的技術(shù)方案不具備突出的實質(zhì)性特點。其中突出的實質(zhì)特點在《專利審查指南》[3]中的相關(guān)定義為：“發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點，是指對所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的。如果發(fā)明是所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或有限次實驗可以得到的，則該發(fā)明是顯而易見的”。

上述規(guī)定中，判斷一個權(quán)利要求是否具備創(chuàng)造性主體，是一個假設(shè)的“所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員”，《專利審查指南》中規(guī)定該假設(shè)的技術(shù)人員“知曉申請日前所屬領(lǐng)域的普通技術(shù)知識，能夠獲知該領(lǐng)域的所有現(xiàn)有技術(shù)，并且具有應(yīng)用該日期之前的常規(guī)實驗手段的能力，但他不具有創(chuàng)造能力。如果所要解決的技術(shù)問題能夠促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在其他技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段，他也應(yīng)具有從該其他技術(shù)領(lǐng)域中獲知該申請日或優(yōu)先權(quán)日之前的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)知識和常規(guī)實驗手段的能力”。

而突出的實質(zhì)性特點的判斷方法，則是使用大家通常說的“三步法”，即1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；2）確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；3）判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。上述分析過程中的第一步比較客觀，只要進行權(quán)利要求與對比文件的技術(shù)特征進行一一對比即可；第二步中的區(qū)別技術(shù)特征也容易通過上述對比得知。而申請人與審查員爭議比較大的則集中反映在第二步中的“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”和第三步技術(shù)方案是否顯而易見的判斷。

上述三步法的分析過程時審查員在判斷一個權(quán)利要求是否具備創(chuàng)造性所采用的最基本的審查基準，申請人應(yīng)詳細了解其判斷的具體過程，才能與審查員在相同的思維模式下進行客觀的意見交流，以使所申請的權(quán)利要求符合《專利法》所規(guī)定的創(chuàng)造性。

3 案例介紹與分析

下面通過幾類比較典型的申請人對創(chuàng)造性意見陳述的案例，來說明審查員與申請人之間在對權(quán)利要求是否具備創(chuàng)造性所采用的不一致分析過程。

【案例1】一種高清電視接收機——意見陳述中無實質(zhì)性內(nèi)容。

申請人答復(fù)審查意見通知書時并未對申請文件進行修改，僅陳述如下意見：“審查意見指出，權(quán)利要求1是無需付出創(chuàng)造性的勞動就能實現(xiàn)的。采用的上述方法都是本領(lǐng)域的技術(shù)人員容易想到的，申請人不能認同。因為，審查指南并沒有明確指出發(fā)明的創(chuàng)造性必須要付出了創(chuàng)造性的勞動得到以后才具有創(chuàng)造性，申請人認為審查員可能混淆了創(chuàng)造性的概念，這是申請人不能認同的”。

本案為個人申請，申請人的意見陳述中，僅僅從法理的角度分析了付出創(chuàng)造性勞動與創(chuàng)造性之間的關(guān)系，而忽略了技術(shù)方案是否顯而易見的討論。對于此類意見陳述，因為并未對權(quán)利要求的技術(shù)特征進行相應(yīng)的分析，也未對權(quán)利要求與對比文件之間進行特征對比，更未對對比文件之間是否具有結(jié)合啟示進行反駁。此時審查員必然會認為該意見陳述對權(quán)利要求是否具備創(chuàng)造性并沒有進行實質(zhì)性的辯解，具體的操作會從法理的角度告知申請人創(chuàng)造性三步法的判斷方式，同時得出申請人意見陳述無法被接受的結(jié)論，最后將申請駁回。

本案提示：申請人在意見陳述時，應(yīng)該利用與三步法類似的步驟，從權(quán)利要求技術(shù)特征與對比文件技術(shù)特征之間的關(guān)系、結(jié)合啟示等各個角度來陳述權(quán)利要求具備創(chuàng)造性的理由，而不能僅僅從法理、審查員的筆誤、細微的邏輯錯誤等方面進行答復(fù)。

【案例2】一種提示電視機軟件升級的方法——意見陳述中認為領(lǐng)域不同。

申請人的意見陳述為：“申請人認為對比文件3與本申請權(quán)利要求1記載的技術(shù)方案屬于不同的技術(shù)領(lǐng)域，對比文件3為總配線架外線工頻入侵檢測方法及裝置，屬于通信、電話技術(shù)領(lǐng)域，而本申請屬于電視機技術(shù)領(lǐng)域。所以審查意見將對比文件1（電視機領(lǐng)域）與對比文件3（非電視機技術(shù)領(lǐng)域）的某些特征結(jié)合評判本申請之創(chuàng)造性，這是不符合審查指南之相關(guān)規(guī)定”。同時提到本申請是控制電視機電源指示燈的閃爍，與對比文件3的方案不同。

申請人認為本案與對比文件之間并不屬于相同的領(lǐng)域，自然不具有結(jié)合啟示，所以其權(quán)利要求具備創(chuàng)造性。但是申請人在分析中，顯然忽略了創(chuàng)造性三步法的判斷過程是由“所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員”來進行的。前文曾經(jīng)提到，所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員在有需要的情況下，具備從其他技術(shù)領(lǐng)域中獲知現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)知識和常規(guī)實驗手段的能力。也有是說，在面臨技術(shù)問題時，如果其他領(lǐng)域具備解決技術(shù)問題的技術(shù)手段，這個假設(shè)的技術(shù)人員則有能力獲取該技術(shù)手段來使本申請的技術(shù)方案顯而易見。

具體到本案，首先對比文件3雖然屬于通信領(lǐng)域，但通信領(lǐng)域與電視機技術(shù)領(lǐng)域?qū)儆谙嘟I(lǐng)域，其次兩個領(lǐng)域中對指示燈的控制是相通的。所以對比文件3盡管是屬于通信領(lǐng)域，但是將其中控制指示燈閃爍的方案應(yīng)用到對比文件1的電視領(lǐng)域是所屬領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的。

本案提示：在意見陳述中，不能忽視所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員從相近領(lǐng)域獲取現(xiàn)有技術(shù)的能力。在所要解決的技術(shù)問題能夠促使所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員在其他技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段時，則不能僅僅因為領(lǐng)域差異來反駁審查員的創(chuàng)造性的結(jié)論。

【案例3】控制系統(tǒng)及遙控器的查找方法——利用說明書中的特征來限定權(quán)利要求。

申請人在意見陳述中認為：“相對于對比文件1，本申請的權(quán)利要求1所限定的控制系統(tǒng)可以設(shè)置多個操作模式，此點，雖然未明確記載在權(quán)利要求中，但基于說明書可以用來解釋權(quán)利要求的理論，申請人認為可以由本申請的通篇說明書以及說明附圖得出此技術(shù)效果”。

上述意見的實質(zhì)即為說明書中的特征能夠解釋并限定權(quán)利要求的技術(shù)方案。在審查階段，審查員一般不會接受此類陳述意見。因為根據(jù)專利法第五十九條第一款的規(guī)定：“發(fā)明專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，說明書和附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”。一般情況下，如果所屬領(lǐng)域技術(shù)人員從其技術(shù)特征中即能清楚判斷權(quán)利要求的保護范圍時，則不允許引入說明書的相關(guān)特征來對權(quán)利要求進行解釋和限定。而僅僅在權(quán)利要求中的技術(shù)特征導(dǎo)致所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員的技術(shù)人員無法清楚的判斷其保護范圍時，才能使用說明書中的特征來限定權(quán)利要求，但審查員此時會要求申請人將說明書中的特征增加至權(quán)利要求中，以免在后續(xù)的司法程序中對權(quán)利要求的保護范圍時產(chǎn)生疑問。

具體到本案，因所述領(lǐng)域的技術(shù)人員對權(quán)利要求1中的“控制系統(tǒng)”并無任何疑義，申請人聲稱的“控制系統(tǒng)可以設(shè)置多個操作模式”并未記載在權(quán)利要求1中，因此無法限定該權(quán)利要求的保護范圍。

本案提示：因權(quán)利要求的保護范圍在一般情況下僅僅由其記載的技術(shù)特征來確定，申請人不應(yīng)該陳述說明書中的技術(shù)方案相對現(xiàn)有技術(shù)具備創(chuàng)造性，這是與專利法第五十九條第一款的規(guī)定背道而馳的。

【案例4】基于量化步長的零塊閾值確定方法及零塊預(yù)先判斷方法——強調(diào)某技術(shù)特征具備技術(shù)效果。

申請人在意見陳述書中強調(diào)權(quán)利要求1、4具備創(chuàng)造性的理由是：權(quán)利要求1、4與對比文件1、2的區(qū)別特征為“采用碼率為384 kbit/s，foreman.cif測試流進行確定”，該區(qū)別特征說明了該方法采用384 kbit/s，foreman.cif測試流進行確定時效果較好。

在創(chuàng)造性的判斷過程中，如果一項發(fā)明產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果，則該發(fā)明具備創(chuàng)造性。但是上述判斷方式適用于例如選擇發(fā)明、轉(zhuǎn)用發(fā)明、新用途和要素變更等類型的發(fā)明判斷。如果申請人認為自己的發(fā)明屬于上述類型之一，且在原始申請文件中采用例如給出實驗數(shù)據(jù)等方式給予相應(yīng)的證明，則可以認為發(fā)明具備創(chuàng)造性。但是本案中，申請人在原始說明書中對選擇實驗條件及效果的記載僅為如下簡單的內(nèi)容：

“[0103]實驗條件：碼率為384 kbit/s，foreman.cif測試流。把由本發(fā)明計算所得的全零塊閾值運用的pskip判斷的模塊進行優(yōu)化，可以獲得較好的視頻圖像質(zhì)量。”

故此審查員根據(jù)說明書的簡單記載以及對本領(lǐng)域知識的認知，不認可其預(yù)料不到的技術(shù)效果。具體審查的意見如下：采用具體什么參數(shù)的測試流完全可以由本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)具體情況自由選擇，且其參數(shù)的獲取完全可以根據(jù)本領(lǐng)域技術(shù)人員所掌握的現(xiàn)有技術(shù)知識通過多次試驗獲得，并不需要付出創(chuàng)造性勞動。由此可知，申請人強調(diào)的權(quán)利要求1、4具備創(chuàng)造性的理由不能成立。

本案提示：如果申請人準備采用“本發(fā)明具備預(yù)料不到的技術(shù)效果”這種方式來說明權(quán)利要求具備創(chuàng)造性，應(yīng)該在原始申請文件中記載相應(yīng)的實驗數(shù)據(jù)，以強調(diào)其技術(shù)效果對所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員而言具備預(yù)料不到的技術(shù)效果。

4 建議

通過分析上面的幾個案例可以發(fā)現(xiàn)，申請人與審查員的思維并未處在平行線上，導(dǎo)致申請人的意見陳述不易被審查員接受。為了能夠使申請人的意見陳述更具備說服力，建議申請人在答復(fù)創(chuàng)造性以及在撰寫原始的說明書時做到以下幾點：

1）了解審查員創(chuàng)造性三步法的判斷過程，答復(fù)時也應(yīng)該利用三步法客觀地進行技術(shù)特征是否公開、是否具備結(jié)合啟示的認定，而得到權(quán)利要求具備創(chuàng)造性的結(jié)論；

2）對于結(jié)合啟示的分析，應(yīng)該用更多的篇幅去論證現(xiàn)有技術(shù)之間沒有結(jié)合啟示，例如區(qū)別特征的作用與對比文件中特征的作用不相同，或者即使作用相同卻存在結(jié)合障礙，或者給出了相反的教導(dǎo)等情況。

申請人同時要充分了解所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的能力；該能力包括能夠進行常規(guī)實驗、能夠去相近領(lǐng)域獲取現(xiàn)有技術(shù)等。而對一些特征是否為本領(lǐng)域解決某技術(shù)問題的公知常識，要站在所述領(lǐng)域的技術(shù)人員的高度判斷，而不能僅僅因為審查員引用的對比文件未公開，就得到該特征不是公知常識的結(jié)論。

3）了解權(quán)利要求的保護范圍由權(quán)利要求記載的特征限定，一般情況下權(quán)利要求的保護范圍與說明書所記載的技術(shù)方案無關(guān)；故此在意見陳述時，對于未記載在權(quán)利要求而記載在說明書中的技術(shù)特征，不應(yīng)陳述其未被對比文件公開，更不應(yīng)強調(diào)其作用。

4）原始申請文件在撰寫過程中，應(yīng)該記載與發(fā)明點相關(guān)的技術(shù)特征的作用、由該特征所產(chǎn)生的預(yù)料不到的技術(shù)效果，并給出相應(yīng)的實驗數(shù)據(jù)作為佐證，以作為日后與審查員交流的基礎(chǔ)。

在答復(fù)創(chuàng)造性意見時，申請人可能需要增加說明書中的技術(shù)特征來克服該缺陷，故此有必要在原始說明書的撰寫中，詳細記載那些有可能增加至權(quán)利要求的細微的技術(shù)改進，同時對其作用、效果也要進行必要的分析。

5 總結(jié)

本文在介紹創(chuàng)造性的定義和“三步法”的基礎(chǔ)上，分析了圖像通信領(lǐng)域中的幾個關(guān)于創(chuàng)造性意見陳述代表性案例，得到其不易被審查員接受的原因；最后結(jié)合上述的分析過程，在創(chuàng)造性答復(fù)方面給出幾個有利于申請人的建議，包括利用三步法分析權(quán)利要求具備創(chuàng)造性、了解所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的能力、權(quán)利要求的保護范圍由權(quán)利要求記載的特征限定以及在撰寫原始說明書時應(yīng)撰寫的更全面，利于證明權(quán)利要求具備創(chuàng)造性[4]。

[1]中華人民共和國專利法（2008修正）[EB/OL].[2012-08-02].http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/zl/fljxzfg/200812/t20081230_435796.html.

[2]中華人民共和國專利法實施細則（2010修訂）[EB/OL].[2012-08-02].http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/zl/fljxzfg/201001/t2020100122_488461.html.

[3]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南（2010）[EB/OL].[2012-08-02].http://219.239.26.3/download/9684714/36892187/3/pdf/20/202/1293923383572_714/sczn2010.pdf.

[4]尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011.