淺議我國外觀設計專利侵權的判斷標準
——從兩個案例談起

易俊雄，王 瑋

（1.湘潭大學 法學院，湖南 湘潭411100；2.湖南大學 法學院，湖南 長沙410012）

淺議我國外觀設計專利侵權的判斷標準
——從兩個案例談起

易俊雄1，王 瑋2

（1.湘潭大學 法學院，湖南 湘潭411100；2.湖南大學 法學院，湖南 長沙410012）

在我國外觀設計專利侵權的判斷標準上，在2004年之前采取的是混同原則，在2004年之后則采取顯著原則。《專利法》的第三次修改給我國的專利制度帶來了顯著的影響。對于外觀設計專利侵權判斷標準的完善，《專利法》做好了如下鋪墊：外觀設計專利授權標準的提高；關于外觀設計專利保護范圍的確定。

外觀設計專利；混同原則；顯著原則

案件一：富士寶公司訴家樂仕公司電熱水瓶外觀設計專利侵權。比較被告家樂仕公司生產的電熱水瓶與原告富士寶公司的電熱水瓶外觀設計專利：（1）被控產品與專利產品為同一類；（2）被控產品的儲水瓶與專利產品的儲水瓶均是頭盔形透明體，二者的視覺感受相似；（3）被控產品的瓶體與專利產品的瓶體相似；（4）被控產品的瓶體凸檐設計與專利產品的瓶體凸檐設計相似；（5）中間指示燈的設計位置相似。二者的區別在于：（1）被控產品的頂部為非透明材料制作的水蓋，接水盤、凈化器、出水開關與專利產品不同；（2）被控產品的瓶體有裝飾圖，專利產品的瓶體沒有裝飾圖。廣東省佛山市中級人民法院最終認定：被告產品與原告產品相似，侵犯了原告的外觀設計專利權。

案件二：EGI訴DrorSwisa指甲磨光器外觀設計專利侵權。EGI要求保護的是一個指甲磨光器設計，由一個矩形的空心管組成，空心管有一個正方形的橫截面，在空心管四個側面的三面上有磨光層；而Swisa的被控侵權產品也由一個矩形的空心管組成，空心管有一個正方形的橫截面，但是空心管的四個側面上都有磨光層。兩個外觀設計的區別主要是Swisa磨光器在四個側面上都有磨光層，而不是像專利設計中那樣，四個面中只有三面有磨光層，第四個面沒有磨光層。2008年9月22日，美國聯邦巡回上訴法院對該案以全院庭審的方式進行了再審，13位大法官認為，“Swisa磨光器在所有的四個面上都有凸出的磨光層。考慮到指甲磨光器領域的在先設計，被控侵權設計和專利設計之間的這個差別不能被認定是微不足道的”，因此，被告沒有侵犯ECI的專利權。

外觀設計是對產品的外表所作的富有美感的設計，是產品在銷售過程中能否吸引消費者眼球的關鍵因素。因此，在市場競爭日益激烈的情形下，“山寨”他人產品的外觀設計便自然而然地成為某些商家首選的市場營銷手段，外觀設計專利侵權案件的數量也呈現急劇增加的趨勢。在《專利法》以及相關司法解釋中，對外觀設計專利侵權的判斷標準都不曾有明確的規定，僅僅是在《專利法》中提及“未經專利權人許可，實施其專利，即侵犯其專利權”。但是，何為“實施其外觀專利權”呢？《專利法》以及司法解釋都無明確規定。

目前的司法實踐一般參考外觀設計專利授權標準。如果被控侵權產品種類與外觀設計專利產品相同或相似，且被控侵權產品的外觀與外觀設計專利相同或相似，則構成外觀設計專利侵權。[1]該判斷標準中有兩個要件：其一，產品類型相同或者相似；其二，產品的外觀設計相似。而判定是否相似的標準在2001年《審查指南》中規定為混同原則，即如果一般消費者在僅憑其購買和使用所留印象而不能見到被比外觀設計的情況下，會將在先外觀設計誤認為是被比外觀設計，即產生混同，則被比外觀設計與在先外觀設計相同或相似；否則，二者既不相同，也不相似。2004年《審查指南公報》對判斷原則進行了修改，將混同原則改為顯著原則，即如果一般消費者經過對被比外觀設計與在先外觀設計的整體觀察可以看出，二者的差別對于產品的整體視覺效果不具有顯著影響，則被比外觀設計與在先外觀設計相似；否則，二者既不相同，也不相似。也就是說，在2004年之前采取的是混同原則，在2004年之后則采取顯著原則。

一、以我國外觀設計專利侵權判斷標準分析案件

以混同原則來判斷兩個案件。在第一個案件中，由于熱水瓶蓋的材質不同，導致的視覺差異是非常明顯的，并且被控產品上附帶了圖畫，相較于原告的產品，在消費者購買過程中產生的視覺沖擊感必然會更強，二者在消費者心中所留印象必然會不同。因此，如果認為消費者在購買或者使用過程中會混淆專利設計和被控設計，應該是有些牽強的。但是，法院卻判定被控產品侵權。而在第二個案件中，由于被控產品與原告產品外形極為相似，僅僅是在構造上多出一個磨光層。對于普通消費者而言，此種“細微”差別導致混淆的可能性是非常大的。依混同原則，無可爭議應當判定侵權。但是，美國最高法院卻以司法層面上的最高權威（最高法院全體法官出席審判并一致判決）的方式作出了不構成侵權的判定。該裁判否定了我國的混同原則，當然，引人反思的對象必然是該原則的合理性。

以顯著原則來判斷兩個案件。目前，學界對于怎樣解釋“影響顯著”仍存在爭議。《審查指南》僅僅指出：“如果一般消費者會將二者誤認、混同，則二者的差別對于產品的整體視覺效果顯然不具有顯著的影響”。這當然是無可爭議的。但是，對產品的整體視覺效果會造成顯著影響的情形，應當不僅指“消費者混淆”一種。否則，顯著原則和混同原則將毫無區別。因此，顯著原則也還有需要明晰的空間。但是，依《審查指南》的規定，判斷主體是一般的消費者，這一點是沒有任何爭議的。因此，以一個普通消費者的眼光看待案件一，雖然認定被控產品相較于專利產品的整體視覺變化會導致消費者對兩種產品誤認有些牽強，但是，認定被控產品相較于專利產品的變化對整體視覺的影響不顯著卻還是可以接受的。所以，以顯著原則作為判斷標準來看案件一，法院的認定被控產品侵權的判決是正確的。但是，在案件二中，一般消費者比較被控產品與專利產品，必然不會認為被控產品增加了一個磨光層之后，產品的整體視覺效果會有顯著的變化。因此，依據顯著原則仍不能支持美國聯邦最高法院的判決。這說明我國的外觀設計專利侵權判斷標準與國際的最新發展仍有一定距離。

二、對我國外觀設計專利侵權判斷標準的質疑及完善

專利制度賴以建立的理論依據眾說紛紜，有發展國家經濟論、自然權利論、發明獎勵論、知識產權論等，但是保護人們的智力創造成果是專利制度存在的目的，是任何一種學說都能接受的。我國《專利法》第1條就明確規定：“為了保護專利權人的合法權益，鼓勵發明創造，推動發明創造的應用，提高創新能力，促進科學技術進步和經濟社會發展，制定本法。”外觀設計專利作為專利的一種，在對其進行保護的時候，無疑也應當符合制度設立的目的和立法原意。體現于外觀設計專利之上的智力創造成果，就是產品的外觀設計相較于現有設計的新穎“設計要點”。一個有效的外觀設計專利必定會基于一定的設計理念而在產品上創造出新穎的形狀、圖案、色彩或有機結合。此種創新點也稱為設計要點。只有保護好智力創造成果，才能推動發明創造的運用，提高創新能力。所以，只有對設計要點給予重點保護，才能提高人們外觀設計創新的積極性。

我國之前所采取的混同判斷標準是借鑒了判斷商標侵權時的商標混淆理論。二者均依附在產品之上，并為消費者所感知。但是，二者卻是不同制度背景下的產物。商標有表明商品或服務的出處以及特定產品的品質等信息的功能，這也是商標存在的價值所在。因此，在判斷商標是否侵權時，就需要消費者判斷被控商標與原告商標是否相同或相似，是否可能會使消費者誤認。因為一旦誤認，就會破壞商標的核心價值或者說識別功能。法律要保護商標權人的權利，則必須保證各個商標在視覺效果上不會相同或相似。產品的外觀設計專利在客觀上很注重美感，并以此來吸引消費者，但卻不是識別產品來源以及品質的載體，并且在實踐中，絕大部分外觀設計也不具備此種識別功能，至少《專利法》并不關注外觀設計的識別功能。《專利法》關注的重點是專利的創造性，對于外觀設計專利也是如此，《專利法》或者說專利制度重點關注和保護的是外觀設計專利的設計要點。因而筆者認為，在對外觀設計專利侵權進行判斷時，更應關注外觀設計專利的設計要點是否被人盜用。換言之，應當以被控產品外觀設計的設計要點與外觀設計專利產品的設計要點是否相同或相似為標準，而不應當依據產品外觀設計的形象是否會在消費者心中產生誤認。混同原則作為外觀設計專利侵權判斷標準，本身混同了商標侵權與專利侵權，缺乏正當的理論支撐。

現行的顯著原則要求對比兩個設計之間的差異點對產品整體視覺效果的影響，但是并沒有明確規定何種情形下屬于“顯著影響”。筆者認為，基于上述分析，從《專利法》的立法目的以及保護價值來看，顯著原則應在如下三個方面進行完善：

第一，判斷主體增加一般技術人員。因為創新點會涉及一定的設計技術背景，而且大部分時候需要借助外觀設計專利的說明書來判斷哪些才是創新點。因此，有必要增設技術人員作為侵權判斷的主體。

第二，偏重設計要點之間差異的對比。設計要點即創新點才是《專利法》應當加強保護的標的，因此，創新點的相似性是判斷侵權與否的關鍵。

第三，設立顯著原則的例外。當被控產品外觀設計的創新點與原告外觀設計專利的創新點極為不同，即便兩個外觀設計的整體視覺效果相差不大，也應認定被控產品外觀設計具有一定的獨創性而沒有侵犯原告的外觀設計專利。這一點其實也是突出保護外觀設計專利創新性的產物。

因此，修正后的顯著原則應當表述為：“如果一般消費者對比被控產品外觀設計與外觀設計專利可以看出，二者的差別對于產品整體視覺效果具有顯著影響，則認定被控產品外觀設計侵權；但是，一般相關技術人員通過對比兩個產品外觀設計的設計要點（創新點）認為兩個產品的設計要點不同，則不應認定被控產品的外觀設計侵權。”

美國法院在審理案件二時，正是基于被控產品的外觀設計有其獨特的設計理念，才最終作出不構成侵權的判定。此種設計理念無非就是設計創新點的代名詞。美國法院基于保護創新的原則，最終判定被控產品不侵權。

需要補充的是，在判斷設計要點之間是否存在差異時，之前僅限適用于發明專利和實用新型專利的等同原則，在《專利法》對外觀設計專利增加“創造性”這一專利授予條件之后，也能適用于外觀設計專利設計要點之間是否存在差異的判斷上來了。

三、《專利法》為外觀設計專利侵權判斷標準的完善做好了鋪墊

（一）外觀設計專利授權標準的提高

《專利法》第23條對外觀設計專利的授予條件進行了實質性修改。被授權的專利不僅應當不屬于現有設計，而且要求與現有設計或現有設計特征的組合相比具有明顯區別。這一點就是要求外觀設計專利也應和發明及實用新型一樣要有一定的創造性。[2]此變革的目的也是為了提高我國外觀設計專利的質量，促進外觀設計創新。基于促進外觀設計創新的目的提高專利授權標準，因而在判斷外觀設計專利是否侵權時，對于創新點（設計要點）給予特殊重點保護無疑也是符合這一立法目的的。

（二）關于外觀設計專利保護范圍的確定

判斷某一具體實施行為是否為專利侵權行為，關鍵問題是判斷和確定專利的保護范圍，實施行為在專利權的保護范圍之內才構成侵權。對于發明專利和實用新型專利，所謂保護范圍就是專利權覆蓋的發明創造的技術特征和技術幅度。對于外觀設計專利而言，保護范圍應當是外觀設計專利權應當覆蓋的創新點。《專利法》強調了簡要說明的作用，第27條要求申請外觀設計專利必須提交簡要說明。簡要說明不再是可有可無的，而是外觀設計專利申請的必需部分。《專利法》第59條規定：“外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。”因此，專利權人在申請外觀設計專利時，要積極且慎重地撰寫簡要說明，體現出外觀設計的創新點，彌補通過圖片或照片無法表示的內容。簡要說明能使外觀設計的創新點更清晰地以文字的形式表現出來，為判斷外觀設計專利侵權時，技術人員更準確地提煉設計要點提供了前提條件。此種規定也確保了外觀設計專利設計要點的明確性和保護范圍能為公眾所知曉，[2]從而能使本文所主張的侵權判斷標準很好地平衡外觀設計專利權人與公眾的利益。

[1]周云川.《專利法》第三次修改對專利侵權訴訟的影響[J].電子知識產權,2009(3):39.

[2]馮曉青.知識產權法[M].武漢:武漢大學出版社,2009:140,176.

D923.4

A

1673―2391(2012)03―0079―03

2011—10—17

易俊雄，男，湖南湘潭人，湘潭大學法學院；王瑋，女，湖南湘潭人，湖南大學法學院。

【責任編校：王 歡】