美國專利無效制度及最新變化的研究

文 / 左萌 / 國家知識產權局專利局審查協作北京中心通信部

美國專利無效制度及最新變化的研究

文 / 左萌 / 國家知識產權局專利局審查協作北京中心通信部

與中國的專利無效制度相比，美國的專利無效制度是多元化的，包括多種無效專利權的方式。在美國，無效專利權采用雙軌制，既可以通過美國專利商標局USPTO的行政手段無效專利權，也可以通過法院提起專利權無效訴訟。

一、通過行政手段無效專利權

在美國，通過行政手段無效專利權包括兩種方式：單方再審制度(Ex Parte Reexamination)和雙方再審制度(Inter Partes Reexamination)。從字面上講，兩個制度的區別在于：單方再審是對專利權存在爭議的雙方中的一方參與的再審；而雙方再審，是專利權人和無效請求人均能參與的再審過程。

此外，兩者還存在如下明顯區別：

第一，雙方再審僅適用于1999年11月29日以及以后在美國授權的專利權。對于此前授權的專利權，只能選擇單方再審。

第二，單方再審的請求人是包括了專利權人、第三方、專利局的任何人，而雙方再審的請求人只能是第三方。因此，單方再審為專利權人提供了一種鞏固自身專利的方式，當專利權人找到一個相關的在先專利和書面出版物，可以提起單方再審，如果能夠證明專利權有效，則可以在專利權轉讓或相關訴訟中掌握主動權。

第三，單方再審可以選擇保密請求人身份，而雙方再審必須明示所有利益關系人。因此，當存在侵權風險的企業不想專利權人發現自己的存在，可以選擇保密身份的單方再審。

第四，單方再審在審查的過程中允許增加證據和理由，雙方再審一般情況下并不允許增加證據和理由。因此，當企業準備過于倉促，預期還能夠發現“新的可專利性問題”，則可以提起單方再審。

第五，單方再審沒有“禁反言”的要求，而雙方再審有“禁反言”的要求。雙方再審的禁反言是由《美國專利法》第315條（c）規定的：在雙方再審程序中提出專利無效的請求人, 在司法程序中不得以雙方再審程序中提出的理由或者應該提出但未提出的理由質疑這些權利要求的有效性。可以看出，在之后的訴訟中，請求人依然可以采用單方再審中提出的理由質疑爭議權利要求的有效性，而如果在雙方再審中無效專利權失敗，在此后的訴訟中就不能再以相同的理由無效該權利要求了。

第六，從以上五條看，似乎單方再審與雙方再審相比具有很多優勢。但是，與單方再審相比，雙方再審無效的成功率更高。對于大部分企業而言，無效成功就意味著企業從侵權變成不侵權，或者能夠獲得“中用權”，對于企業的意義是不言而喻的。有統計數據顯示，單方再審案件中的25%維持了全部權利要求，11%無效了全部權利要求，64%修改了權利要求；雙方再審案件中5%維持了全部權利要求，60%無效了全部權利要求，35%修改了權利要求【1】。

所謂“中用權”1.美國審查指南MPEP 第2293, 2693節。是美國再審或再頒程序中由于權利要求被修改而帶來的權利。根據美國審查指南規定：除非侵犯再審查已經授權的專利權利要求而且該權利要求在原始的專利文本中記載，否則在再審查專利授權以前任何人已經制造、銷售被新修改的專利權利要求所覆蓋的產品有權繼續制造和銷售。即如果修改的權利要求在原始專利文本未記載，那么在該修改的權利要求授權前已經制造銷售的專利產品，可以繼續制造銷售而不用擔心侵權。

第七，在時間成本以及費用方面，單方再審的審查周期平均為25.1個月，雙方再審的平均周期為36.1個月；提單方再審的官方價格是2520美元，提雙方再審的官方價格是8800美元【1】。

表1 單方再審制度與雙方再審制度的異同

單方再審和雙方再審提交請求后，USPTO接受并進行審查的依據為“實質性的新的可專利性問題（substantial new question of patentability）。”。如果一個合理的專利審查人員認為基于某在先專利或書面出版物，對于認定某項權利要求無效具有重要性，該問題未經法院終審程序作出決定，也未經USPTO相關程序審查，則可認為是“實質性的新的可專利性問題”2.美國審查指南(MPEP) 第2242節。。

在2002年前，滿足下述兩種情況通常被認為是實質性的新的可專利性問題：1）提出USPTO審查階段未使用的在先專利或書面出版物；2）該在先技術與審查過程中使用的在先技術存在實質上的不同。2002專利法修正時，《美國專利法》第303條（a）項指出：即使USPTO使用過的在先技術仍可以構成實質新的可專利性問題，但是必須限制在該在先技術與之前的審查過程中相比，以新的觀點或不同的方式提出，或在請求中提出新的爭議點。

特別需要注意的是，再審過程使用的證據和理由的范圍均小于通過訴訟手段無效專利權時證據和理由的范圍。證據僅限于在先專利和書面出版物，而理由也僅包括實用性和可專利性主題（35 U.S.C. 101）、新穎性（35 U.S.C. 102）、非顯而易見性（35 U.S.C. 103）。

再審過程中，對于權利要求的修改可以是縮小專利保護范圍、考慮新的權利要求、刪除權利要求，改變發明人，相比中國無效過程中對權利要求的修改，美國再審過程對權利要求的修改更加靈活，范圍更大。

二、通過訴訟手段無效專利權

與通過行政手段無效專利權的方式相比，通過訴訟無效專利權在程序的啟動、證據的證明力度、程序復雜程度、時間成本以及花費都有更高的要求。

通過訴訟手段無效專利權一般有三種方法：1.提起專利權確認訴訟；2.在侵權訴訟中提起專利權無效的反訴；3.在侵權訴訟中提起專利權抗辯。其中，確認訴訟需要有“確實的爭議”才能夠啟動程序，而無效反訴和無效抗辯均是在提起侵權訴訟后才能啟動程序。可以看出，通過訴訟手段無效專利權必須要在有確實的糾紛才能啟動。

《美國專利法》第282條規定：在專利訴訟過程中，法院假設專利權是有效的。因此，在訴訟過程要求證據能夠“清楚和可信的”證明爭議權利要求是無效的。“清楚和可信的”證據的證明力度要遠高于通過行政手段無效專利權的證據證明力度的“實質性的新的可專利性問題”。

（一）確認訴訟 ( Declaration Judgment)

1934年美國制定聯邦確認判決法（Federal Declaratory Judgment Act），被控侵犯專利權的當事人可以援引該法第2201、2202 條規定，主動提起確認其行為不構成侵犯專利權的訴訟【2】。

確認訴訟立案前提必須要有“確實的爭議”。“確實的爭議”包括以下情形：（1）原告存在對訴訟的合理懷疑：被告（專利權人）的行為足以使得原告合理認為被告將采取法律訴訟行動，例如被告發出了警告函告知原告若繼續從事被告所謂的侵權行為，被告可能對原告提起專利侵權訴訟；（2）原告必須確實生產或預備生產該項爭議產品。

收到警告函后是否就可以提出確認訴訟了？實際上，收到警告函，企業不一定就能夠據此提起專利權確認訴訟。在Gart訴Logitech, Inc.案中（254 F.3d 1334，聯邦巡回法院，2001年），專利權人向Logitech, Inc.發出的警告函中包括：（1）Gart是US4862165的專利權人；（2）Logitech, Inc.的“正在用TRACKMAN VISTA商標銷售一種軌跡球產品”；（3）Logitech, Inc.應請專利律師審查附件的該專利特別是權利要求7和8，然后決定是否取得該專利的非獨家授權。法院裁定，該警告函構成了實際的警告，但因為其中并未威脅侵權訴訟，因此，不能提起專利權確認訴訟【3】。

確認訴訟的理由為《美國專利法》第282條（b）（2）和（3）規定涉及的所有理由：不是可專利性主題（35 U.S.C. 101）；不具備新穎性（Novelty）（35 U.S.C. 102）；不具備非顯而易見性（nonobviousness）（35 U.S.C. 103）；不具備實用性（Utility）（35 U.S.C. 101）；發明人存在隱瞞或未充分公開發明內容（35 U.S.C.112）。證據也可以為支持上述理由的所有證據類型：在先銷售和在先公開，專利不可實施，專利不具備顯而易見性等全部證據。

在1971年以前，確認之訴的無效判決結果僅對本案有效，在確認訴訟中被無效的專利，專利權人仍得以同一專利起訴另一個當事人。但是，1971年最高法院對Blonder-Tongue案件的判決中認為，不應再度主張該權利要求有效。因此，1971年后，在確認之訴中被判無效的權利要求具有即判力（res judicata）。

（二）在侵權訴訟中提起專利權無效的反訴和提起專利權抗辯

無效反訴或抗辯兩個無效方式，均是侵權訴訟發生后才可以選擇的無效方式。無效抗辯是侵權訴訟的一個環節，不屬于單獨的訴訟程序，不滿意無效結果不能夠提起上訴。無效反訴是獨立的訴訟，可以對判決結果進行上訴。無效的理由、證據類型、證據的證明力度均與確認訴訟相同。

美國專利法修改后，雙方再審制度將被廢止，由雙方重審制度代替，并增加授權后重審制度。

三、美國專利法修改，再審方式的改變

此次的美國專利法修正，對于用行政手段無效專利權的改動較大，這實際上也顯示了公眾對于此類方法的關注和需要。2012年9月16日，雙方再審制度將被廢止，由雙方重審制度（Inter Partes Review）代替，增加了授權后重審制度（Post Grant Review）。雙方重審和授權后重審的對審理時限有明確的要求，使其在時間成本上相對于訴訟有了更大的優勢。授權后重審的理由和證據類型都擴展到與訴訟相同，這是不是意味著通過訴訟無效專利權的方式就沒有存在的理由了？其實不是，需要注意的是提授權后重審是有嚴格的期限限制的，即不晚于專利頒發日或再頒日9個月。

授權后重審程序有以下特點：

第一，“授權后重審程序”與通過訴訟無效專利權具有相同類型的證據和理由類型。

在專利法修正之前，通過行政手段無效專利權能夠使用的證據僅限于在先專利和書面出版物，而理由也僅包括實用性和可專利性主題（35 U.S.C. 101）、新穎性（35 U.S.C. 102）、非顯而易見性（35 U.S.C. 103）。

而“授權后重審程序”，35 U.S.C 282(b)(2)或(3)段規定的所有理由均可以作為無效專利權的理由，35 U.S.C 282(b)(2)或(3)是對侵權訴訟中專利權有效性抗辯理由做出的規定。

這些理由總結起來涉及了：

不是可專利性主題（35 U.S.C. 101）

不具備新穎性（35 U.S.C. 102）

不具備非顯而易見性（35 U.S.C. 103）

不具備實用性（35 U.S.C. 101）；3. 35 U.S.C 282(b)(2)和(3)規定如下：②以未具第二章有關取得專利要件之規定為理由，于訴訟中主張專利或任何涉案權利要求無效；③因不符合第112或251條之要件，于訴訟中主張專利或任何涉案權利要求無效.

發明人存在隱瞞或未充分揭露發明內容（35 U.S.C.112第一款）。

而證據類型也擴展成了在先銷售、在先公開、專利不可實施、專利不具備顯而易見性等全部證據。

表2 “授權后重審制度”與“雙方重審制度”的異同

第二， “雙方重審制度”作為“雙方再審制度”的代替制度，不再限于1999年11月29日以及以后在美國授權的專利權。和雙方再審制度相比有以下明顯的不同：

1.無效專利權的理由更少了：理由限于新穎性（35 U.S.C. 102）和非顯而易見性（35 U.S.C. 103）。

2.USPTO接受審查的門檻有調整：“雙方再審制度”需要提出“實質新的可專利性問題”再審請求才會被接受，而“雙方重審制度”需要對爭議專利至少有一個權利要求項有無效之合理可能，即需要證明權利要求項無效的優勢證據。

3.禁反言規定的改變：“雙方再審制度”的禁反言不能應用到ITC337調查過程，而“雙方重審制度”和“授權后重審程序”的禁反言對ITC337調查過程是有約束的。雙方再審程序中“提出的或者應該提出但未提出的理由”不能在于USPTO各種程序、民事訴訟、ITC 337調查程序中再用于質疑專利權的有效性，而雙方重審中的相應理由的措辭變得更加柔和了“提出的或在合理地情況下應該提出但未提出的理由”。

4.“雙方重審制度”和“授權后重審程序”對結案時間作了明確的要求：USPTO決定啟動程序1年內，要做出最終審查決定，如有充分理由，決定期限最多可延6月，假使有并案審查情況，決定期限亦可再酌量調整。此前，通過USPTO無效專利權的平均周期短于訴訟周期，但是某些特定的情況，也時常出現長于訴訟周期的情況。此次專利法修正之后，預計通過行政手段無效專利權的時間成本低將成為其一個明顯的優勢。

5.“雙方重審制度”和“授權后重審程序”均可使用證據開示(Discovery)程序。

結語

在美國無效專利權，既可以通過行政手段，又可以通過訴訟手段實現。2012年9月之前，通過行政手段無效專利權，經濟成本和時間成本較低，程序相對簡單，證據的證明力度要求較低，但是證據和理由相對單一，當涉及使用公開或公開不充分等證據或理由時只能選擇通過訴訟手段無效專利權。在2012年9月之后，如果時機不晚于爭議專利頒發日或再頒日9個月，還可以通過授權后重審這一行政手段無效專利權。另外，通過訴訟無效專利權，不是在任意時機均可以提起，必須要對專利權有“確實的爭議”或被訴侵權后才能夠提起。綜上，美國的專利無效制度一個制度的集合體，深入了解方可自由運用。

【1】Alan W. Kowalchyk etc. Patent Reexamination:An Effective Litigation Alternative?.[J] Landslide magazine, Vol 3, Num 1, Sep. /Oct. 2010.

【2】羅廣潔. 知識產權確認不侵權之訴研究[D].西南政法大學2011年度碩士論文: 14.

【3】美國飛翰律師事務所.發布和答復美國警告函的最佳方法[EB/OL]. [2011-11-20]. http://blog.sina.com.cn/s/ blog_52450af80100b5bm.html.