論專利權默示許可的認定

李建華，王國柱

（1.中國人民大學，北京 100872；2.吉林大學，吉林 長春 130012）

專利權默示許可，是與專利權明示許可相對的概念，是指專利權人在某種情形下，通過默示的方式，使被訴侵權人產生了專利權人允許其使用專利的合理信賴，從而成立的專利權許可形態①。專利權默示許可作為一種特殊的許可方式，有助于實現許可人與被許可人之間的利益平衡。本文擬對專利權默示許可認定的場域、標準和司法操作等問題進行探討。

一、專利權默示許可認定的場域：對默示許可情形的歸納

從根本上講，專利權默示許可是在科技發展的背景下產生的。科技的發展使得專利權的許可使用方式多樣化、復雜化，導致某些使用方式在訂立許可合同時不能被當事人所預測，這些沒有被預測的使用方式是否有可能歸入默示許可的范圍，就成為專利許可實踐中無法回避的問題。通過對實踐中專利默示許可情形的歸納，可以為專利權默示許可的認定提供可靠的實踐素材。關于專利權默示許可產生的具體原因，Gregory M.Luck認為：“默示許可產生于：設備被設計出來以便實施專利方法，或者專利方法的實施由專利權人轉移給被訴侵權人的情形。”②楊崇森教授也對專利默示許可情形進行了歸納：“最常見之例子，為當任何人，自專利權人或被授權之制造商購買專利品時，可認為有默示使用該專利品之授權。亦即自被授權之制造商或出賣人購買專利品之人，獲得默示授權使用該物品于其通常目的。另一默示授權之情形，是當專利權人將未專利之物品或零件售與顧客時，明知該物品會被用在他專利權所包含之制法或機械上，此際除非買賣契約含有禁止此種使用之條款，否則買受人可取得默示授權。尤其當所售之物品，除了用于專利之結合物外，別無其他實際用途時，會默示有此授權。又有專利之機械買受人取得默示授權，從事使機械能運用所必要之正常修理；惟此授權不包含重建機械之權，否則會侵害專利權。”③袁真富教授將專利默示許可的類型歸納為以下幾種：1.基于技術標準而產生的專利默示許可。2.基于技術推廣而產生的專利默示許可。3.基于產品的銷售行為而產生的專利默示許可。4.基于產品的修理而產生的專利默示許可。5.基于先前使用而產生的專利默示許可。6.基于原有協議而產生的專利默示許可。7.基于違約行為而產生的專利默示許可。8.基于平行進口而產生的專利默示許可④。上述對默示許可情形的概括對于判定默示許可的成立具有重要意義。

二、專利權默示許可認定的標準：對行為和沉默的考量

（一）基于行為推斷的專利權默示許可的認定標準

關于默示許可的認定標準，德雷特勒教授認為，用以判斷默示許可的標準就是理性人標準。根據理性人標準，德雷特勒教授進一步指出：“默示許可是依據各種情況而得出的，包括當事人的行為、可適用的書面協議或信件中的條款或內容、當事人的合理期待、公正與平等的指示以及知識產權制度賴以建立的各種政策。”⑤袁真富教授認為：“存在專利權人默示形式的行為，是專利默示許可適用的形式條件或者前提條件。專利權人的默示行為讓被控侵權人產生了被允許使用其專利的合理信賴，這是專利默示許可適用的實質條件。”⑥關于認定的構成要件，有學者認為包括：“1.專利權人通過其語言或行為使他人認為其許可使用。2.使用人基于信賴確實實施了使用行為。”⑦筆者借鑒上述認定標準，將認定基于行為推斷的專利權默示許可的應然標準概括如下。

1.從專利權人的特定行為入手對專利權默示許可進行推定

通過專利權人的特定行為對其許可加以推定是進行專利權默示許可判斷的首要問題，專利權人雖然沒有明確表達許可的意思，但其積極的、主動的行為如果足以表明其允許相對人使用其專利權，則完成了對專利權默示許可進行認定的第一步。對專利權人特定行為的判斷，究其實質，是對專利權人意思表示的認定和解釋。專利權人通過行為完成了特殊形態的意思表示，該意思表示是否表達了專利權人同意許可的意思？對這一點的判斷，主要是通過對行為所表現出的客觀事實的考察來認定的，因為此時專利權人的內心真意無法通過其明示的表示加以認定，也就是說，對專利權人通過行為所進行的意思表示進行判斷，依靠的是“表示主義”的解釋方法。從專利權人的某些行為中可以推斷出專利權人具有許可的意圖。如果專利權人銷售的零部件只能用于制造其專利產品，而專利權人在銷售該零部件時沒有明確加以限制，就可以推定專利權人默示許可零部件的購買者利用該零部件進行專利產品的制造和組裝。倘若專利權人曾經允許過他人使用其專利，甚至積極主動地推薦他人使用其專利，該使用人就可能獲得默示許可。美國聯邦巡回法庭確立了兩種測試方法來判斷將非專利設備用于實施發明專利是否構成默示許可：（1）根據銷售的環境因素是否能夠輕易推知存在著授權；（2）對非專利設備是否具有非侵權用途的評估⑧。聯邦巡回法庭已經表明意愿將盡可能抓住任何潛在的非侵權用途的證據，以便否定默示許可的請求，在Bandag，Inc.v.Al Bolster’s Tire Stores 案中認為非侵權用途包括：（1）在“其余部分”的使用；（2）將裝置回售給專利權人或其他人；（3）將設備進行改造以使其明顯地具有非侵權用途；（4）限制裝置的使用，直到專利到期⑨。

將專利技術納入技術標準已經成為必然，專利技術進入標準有兩種方式：一是專利的被動加入，即標準制定機構無法避開大量的專利權，無法制定出不包含專利的標準，因此，標準制定機構就必須考慮將哪些專利技術確定為必要專利技術，并與專利權人就專利許可等問題進行協商；二是專利的主動加入，即專利權人為了追求利益最大化，主動推動其專利標準化，以達到強迫使用標準的人支付專利許可費的目的⑩。專利權人往往會在標準制定之初不披露其專利，或者不作出是否許可的表示，而是在標準推廣和實施之后再提起侵權訴訟，這種標準化中的專利挾持問題對標準的制定者和實施者都會帶來損害。隨著標準化與專利的發展，標準化組織大都會規定其成員有披露標準中的知識產權的義務，否則將視為專利權人默示許可標準的實施者對其專利進行使用。進行這種默示許可的推定，可以較好地避免專利權人拒絕向行業內的競爭者授予許可的情形，有利于維護正常競爭秩序。從標準化中專利實施默示許可制度的安排可以看出，通過行為人的行為進行推定，是一個多種考量因素共同作用的過程，誠實信用、行業慣例以及宏觀政策都發揮了作用，這一推定過程所追求的最終結果就是利益的平衡和交易公平的實現。

2.被控侵權人的合理信賴

信賴保護原則是默示許可的理論基礎之一，如果相對人能夠從專利權人的行為中獲得合理信賴，就不應該允許專利權人自食其言。盡管被控侵權人沒有經過明確的授權，但是，如果其有足夠的理由相信專利權人允許其對專利進行使用，就有可能在專利權人和被控侵權人之間成立默示許可。對被控侵權人的信賴的考察，是立足于意思表示的受讓人而進行的，通過對意思表示受讓人所處的交易情境、按照理性人的標準對其內心確信的正當性進行判斷。在當事人之間進行默示許可的認定，既要從專利權人的特定行為入手進行推定，也要從被控侵權人對意思表示的實際受領情況進行判斷，唯有如此，才不至于有失周全。對被控侵權人信賴的判斷，其核心問題是判斷這種信賴是否具有合理性。對信賴合理性的判斷同樣要考慮多種因素，交易習慣、誠實信用等因素都在考慮之列。如果專利權人銷售的零部件只能用于制造其專利產品，而專利權人在銷售該零部件時沒有明確加以限制，零部件的購買者就可以有足夠理由信賴其可以利用該零部件對專利產品進行制造和組裝。如果專利權人曾經允許過他人對其專利進行使用，甚至積極主動地推薦他人使用其專利，該使用人就可以對繼續合法使用該專利產生信賴。標準化組織所制定的技術標準通常是鼓勵推廣甚至強制推廣的準則和依據，所以，標準實施者可以合理地信賴專利權人不會拒絕其使用標準中的技術?。標準實施者的信賴將是其獲得默示許可的重要依據。

（二）基于沉默的專利權默示許可的認定

1.權利懈怠規則的啟示

《最高人民法院關于貫徹執行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見》第六十六條規定：“一方當事人向對方當事人提出民事權利的要求，對方未用語言或者文字明確表示意見，但其行為表明已接受的，可以認定為默示。不作為的默示只有在法律有規定或者當事人雙方有約定的情況下，才可以視為意思表示。”“不作為的默示”究竟在何種情況下視為意思表示？實際上，這里涉及權利人懈怠行使其權利是否能夠導致使用人以此作為侵權的抗辯，并由此推出權利默示許可的問題。目前，我國法律還缺乏這方面的規定，而美國在司法實踐中確定的“權利懈怠”抗辯規則能為我們合理解決不作為默示的法律效果問題提供有益的啟示。

關于權利懈怠規則，Aukerman 法院確認專利案件要適用兩個要件：一是要求被控侵權者證明專利權人拖延提起訴訟是不合理并且是不可寬恕的。該遲延期間從專利權人知道或者應當知道被控侵權者活動的時間開始，至專利權人提起訴訟為止，但是，此期間不能始于專利權授予之前。具體的期間因個案而異。二是要求被控侵權者證明遲延主張權利而生的重大損害。該損害包括兩個方面：經濟的和證據的。經濟上的損害是指被告在遲延期間經濟地位的不利改變，例如，如果專利權人沒有拖延主張其專利的話，被控侵權者曾有機會轉換使用非侵權產品。證據方面的損害則更為直接，遲延極大地束縛了被告提出完整且公平抗辯的能力，例如，關鍵的記錄或文件、重要的證人或單純的證人記憶的遺失。當然，這些不能獲取的證據必須足以嚴重影響訴訟及其結果。需要指出的是，對于侵權訴訟而言，懈怠并不是完全的抗辯，它只是對以往行為的金錢賠償責任的免除，無法免除被告將來可能收到的禁止令的約束。如果原告在自己的權利上睡覺，并且如果因為原告的遲延而由被告承擔損害賠償責任將會給被告帶來損害，那么，法律基于公平考量將使被告免于承擔該責任。但是，禁止令救濟與懈怠導致的法律后果不同，原告在其權利上睡覺并不表示其完全放棄了自己的權利。他的不作為創設的似乎是一種推定的可撤銷許可，這種許可是暫時性的，在原告醒來并主張其權利時可以將該許可撤銷。也就是說，懈怠的抗辯只能阻止金錢損害賠償救濟，而不能阻止禁止令救濟。

在此，需要將權利懈怠規則與禁止反悔抗辯這兩種相似制度做一番比較。禁止反悔抗辯可以適用于涉及專利權、著作權、商標權等知識產權的案件之中。但是，與懈怠不同的是，禁止反悔這種抗辯方式并不立足于考察遲延行為，而是立足于原告所做出的誤導性行為或者陳述，以及被告對這種行為或陳述的信賴，盡管遲延行為可以成為禁止反悔的構成要件之一，但其本身還不足以構成禁止反悔的抗辯，還需要更多的其他要件來支持。禁止反悔抗辯與懈怠抗辯還有一點區別，即懈怠只是一種對損害賠償的限制，是不完全的抗辯，而禁止反悔則是一種完全的抗辯?。Aukerman 法院闡明了禁止反悔的三項測試要素：第一，專利權人必須曾誤導被告合理相信專利權人無意圖向被告主張其專利權。在大多數情況下，這意味著被控侵權人對專利有著特定的認知。被控侵權人合理地相信專利權人對于被控侵權人的行為已經知悉很長一段時間。第二，要求被告證明其信賴專利權人引起的誤解行為，被告必須因為合理相信專利權人事實上不會主張專利侵權而采取了行動，如建造新的設備、促銷等行動，而這些行為是被告在面臨侵權訴訟的情況下不會做出的。第三，被告必須有重大的損害。該要件與懈怠的第二個要件相似，這種損害可能是經濟的，也可能是證據的?。

2.認定基于沉默的專利權默示許可的應然標準

關于認定基于專利權人沉默（不作為）產生的默示許可的構成要件，有學者認為專利權人不作為產生的默示許可與專利懈怠的默示許可是相同的，應當包括以下兩個要件：第一，專利權人對其未授權的使用行為是明知的，如果專利權人并不知道未經授權的使用行為存在，則無論該行為持續多長時間，都不會發生由于懈怠而產生的默示許可，也就是說，如果專利權人不知道該使用行為的存在，也就不能稱其為“懈怠”。第二，權利懈怠行使已經超過法定訴訟時效期間。“懈怠”一定是超過了法律所給予的合理期間，這個合理期間即法定訴訟時效期間?。筆者借鑒上述觀點，將認定基于沉默的專利權默示許可的標準概括如下：

（1）專利權人明知存在著未授權使用的行為而保持沉默。沉默作為意思表示一直都受到嚴格的限制，《最高人民法院關于貫徹執行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見》第六十六條將沉默發生法律效力的情形界定為“法律有規定或者當事人雙方有約定”，從實踐的發展來看，沉默構成意思表示的情形不宜限定過嚴。在專利許可中，專利權人保持“沉默”的情形并不少見，而在表面“沉默”的背后往往隱藏著權利人對真實情況的明知以及當事人“守株待兔”的渴望。以專利的標準化為例，因為如果專利搭上了標準化的便車，就可以帶來龐大的市場份額和巨大的經濟收益，所以部分專利權人往往在標準制定時保持沉默，待標準實施時卻主張權利，提出侵權之訴，這種行為被稱為標準中的專利挾持。專利權人雖然沒有參與標準的制定，但是明知正在制定的標準中包含著自己的專利卻不進行權利披露?。這種“明知”前提下的“沉默”如果不賦予其一定的法律效果，顯然是對非善意行為的縱容，與誠實信用的原則是背道而馳的。

（2）被控侵權人信賴專利權人的沉默。專利權人在特定狀況下的沉默會使被控侵權人認為專利權人將放棄權利或者不會向自己主張侵權，這種合理信賴與被控侵權人對專利權人特定積極行為的信賴在認定上具有相似之處，都需要綜合考量特定的交易情形、交易慣例和誠實信用原則等。被控侵權人由于信賴專利權人的沉默而進行了使用等行為，被控侵權人的此種行為可能會帶來成本的投入和預期利益的期待，如果不能構成默示許可，將損害被控侵權人的利益，從這個角度看，權利懈怠規則和禁止反悔規則所強調的“損害”要件得到了體現，但在專利默示許可的認定方面，最有意義的關鍵之處在于認定許可是否存在，而是否因為許可而導致了損害并非許可認定的要點，因此，通常意義上的“損害”要件在專利默示許可認定方面并不具有重要意義。

（3）專利權人怠于行使權利的期間超過法定訴訟時效期間。對權利人懈怠行使權利的“默示”賦予“許可”的法律效果，不僅是為了保護被控侵權人的利益，也是為了維護社會經濟秩序。任由權利人懈怠權利行使并允許其隨時主張損害賠償，將導致專利權的濫用，專利侵權中的“放水養魚”現象即為例證。“放水養魚”這種權利懈怠行為之所以會構成權利濫用，是因為這種怠于行使權利的狀態持續較長時間，往往導致專利的使用人認為自己的行為沒有侵權或者已經得到專利權人的默許，于是他有可能基于這種信賴而擴大投資和生產經營規模，如果后來遭遇專利權人訴訟，就會蒙受巨大的經濟損失，這種有違誠實信用的行為對社會經濟秩序也是有危害的。筆者認為，權利人怠于行使權利的期間應當與訴訟時效期間相協調。在法定訴訟期間內，權利人提出了損害賠償的訴訟請求，其可以就實際發生的損害獲得賠償。法定的訴訟時效期間應當被視為對權利人的最長“寬恕”期限：在此期限內權利人不行使其權利不能視為“懈怠”；如果權利人超過訴訟時效期間仍然怠于行使其權利，懈怠行使權利，則其可以主張的損害賠償金額就應當受到限制。當然，權利人停止侵害的請求適用訴訟時效期間的規定。《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第二十三條規定：“侵犯專利權的訴訟時效為二年，自專利權人或者利害關系人知道或者應當知道侵權行為之日起計算，權利人超過二年起訴的，如果侵權行為在起訴時仍在繼續，在該項專利權有效期內，人民法院應當判決被告停止侵權行為，侵權損害賠償數額應當自權利人向人民法院起訴之日起向前推算二年計算。”該司法解釋關于權利人超過訴訟時效期間起訴要求損害賠償的限制，體現了司法機關對權利人懈怠行為的否定評價，也體現出對當事人利益進行平衡的司法目的。

三、專利權默示許可認定的司法因素：實現利益平衡的保障

就專利權默示許可的認定而言，司法審判發揮著核心作用。專利默示許可通常是作為侵權抗辯理由，在專利權人提起侵權訴訟時，由被控侵權人提出的。因此，默示許可的舉證責任就要由被控侵權人承擔。專利默示許可只能在特定的情形下發生，如果有相反的限制性條件存在，從而導致他人不會產生信賴，專利默示許可就不再適用。專利默示許可的范圍也要受到特定條件的制約或限制。Gregory M.Luck 教授認為，一旦認定許可是默示的，法庭接下來就必須審視各種條件因素以決定許可的范圍。很明顯，默示許可的范圍必須根據個案的具體事實來判斷。默示許可的范圍通常被限定在經過許可進行買賣的部件的物理壽命之內。默示許可的范圍也時常作為處理“修理和更換”案件的決定性議題。默示許可受到合同一般原則的規制。默示許可不能超出保證合同有效的必要限度。默示許可是在交易中產生的，默示許可的范圍取決于當事人基于交易環境對默示許可范圍的合理期待。默示許可的范圍不受當事人單方意志的影響?。另外，是否存在默示許可與是否有償許可是兩個不同的問題，雖然默示許可能夠免除被控侵權人的侵權責任，但其金錢給付的義務卻不能當然地免除，法院如果認定了默示許可的存在，還需要進一步判斷被控侵權人是否應當支付專利使用費。通過對專利權默示許可認定的司法因素進行全面考察，并完善裁判規則，有助于更好地發揮專利權默示許可的利益平衡功能。

注釋：

①④⑥?袁真富：《基于侵權抗辯之專利默示許可探究》，《法學》2010年第12期。

②參見E.g.Met-Coil Systems Corp.v.Korners Unlimited,Inc.et.al, 803F.2d684(Fed.Cir.1986).Gregory M.Luck,The Implied License:an Evolving Defense to Patent Infringment,IPL Newsletter,1997，4。

③楊崇森：《專利法理論與應用》（修訂2 版），三民書局2008年版，第439頁。

⑤?[美]小杰伊·德雷特勒：《知識產權許可（上）》，王春燕等譯，清華大學出版社2003年版，第185、187頁。

⑦?徐紅菊：《專利許可法律問題研究》，法律出版社2007年版，第109、110頁。

⑧參見Gregory M.Luck,The Implied License:an Evolving Defense to Patent Infringment,IPL Newsletter,1997，4。

⑨參見Gregory M.Luck,The Implied License:an Evolving Defense to Patent Infringment,IPL Newsletter,1997，28。

⑩張平：《技術標準中的專利權限制——兼評最高法院就實施標準中專利的行為是否構成侵權問題的函》，《電子知識產權》2009年第2期。

? 參見Rachel Clark Hughey,Implied License by Legal Estoppel,Albany Law Journal of Science & Technology,2003，56。

?黃文、龐榮、榮卓波：《基于云計算平臺的新型電子取證研究》，《中國刑事法雜志》2013年第10期。

? 參見Gregory M.Luck,The Implied License:An Evolving Defense to Patent Infringment,IPL Newsletter,1997，30。