專利侵權訴訟中現有技術的認定

尹曉丹

(蘇州大學 王健法學院，江蘇 蘇州 215006)

一、現有技術抗辯的由來及其內容

(一)現有技術抗辯制度的由來

現有技術抗辯是指專利侵權訴訟中的被告針對原告的專利侵權指控而采取的通過舉證證明其實施的技術或者設計屬于現有技術,以對抗原告的指控，從而維護自己合法權益的措施。[1]現有技術抗辯制度始于德國。19世紀末，德國專利法規定了宣告專利無效的五年除斥期間。根據該規定，自授權專利公告之日起五年內，任何人不得宣告該專利無效。由于除斥期間的規定極有可能會導致對瑕疵專利的不當保護，于是設置了現有技術抗辯制度作為對專利權的限制。1941年，除斥期間的規定被廢除，但是考慮到法院在侵權訴訟中無權直接宣告涉案專利無效，而等同原則的適用可能會導致專利權保護范圍的不當擴大，因此德國仍然保留了現有技術抗辯以實現權利之間的平衡。

我國的現有技術抗辯制度是向國外學習借鑒的結果，并且經歷了從抵觸到接受的變化過程。在2008年之前，我國并沒有現有技術抗辯的相關制度，同時在專利侵權訴訟中，法院也無權直接宣告涉案專利權無效。*因此，在2008年之前，被控侵權人只能通過無效宣告程序來維護自身權益。但是，根據現行法律的規定，無效宣告程序往往要等待較長的時間，當事人不僅需要通過行政程序，還有可能面對法院的兩審。而涉案專利的保護期限本身比較短，且權利處于長期不確定當中，不利于產業的進一步發展。因此，為了“防止惡意利用已公知的現有技術申請專利，阻礙現有技術實施，幫助現有技術實施人及時從專利侵權糾紛中擺脫出來”，2008年《專利法修正案》首次以法律的形式引進了現有技術抗辯制度。*國務院在《專利法》第三次修改時的立法說明。被控侵權人無需向專利復審委員會提出復審申請，法院可直接判定被控侵權人不侵權。

(二)我國現有技術抗辯的具體規定

《專利法》第六十二條規定，“在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬于現有技術或者現有設計的，不構成侵犯專利權。”《專利法》第二十二條對“現有技術”的涵義作出了解釋。該條第五款規定，本法所稱“現有技術”，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。同時，該條還規定了授予專利權的發明和實用新型應當具備新穎性、創造性和實用性。新穎性和創造性均是相對于現有技術而言的。新穎性是指該發明或者實用新型不屬于現有技術，也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。創造性是指與現有技術相比，該發明或者實用新型具有突出的實質性特點和顯著的進步。《專利審查指南》對現有技術也作出了規定，認為現有技術包括在申請日(有優先權的，指優先權日)以前在國內外出版物上公開發表、在國內外公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術。因此，《專利法》所指“現有技術”是不具有新穎性和創造性的技術。

二、現有技術抗辯的實踐運用

為了便于法院在現有技術認定的問題上統一操作，最高人民法院在司法解釋中對現有技術的認定問題做了規定。《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《司法解釋》)第十四條規定：“被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征，與一項現有技術方案中的相應技術特征相同或者無實質性差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實施的技術屬于專利法第六十二條規定的現有技術。”由此可見，《司法解釋》作了限縮性的規定，只允許以一份現有技術方案作為對比文件。這一規定與專利審查過程中新穎性“單獨對比”與“實質上相同”的審查原則是一致的。*《專利審查指南》第二部分第三章。而與創造性審查時“將一份或者多份現有技術中的不同的技術內容組合在一起，對要求保護的發明進行評價”相區別。*《專利審查指南》第二部分第四章。因此，《司法解釋》規定的是新穎性的標準。

在北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司訴北京博隆盛工貿有限公司等侵犯發明專利權糾紛案中，被告向法院提供了五份在先公開的專利文獻以證明其所實施的技術屬于現有技術，法院在判決書中明確表示，“被告提交的在先專利文獻也并非一項完整的公知技術，其依據多份在先專利文獻提出公知技術抗辯的主張不能成立。”*北京市第一中級人民法院(2010)一中民初字第5578號民事判決書。湖南省高級人民法院關于立信建材實業有限公司與邱則有侵犯發明專利權糾紛上訴案的判決書中明確寫明：“現有技術抗辯必須只屬于一個技術方案或者設計的其他特征的組合，而不應該是兩個以上的技術方案。上訴人以兩個以上的在先專利抗辯的上訴理由依法不能成立，本院不予支持。”*湖南省高級人民法院(2011)湘高法民三終字第36號民事判決書。

也就是說，《專利法》所規定的現有技術是指喪失了新穎性和創造性的技術，涉及新穎性和創造性的判斷。而《司法解釋》以及司法實踐采用的是新穎性的標準。對于被控侵權人來說，新穎性標準比創造性標準更加嚴格。只有在被控侵權技術與一項現有技術方案中的相應技術特征相同或者無實質性差異的情況下，現有技術抗辯才能成立，而多項現有技術方案的組合不能成為其抗辯的依據。

三、對現有技術認定標準之評價

(一)價值選擇

現有技術抗辯涉及“專利權不可侵犯”和“現有技術不可壟斷”兩大價值之間的沖突。前者是專利權人提起訴訟的基礎，原告以被告的技術特征落入其有效的專利權為由提起訴訟，被告則以其實施的技術屬于現有技術為由進行抗辯，往往會出現置行政權認定的專利權效力于不顧的情形。現有技術抗辯制度的適用范圍擴大，則是對“現有技術不可壟斷”價值的肯定，但同時對專利權的穩定性造成沖擊。《專利法》規定了現有技術抗辯制度，強調“現有技術不可壟斷”，但是《司法解釋》作了限縮性規定，則加強了對專利權的保護。

(二)實踐效果

1．當事人未能從冗長的行政程序中解放出來

早在2001年，北京市高級人民法院認為，“用已有技術進行侵權抗辯時，該已有技術應當是一項在專利申請日前已有的、單獨的技術方案，或者該領域普通技術人員認為是已有技術的顯而易見的簡單組合成的技術方案。”*北京高級人民法院《專利侵權判定若干問題的意見(試行)》第101條。《司法解釋》作了更加嚴格的規定，主要是考慮到法官在專業技術知識上的局限性，以便于法院操作，實現行政權與司法權的明確劃分。但是，現有技術抗辯制度并沒有能夠將當事人從冗長的行政程序中解放出來，現有技術抗辯的預期效果沒有實現。主要原因在于，被控侵權技術來源于一項現有技術方案的情形并不常見，大多數被控侵權人只能通過行政程序以宣告專利無效。

例如，廣州白云山和記黃埔中藥有限公司與延安常泰藥業有限責任公司侵害發明專利權糾紛案中，原告廣州白云山和記黃埔中藥有限公司認為被告延安常泰藥業有限責任公司侵犯了其名稱為“治療口腔炎癥的中藥制劑及其制備方法”，專利號為200710151989.6的發明專利權。*北京市高級人民法院(2011)高民終字第3014號民事判決書。一審中，被控侵權人提出現有技術抗辯，并提供一份對比文件。法院通過將延安常泰藥業有限責任公司的被控侵權技術與對比文件進行對比，得出現有技術抗辯不能成立的結論，被控侵權人因此被判承擔侵權責任。二審中，被控侵權人向專利復審委員會提出無效宣告請求。專利復審委員會在進行了全面的審查之后，做出無效宣告請求審查決定，宣告該專利權全部無效，延安常泰藥業有限責任公司因此免于承擔侵權賠償責任。

類似的情形也發生在曹軍明與中山市歐曼科技照明有限公司侵害實用新型專利權糾紛案中。*廣東省高級人民法院(2013)粵高法民三終字第27號民事判決書。原告曹軍明擁有名稱為“一種LED貼片彩虹燈”，專利號為ZL201020165202.9的實用新型專利，并認為被告中山市歐曼科技照明有限公司侵犯了該專利權。一審庭審時，歐曼公司主張被訴侵權產品實施的技術為現有技術。為此，歐曼公司向原審法院提供了專利號為200320108035.4的實用新型專利說明書。一審法院認為被訴侵權產品與現有技術專利的技術方案既不相同，也不等同，歐曼公司主張被訴侵權產品實施的技術為現有技術理據不足。但是，專利復審委員會于2012年5月3日作出了無效宣告請求審查決定，宣告該實用新型專利權全部無效。二審法院根據此無效宣告請求審查決定認定，裁定駁回原告起訴。

從以上兩個案例不難看出，當事人通過現有技術抗辯并沒有得到救濟，最后不得不選擇無效宣告程序，現有技術抗辯制度的成功率并不高。

2.司法認定與行政認定的不統一，造成司法資源的浪費

為了確保權利能夠得到救濟，被控侵權人往往選擇同時向專利復審委員會宣告專利權無效以及提出現有技術抗辯。但是，由于現有技術抗辯成立的標準相比專利復審委員會無效宣告的標準更為嚴格，極易出現法院認定現有技術抗辯不成立，而復審委員會認定專利權無效的混亂情形，對司法效率、司法權威產生消極的影響。在佛山市鑫歐達家具有限公司與王亞清侵犯外觀設計專利權糾紛案中，被控侵權人鑫歐達家具有限公司提出現有設計抗辯，同時向專利復審委員會提出宣告專利權無效。由于現有設計抗辯只能采取一個對比文件，被控侵權人選擇的現有技術方案在一審和二審中均未能夠得到法院的認可。兩審法院均判令鑫歐達家具有限公司停止侵權，并賠償涉案專利權人的損失。隨后，被控侵權人鑫歐達家具有限公司根據專利復審委員會下發的無效宣告審查決定申請再審，再審法院認可了專利復審委員會的決定，撤銷原審判決。由此可以看出，由于標準上的差異，法院的認定極有可能出現與復審委員會的認定不一致的情形。在該案中，雖然被控侵權人的權利最終得到了救濟，但是會降低當事人對司法的信任，影響司法權威性。*廣東省高級人民法院(2011)粵高法審監民再字第59號民事判決書。

四、現有技術認定之標準選擇

(一)新穎性和創造性標準不適用于當前的司法現狀

采取新穎性和創造性標準的國家比較多，以美國和德國為典型。美國采取并行的設置模式，即專利侵權糾紛與專利確權糾紛合于一個法院審理，法院可以根據專利權侵權糾紛當事人的申請對專利權的有效性做出判斷。[2]專利授權以后，美國專利商標局對專利權的效力問題不再有權限過問，各州的聯邦法院均可在審理專利侵權糾紛的同時審理專利權的效力問題，并設立了專門的專利權上訴法院。因此，美國并不存在嚴格意義上的現有技術抗辯制度，主要是通過與現有技術抗辯制度相關的假想權利要求規則來實現對等同原則的限制。在等同侵權中，首先假想一個足以在字面上包含被控侵權技術的權利要求，然后判斷該假想的權利要求相對于現有技術是否具有進步性，并且該進步性足以使得美國商標專利局批準該假想的權利要求。[3]如果不授權，則等同侵權不能成立。由此可以看出，美國法院無論是對專利權的有效性進行判斷，還是采取假想權利要求規則時，都不可避免地涉及創造性的判斷。

德國采取的是單獨設置模式，其主要特點是專利確權糾紛的解決獨立于專利侵權糾紛的解決，在專利侵權糾紛解決的過程中不涉及有效性的問題，侵權案件審理法院無權直接認定專利權的有效性。在德國，侵權案件審理法院為州法院，而確權糾紛的審理法院為聯邦專利法院。若被控侵權人認為原告專利權無效，可通過兩種途徑主張。一是向聯邦專利法院提出無效宣告請求，此時，民事法院一般會中止訴訟，只有等聯邦專利法院有關無效宣告的生效判決出來以后，民事法院方可恢復訴訟。二是在侵權案件審理的過程中提出現有技術抗辯。對于現有技術抗辯成立的標準，德國最高法院認為既可以主張被控侵權技術與現有技術相同,也可以主張被控侵權技術與現有技術相比不具有創造性。[4]

創造性判斷與技術結合緊密，至今沒有統一的客觀標準。最高法院數據顯示，2009～2013年，全國地方法院審結的知識產權一審民事案件從30509件增長到88286件。若要求法院對于創造性加以認定，必然會加重法院的工作負擔。分散的審理可能導致法院標準的不統一，甚至有可能滋生地方保護主義，這對當事人是極不公平的。此外，若現有技術抗辯采取與無效宣告程序相同的標準，還必須要面對司法權與行政權的權限劃分問題。現有技術認定的結果牽涉涉案專利技術的效力問題，因為只有在被控侵權技術完全落入涉案專利權范圍的情況下，才有必要提出現有技術抗辯。若認定被控侵權技術屬于現有技術，涉案專利技術也必然屬于現有技術；若抗辯不成功，則涉案專利技術即具有新穎性和創造性。因此，在我國當前的司法體制之下，新穎性和創造性的標準不是最理想的選擇。

(二)在原有標準下，放寬對比文獻的數量限制

純粹的新穎性判斷不利于現有技術抗辯制度充分發揮其作用，而創造性判斷又不利于法院的操作，因此，需要尋找一種標準，既符合法院的審理水平，又能夠提高糾紛解決的效率。隨著信息傳播方式的日趨發達和科學技術的不斷進步，極少存在行為人直接采用與一份專利文獻所記載的技術相同或者實質等同的技術，往往都是將多個專利技術進行簡單的拼湊或變形，將對比文件限制為一個現有技術方案的規定導致現有技術抗辯的利用率較低。

最高人民法院副院長奚曉明在2010年全國法院知識產權審判工作座談會上指出，“人民法院要準確適用現有技術抗辯規則，在等同侵權和相同侵權中均可以適用該規則，且允許以一份對比文獻中記載的一項現有技術方案與公知常識的簡單組合主張現有技術抗辯。”這里所提到的“公知常識”，是指本領域普通技術人員知道或者應當知道的，并能夠在所屬技術領域實踐中熟練運用以解決具體的技術問題，或是相關技術領域的技術人員在解決具體技術問題時最容易想到并運用的技術手段。公知常識的判斷以相關技術領域的技術人員作為假設主體，涉及到技術性判斷。對法院來說，多個專利文獻的簡單組合相較于公知常識的判斷更加容易。故筆者認為，應當允許多個現有技術方案的簡單組合作為對比文件。

在進行對比的過程中，僅僅考慮相關技術是否存在的問題，只審查新穎性，不審查創造性。若被控侵權技術相對于A現有技術方案的部分技術特征與B現有技術方案的部分技術特征的組合不具有新穎性，即其技術特征在A和B的組合中有所體現，則被控侵權技術可以被認定為屬于現有技術。若被控侵權技術在A現有技術方案的部分技術特征與B現有技術方案的部分技術特征的組合中不能直接找到，但是其相對于A和B的組合完全沒有“突出的實質性特點和顯著的進步性”，則不能認定其屬于現有技術。

五、結論

現行的現有技術標準不利于將當事人從冗長的無效宣告程序中解放出來，并且會造成司法認定與行政認定的混亂以及司法資源的浪費，影響司法權威。參考其他國家和地區的模式，新穎性和創造性的標準不適應我國的司法現狀。比較可行的方法是，在現行《專利法》體制下，對《司法解釋》進行修改，允許多個現有技術方案的簡單組合作為現有技術抗辯的對比文件，只審查新穎性，不審查創造性。這種模式的優點在于，能夠擴大現有技術抗辯制度的適用范圍，繞開無效宣告的冗長程序，提高司法效率。建立專門的統一的知識產權法院已經被提上日程。知識產權專門法院成立之后，在現有技術認定方面，完全可以授予法院對創造性進行判斷的權利。

參考文獻：

[1]曹新明.現有技術抗辯研究[J].法商研究,2010(6).

[2]張鵬.現有技術抗辯制度本質論[J].科技與法律,2010(1).

[3]張鵬,崔國振.現有技術抗辯的對比方式和對比標準探析[J].知識產權,2009(19).

[4]翟文峰，張炳生.現有技術抗辯的對比標準[J].中國礦業大學學報(社會科學版)，2010(3).