專利創造性判斷中的相反技術啟示

石必勝 北京市高級人民法院知識產權庭法官

在專利授權確權審判實踐中，專利創造性判斷是最重要的問題之一。為了促進專利創造性判斷的客觀化，有必要在專利審查和專利審判實踐中明確一些應當普遍遵守的基本原則。專利創造性判斷的整體原則，毫無疑問是專利創造性判斷的最基本原則之一。整體原則認為，本專利和現有技術都必須從整體上來考慮，包括現有技術中存在的遠離本專利的相反技術啟示。下面結合筆者對相關案件的審理來討論相反技術啟示的作用及其具體認定。

一、技術啟示的作用

（一）《專利審查指南》的相關規定

技術啟示在專利創造性判斷中具有重要作用。1993年《審查指南》中并沒有規定顯而易見與技術啟示之間的關系。2001年《審查指南》開始規定了顯而易見與技術啟示之間的關系，2006年《審查指南》和2010年《專利審查指南》沿用了這種規定。《專利審查指南》規定，在確定最接近現有技術、區別特征和實際解決的技術問題之后，最后一步就是要判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。判斷過程中，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現有技術中是否給出將上述區別特征應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題（即發明實際解決的技術問題）的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術并獲得要求保護的發明。如果現有技術存在這種技術啟示，則發明是顯而易見的，不具有突出的實質性特點。

（二）技術啟示與創造性判斷客觀化

對技術啟示的考察能夠防止從事后眼光認定所有發明都顯而易見。事后眼光容易使人認為所有的發明都是顯而易見的。“好主意在公開后很容易被認為是顯而易見的，雖然在之前沒有被認識到。” 為防止純粹因為事后眼光而認為構成顯而易見的情形，使創造性判斷更加客觀化，各國一般都會設置在進行創造性判斷時遵循一定的步驟和規則，有無技術啟示的判斷也是預防事后諸葛亮的一個手段。歐洲專利局上訴委員會在T970/00案中明確表示，正確適用“問題——解決”方法可以避免任何事后眼光的分析，即受到本專利的事后眼光的影響從而在現有技術中得出超出本領域技術人員客觀上推導出來的內容。這也應當適用在判斷本專利對現有技術的技術貢獻時。在決定本專利相對于最接近現有技術的技術貢獻時，也需要有利于本領域技術人員客觀地、技術上可行的地、統一地進行比較的方法。

二、相反技術啟示的作用

（一）整體原則與相反技術啟示

專利創造性判斷的整體原則認為：專利創造性判斷的對象是權利要求所要求保護的技術方案，技術方案中的全部技術特征是一個有機結合的整體，應當在創造性判斷中作為一個整體來看待；同時，作為評價本專利是否具備創造性對比對象的現有技術的技術方案也應當作為一個整體來看待，不能將其中的技術特征與整個技術方案割裂開來。現有技術必須從整體上來考慮，包括應當考慮現有技術中存在的遠離本專利的相反技術啟示。如果現有技術中的技術啟示不是使本領域技術人員朝著本專利的方向前進，而是使本領域技術人員朝著與本專利相反的方向前進，即使本領域技術人員認為相關對比文件不能結合，或者使本領域技術人員認為不能采用本專利所采用的某項技術手段，則這樣的技術啟示是相反的技術啟示，不會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術并獲得要求保護的發明。如果現有技術中不存在相互結合的技術啟示，或者存在遠離本專利的相反技術啟示，則能夠從反面佐證本專利相對于現有技術是具備創造性的。

（二）美國和日本的相關規定

美國《專利審查指南》也有與相反技術啟示相關的規定，認為遠離本專利的相反技術啟示是判斷顯而易見性的重要考慮因素。在對比文件存在不能夠結合的相反技術啟示的情況下，如果本專利將對比文件結合起來了，則能夠佐證本專利是具備創造性的。在1983年的In re Grasselli案（713 F.2d 731（Fed. Cir. 1983））中，美國聯邦巡回上訴法院認為，包含鐵和堿金屬的催化劑的本專利從對比文件中并未得到技術啟示，因為一個對比文件記載互換銻和堿金屬具有相同的有益效果，另一個對比文件明確地記載可以向催化劑加入鐵，但排除了向催化劑加入銻。在這個案子里，法院實際上認為第二個對比文件給出了相反的技術啟示。在1966年的United States v. Adams案（383 U.S. 39（1966））中，美國最高法院認為，在創造性判斷中，舊設備中公認的缺陷阻礙本領域技術人員作出新發明的事實在本案中應當予以考慮，該事實可能會從反面證明新發明的創造性。

日本的《專利審查指南》也有類似的規定。《專利審查指南》第二部分第二章第2.8節規定，如果對比文獻中的描述排除了容易作出本專利的推斷，則這個對比文件并不能作為證明本發明不具備創造性的對比文件。然而，盡管對比文獻的描述初步看起來排除了容易作出本專利的推斷，但如果從其他方面來看仍然可以得出這種推斷，例如技術領域相近或者功能、運行原理或操作過程相同等等，該對比文獻也可以作為認定本專利不具備創造性的對比文件使用。

三、典型案例

（一）案情及爭議焦點

在我國專利授權確權行政審判實踐中，法院在有的案件中也以現有技術中存在相反技術啟示為由否定現有技術之間能夠結合以破壞本專利的創造性。在（2012）高行終字第1203號“一種正長鏈二元酸的生產方法”的發明專利權無效行政糾紛案中，本專利權利要求1為：“1、一種正長鏈二元酸的生產方法，包括以下步驟：一、以C9～C18的烷烴或脂肪酸為底物，通過生物法轉化為相應的正長鏈二元酸；二、對反應液進行預處理，以除去其中的菌體及殘留烷烴或脂肪酸，得到二元酸清液，然后進行酸化結晶，酸化結晶液再經板框壓濾得到二元酸粗品，所述預處理包括將發酵液加堿調節pH至8-12，加熱至60-100℃，然后利用膜過濾法去除發酵液中的菌體及殘留的烷烴或脂肪酸，……”

2011年1月27日，專利復審委員會作出第16170號無效宣告請求審查決定，認為：本專利權利要求1的技術方案與證據1相比，存在四項區別特征，其中區別技術特征（3）為：在加堿加熱破乳之后的預處理中，本專利權利要求1采用了膜過濾法，而證據1采用了壓濾過濾法或離心法。專利復審委員會認為，對于區別技術特征（3），本領域技術人員根據公知常識可以想到用膜過濾進行結晶前預處理。證據18記載了包括超濾、微濾在內的膜分離技術目前已有大規模的工業應用，普遍用于化工等領域，超濾和微濾相當于過濾技術，用以分離含溶解的溶質或懸浮微粒的液體，超濾UF截留組分10-200埃大分子溶質；反證8也記載了超濾（UF）和微濾（MF）的篩分特性，并提示了微濾廣泛用于菌體的分離和濃縮。由此可見，本領域技術人員結合上述公知常識能夠顯而易見地想到使用膜過濾法去除發酵液中的菌，進行結晶前預處理，故區別技術特征（3）不能為所要求保護的技術方案帶來突出的實質性特點和顯著的進步。專利復審委員會宣告本專利權全部無效。

專利權人不服第16170號決定提起行政訴訟。北京市第一中級人民法院判決維持第16170號決定。專利權人不服向北京市高級人民法院提起上訴。本案二審程序中的爭議焦點之一為，區別技術特征（3）是否使得本專利的技術方案在整體上非顯而易見。

（二）相反技術啟示的認定

本發明中的膜過濾法是用以將分子量小的烷烴和分子量大的菌體截留，使分子量居中的二元酸透過膜過濾，而證據1和證據14中的壓濾過濾法或離心法以及公知常識中的膜過濾法僅能將發酵液中分子量大的菌體與烷烴和二元酸分離，并不能將烷烴和二元酸分離開來。證據18和反證8公開的膜過濾法有其適用范圍，分子量小于500或103的小分子量物質被不能被膜截留。而在本專利中，二元酸分子量最大314（DC18），烷烴分子量最大254，按證據18和反證8記載的技術信息，二元酸和烷烴都不能被膜截留，膜過濾并不能將二者分離開來。

本案所有證據記載的技術信息表明，采用膜過濾法并不能直接將烷烴和二元酸分離，而本專利卻實際上采用膜過濾法將將烷烴和二元酸分離開來，因此，本領域技術人員從現有技術和公知常識中得到的是不能采用膜過濾的技術啟示，是遠離本專利的相反技術啟示。專利復審委員會認為定現有技術存在采用膜過濾分享烷烴和二元酸的技術啟示，證據不足。北京市高級人民法院依法撤銷了一審判決和第16179號決定。

四、小結

專利創造性判斷的整體原則認為，現有技術也必須從整體上來看待，其中存在的遠離本專利的相反技術啟示也應當予以考慮。如果現有技術中的技術啟示使本領域技術人員朝著與本專利相反的方向前進，則這樣的技術啟示是相反的技術啟示，不會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術并獲得要求保護的發明。相反的技術啟示能夠從反面佐證本專利相對于現有技術是非顯而易見的。