“日本標(biāo)準(zhǔn)專利第一案”焦點(diǎn)問題簡析

“日本標(biāo)準(zhǔn)專利第一案”，源起于三星公司在日本持有的第4642898號專利權(quán)，其名稱為“使用移動通信系統(tǒng)中預(yù)設(shè)的長指示器來接收發(fā)包數(shù)據(jù)的方法和裝置”。民間標(biāo)準(zhǔn)制定組織3GPP制定了通信標(biāo)準(zhǔn)UMTS，三星公司的上述專利被策定為標(biāo)準(zhǔn)必要專利。按照歐洲電氣通信標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)（ETSI）的IPR政策規(guī)定，三星公司向ETSI做出了FRAND（Fair公平、Reasonable 合理and Non-discriminatory非歧視）承諾。蘋果公司生產(chǎn)、銷售的iPhone 3G、iPhone 4、iPad Wi-Fi+3G、iPad 2 Wi-Fi+3G四款產(chǎn)品均使用了上述通信標(biāo)準(zhǔn)UMTS。

2011年9月16日，蘋果公司向東京地方裁判所提起了對三星公司的“債務(wù)不存在的消極確認(rèn)之訴”。即，請求法院確認(rèn)三星公司不具有以蘋果公司生產(chǎn)、銷售的四款產(chǎn)品使用本案專利技術(shù)為由，向蘋果公司要求損害賠償?shù)臋?quán)利。一審經(jīng)審理認(rèn)定：本案所涉及的由蘋果公司生產(chǎn)、銷售的iPhone 3G 、iPhone 4、iPad Wi-Fi+3G、iPad 2 Wi-Fi+3G四款產(chǎn)品中的iPhone 4、iPad 2 Wi-Fi+3G兩款產(chǎn)品使用了本案中的專利技術(shù)；三星公司一直沒有向蘋果公司提供將本件專利許可給其它公司的許可費(fèi)率信息，使蘋果公司無法判斷三星公司許可給蘋果公司的費(fèi)率是否符合FRAND承諾；三星公司的行為違反日本民法中“誠實(shí)守信原則”的規(guī)定，其基于本件專利權(quán)的請求損害賠償行為屬于權(quán)利濫用。因此判定原告蘋果公司勝訴。三星公司對一審判決不服，向日本知識產(chǎn)權(quán)高等裁判所提起了上訴。

該上訴案由大合議庭直接審理并由知識產(chǎn)權(quán)高等裁判所現(xiàn)任所長飯村敏明大法官主審。日本雖然不是判例法國家，但某種程度上，大合議案件往往可以作為日本司法界對某一法律問題的審判趨勢的風(fēng)向標(biāo)。日本知識產(chǎn)權(quán)高等裁判所自2005年設(shè)立以來，大合議審理的案件總數(shù)不超過十件，三星公司與蘋果公司的標(biāo)準(zhǔn)專利案為最新的一件。此外，飯村敏明大法官將于今年7月正式退休，該案很可能會成為他的收關(guān)之作。因此，無論從該案件自身存在多處與標(biāo)準(zhǔn)專利相關(guān)的新問題來看，亦或從該案作為日本知識產(chǎn)權(quán)高等法院的又一件大合議案件來看，還是日本各界乃至世界各國的關(guān)注度來看，該案都堪稱為“日本標(biāo)準(zhǔn)專利第一案”。

2014年5月16日，日本知識產(chǎn)權(quán)高等裁判所作出判決，對一審判決的部分法律問題進(jìn)行了改判，具體為：蘋果公司的iPhone 4、iPad 2 Wi-Fi+3G兩款產(chǎn)品侵害三星公司的專利權(quán)，三星公司具有向蘋果公司請求損害賠償?shù)臋?quán)利，但是僅能在符合FRAND承諾的許可費(fèi)的限度內(nèi)請求賠償；判定蘋果公司賠償三星公司995萬日元；三星公司基于其專利權(quán)請求蘋果公司停止侵權(quán)的行為屬于權(quán)利濫用。

爭議點(diǎn)之所在

該案一審及上訴審理過程中，主要存在如下爭議焦點(diǎn)：1、三星公司對ETSI作出FRAND承諾，是否意味著蘋果公司與三星公司之間的專利權(quán)許可合同成立；2、三星公司基于本案專利權(quán)請求停止侵權(quán)是否屬于權(quán)利濫用；3、損害賠償額的確定。

首先，關(guān)于上述爭議焦點(diǎn)1涉及的在標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人作出FRAND承諾的情況下，標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人與標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者之間的法律關(guān)系問題。

本案一審中，原告蘋果公司主張，被告三星公司根據(jù)ETSI的IPR政策要求向ETSI作出了FRAND承諾，該FRAND承諾可視為三星公司對本件專利權(quán)發(fā)出的許可合同的要約，蘋果公司使用該標(biāo)準(zhǔn)專利的行為即是對要約的默示承諾，蘋果公司與三星公司之間就締結(jié)了許可該專利的專利許可合同。因此，三星公司就不能再向蘋果公司主張停止使用本案專利。而三星公司認(rèn)為，三星公司確實(shí)向ETSI作出了FRAND承諾，但并沒有包括作為合同要約所應(yīng)該包含的價格、許可期間和地域范圍等重要信息，也沒有確定當(dāng)事人應(yīng)該承擔(dān)的具體義務(wù)。向ETSI作出FRAND承諾并不屬于發(fā)出許可合同的要約行為。同時該合同也不滿足合同成立的書面形式。因此三星公司與蘋果公司之間不存在基于本案專利的專利許可合同關(guān)系。

對于該問題，一審法院認(rèn)定，專利權(quán)人（三星公司）向標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)（ETSI）作出FRAND承諾，其性質(zhì)屬于專利權(quán)人與標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)締結(jié)的效力及于第三人的合同，因此，作為第三人的蘋果公司只要作出受益的意思表示，則三星公司與蘋果公司之間的專利權(quán)許可合同關(guān)系即成立。而二審中飯村敏明大法官則認(rèn)為，三星公司向ETSI作出FRAND承諾，其性質(zhì)并不屬于三星公司發(fā)出專利許可合同的要約行為。僅根據(jù)三星公司作出FRAND承諾，不能直接認(rèn)定蘋果公司與三星公司之間的許可合同關(guān)系成立。因此三星公司對蘋果公司可以行使請求損害賠償?shù)臋?quán)利。

其次，關(guān)于三星公司基于本案專利權(quán)請求蘋果公司停止侵權(quán)的行為是否屬于權(quán)利濫用這一法律問題，飯村敏明大法官認(rèn)為：根據(jù)ETSI的IPR政策4.1項(xiàng)的規(guī)定，標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人需及時公開其標(biāo)準(zhǔn)必要專利技術(shù)，同時根據(jù)ETSI的IPR政策6.1項(xiàng)的規(guī)定，標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人需作出FRAND承諾。因此，在本案中，專利權(quán)人三星公司既然已經(jīng)作出FRAND承諾，那么如果容許三星公司無限制地行使請求停止侵權(quán)，則有損于制造和販賣使用了UMTS標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的人對于ETSI的IPR政策的信賴。其理由在于，首先，如果某項(xiàng)專利可以被策定為UMTS標(biāo)準(zhǔn)的一部分，則意味著該專利技術(shù)會被全世界多數(shù)的企業(yè)大范圍地使用，而如果沒有加入該標(biāo)準(zhǔn)，則不能收取如此大規(guī)模的專利使用費(fèi)。另外，既然標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人已經(jīng)作出FRAND承諾，就意味著在能夠得到符合FRAND條件的對價的情況下，該專利權(quán)人準(zhǔn)備基于FRAND條件做出不可撤銷的專利許可。專利權(quán)人不能期待通過請求停止侵權(quán)來維持其專利技術(shù)的獨(dú)占狀態(tài)。綜述，三星公司既然已經(jīng)做出了FRAND承諾，只要蘋果公司可以舉證證明自己具有接受符合FRAND條件的許可費(fèi)率的意思表示，則基于本案專利權(quán)請求停止侵權(quán)屬于日本民法第1條第三款規(guī)定的權(quán)利濫用行為。

第三，就損害賠償額這一問題，飯村大法官認(rèn)為，基于自己的專利權(quán)在符合FRAND條件的范圍內(nèi)請求損害賠償，這一權(quán)利不應(yīng)該被限制。符合FRAND條件的損害賠償額度的具體方法為，首先計(jì)算UMTS標(biāo)準(zhǔn)對于蘋果公司iPhone 4、iPad 2 Wi-Fi+3G兩款產(chǎn)品的貢獻(xiàn)度，然后，計(jì)算三星公司的專利技術(shù)對于UMTS標(biāo)準(zhǔn)的貢獻(xiàn)度。在計(jì)算三星公司的專利技術(shù)對于UMTS標(biāo)準(zhǔn)的貢獻(xiàn)度時，要考慮許可費(fèi)率堆疊的問題。通過這樣的方法，知識產(chǎn)權(quán)高等法院計(jì)算得出蘋果公司應(yīng)該賠償三星公司約995萬日元。

小結(jié)

在IT產(chǎn)業(yè)中，特別是通信產(chǎn)業(yè)，一件產(chǎn)品往往凝聚大量專利，這是累積式創(chuàng)新的表現(xiàn)之一。然而，這種累積式創(chuàng)新也帶來了反公地悲劇（Anti-Commons）問題。標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)寄希望于通過活用FRAND以盡可能防范反公地悲劇的發(fā)生。本案中，上述爭論焦點(diǎn)1正是活用FRAND承諾而引發(fā)的法律效力問題，厘清該法律效力問題是我們繼續(xù)討論標(biāo)準(zhǔn)專利相關(guān)問題的前提和基礎(chǔ)。

近兩年，與標(biāo)準(zhǔn)專利相關(guān)的司法案件在全世界范圍內(nèi)頻繁出現(xiàn)，但標(biāo)準(zhǔn)專利相關(guān)問題的解決路徑依然處于探索階段。值得我們深思的問題是：如果FRAND承諾的效力僅及于標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)的參與者，而不及于沒有參與到標(biāo)準(zhǔn)制定活動中的第三人，那么寄希望于FRAND承諾來解決標(biāo)準(zhǔn)專利相關(guān)的一切問題是否顯得有些不可行？問題的出現(xiàn)與解決都需要時間，一切制度在運(yùn)行之初都會有些運(yùn)作上的偏差，只要不斷地加以糾正，該制度的效率運(yùn)作指日可待。