功能性技術方案的創造性判斷

功能性技術方案，是指權利要求中的全部技術手段或者部分技術手段的集合以實現某項特定技術功能為目的。實現特定技術功能的技術手段有可能體現為功能限定特征，也有可能不體現。功能性技術方案既可能體現為產品權利要求，也可能體現為方法權利要求。在很多情況下，某項技術功能的實現就能夠解決技術問題，但有些情況下，某項技術功能的實現只是解決技術問題的一個步驟。在專利授權確權審判實踐中，有很多案件的爭議焦點涉及到功能性技術方案的創造性判斷。

一、典型案例中存在的問題

“運行通信系統的方法”發明專利權無效行政糾紛案件在北京市高級人民法院的案號為（2013）高行終字第1264號，其簡要案情為：2005年10月14日，諾基亞西門子公司向國家知識產權局提出為名稱為“運行通信系統的方法”發明專利申請（簡稱本申請）。2009年12月18日，國家知識產權局以本申請不符合《專利法》第二十二條第三款的規定為由駁回了本申請。諾基亞西門子公司向專利復審委員會提出復審請求。2012年2月23日，專利復審委員會作出第40668號復審請求審查決定，維持了國家知識產權局的駁回決定。諾基亞西門子公司不服第40668號決定提起行政訴訟。一審法院認為，對本領域技術人員來說，在對比文件1的基礎之上結合對比文件2公開的技術內容以得到本申請權利要求1請求保護的技術方案是顯而易見的，本申請權利要求1限定的技術方案不具備創造性。在此基礎上，本申請權利要求2-8也不具備創造性。一審法院判決維持第40668號決定。諾基亞西門子公司不服提起上訴，主張本申請權利要求1所限定的技術方案相對于對比文件1和2的結合具備創造性。

本申請權利要求書為：“1.用于運行包括網絡（15）和至少一個終端的通信系統的方法，該方法包括：在終端（10）上接收電路交換呼叫的尋呼（14），而所述終端從事于分組交換呼叫；其中所述網絡評估是否有足夠資源用于建立電路交換呼叫以與分組交換呼叫同時運行；其中如果沒有足夠資源用于同時運行呼叫，則從所述終端向所述網絡提供一個用戶偏愛接收電路交換呼叫或維持分組交換呼叫的指示；以及其中根據所指示的偏愛在所述網絡和所述終端之間繼續通信。”本申請權利要求1請求保護的技術方案與對比文件1公開的技術內容相比，區別技術特征是：本申請權利要求1中，無線資源若不滿足同時建立呼叫，則由所述終端選擇一種呼叫方式；對比文件1中，在無線資源充足時，直接同時建立兩種呼叫。基于所述區別技術特征，本申請權利要求1的實際所要解決的技術問題是，在無線資源不充足時，如何提高終端選擇連接方式的靈活性。需要強調的是，本申請權利要求1并沒有具體描述在無線資源不滿足同時建立呼叫時如何通過所述終端選擇一種呼叫方式，只是描述了該方法具有這樣一種功能。換言之，本申請權利要求1相對于現有技術而言，實質區別是功能性的，而非實現該功能的具體技術手段。在該案中，除了按照專利創造性判斷的一般步驟進行分析外，是否還可能結合功能性技術方案的特點提出更有針對性的判斷規則呢？

二、功能性技術方案創造性判斷的理論基礎

在對功能性技術方案進行創造性判斷時，首先應當強調專利創造性判斷的綜合原則。所謂專利創造性判斷的綜合原則是指，在判斷發明和實用新型是否具備創造性時，不僅要考慮技術解決方案本身，而且要考慮要解決的技術問題和所產生的技術效果，將其作為一個整體來看待。專利創造性判斷的綜合原則被規定在2001年、2006年《審查指南》及2010年《專利審查指南》第二部分第四章第3.1節中，并在司法實踐中得到了法院的認可。按照專利創造性判斷綜合原則，發明創造的技術問題、技術方案或者技術效果中只要有一項是非顯而易見，技術方案整體上也可能是非顯而易見的。在有的情況下，解決本領域技術人員不容易認識到的技術問題，或者實現本領域技術人員不容易想到的功能，也可能使技術方案整體上具備創造性。

在對功能性技術方案進行創造性判斷時，還應當強調技術貢獻視角。要求專利具備創造性，實質上是要求專利具有技術貢獻。專利保護的技術方案不僅僅要是新的，不同于現有技術，還要求在技術上有進步。判斷專利是否具備創造性，從某個角度來看，就是要判斷發明人是否對技術進步作出了貢獻。如果沒有技術貢獻，或者技術貢獻的程度太低，則不宜授予發明人排他性的專利權，這樣才能確保專利權人與社會公眾之間的利益平衡。從技術貢獻的角度來解讀專利制度，不僅僅存在于理論中，也明確表現在立法中。2002年，歐盟審議通過了《計算機實施發明的專利保護指令》，確立了計算機程序專利保護的立場。根據該指令第4條的規定，計算機程序要獲得專利保護就必須具有創造性，而具有創造性的條件之一是計算機程序必須作出了技術貢獻。從技術貢獻的角度來看，發明人在功能性技術方案中體現的技術貢獻既可能是技術功能的發現，也可能是實現功能的具體技術手段的發明或改進。對技術方案的理解，不僅僅局限于權利要求書文字表述本身，還要在深入理解其發明構思的基礎上分析發明人是否作出了技術貢獻。對本領域技術人員而言，如果在技術上實現功能性技術方案的功能是顯而易見的，表明發明人提出該功能并沒有對技術進步作出實質性的貢獻，因此不能獲得專利權。只有在實現該功能需求面臨技術難題，發明人解決了實現該功能的技術難題的情況下，或者發明人提出了不容易想到的功能需求的情況下，才對技術進步作出了實質性的貢獻，才有可能因此獲得專利權。

三、功能性技術方案創造性判斷的具體情形

在對功能性技術方案，即以描述如何實現某些功能為主要內容的技術方案的創造性進行判斷時，要區分相對于現有技術而言，該技術方案的主要區別是功能本身還是實現功能的技術手段。如果功能本身是顯而易見的，區別主要在于實現該功能的技術手段，分以下兩種情況：第一，如果實現該功能的技術手段相對于現有技術是非顯而易見的，則該技術方案整體上也是非顯而易見的，具備創造性；第二，如果實現該功能的技術手段相對于現有技術是顯而易見的，則技術方案整體上也是顯而易見的，不具備創造性。如果主要區別并不在于實現功能的技術手段而在于功能本身，技術方案整體上是否顯而易見，分以下三種情況：第一，功能本身是該技術領域中已經存在的功能，則技術方案整體上是顯而易見的；第二，功能本身雖然不是該技術領域中已經存在的，但卻是該技術領域相關的產業或商業發展的必然趨勢或需求，則技術方案在整體上也應當被認為是顯而易見的；第三，功能本身并非該技術領域已經存在的，也不是產業或商業發展的必然趨勢或需求，是本領域技術人員和相關消費者不容易想到的功能，則技術方案整體上是非顯而易見的。

四、典型案例的應用分析

在“運行通信系統的方法”發明專利權無效行政糾紛案件中，二審法院根據功能性技術方案的特點按照前面的思路對本申請權利要求1的創造性進行了分析。二審法院認為，本申請權利要求1并沒有具體描述在無線資源不滿足同時建立呼叫時如何通過所述終端選擇一種呼叫方式，只是描述了該方法具有這樣一種功能。如果該功能本身相對于本領域技術人員是顯而易見的，或者是該技術領域的產業或商業發展趨勢導致的，則技術方案在整體上是顯而易見的。在通信領域，在無線資源不滿足同時建立呼叫時，通過終端選擇一種呼叫方式，是用戶的自然需求，該功能的提出和實現是產業或商業發展的必然趨勢。諾基亞西門子公司在本申請權利要求1中對顯而易見的功能需求進行限定，而且并沒有對實現該功能的技術手段進行具體限定，沒有作出實質性的技術貢獻，本申請權利要求1不具備創造性。第40668號決定和一審判決認定本申請權利要求1不具備創造性，結論正確。在此基礎上，第40668號決定和一審判決對本申請其他權利要求的創造性的認定結論正確。諾基亞西門子公司的相關上訴主張，二審法院不予支持。

五、小結

本文的分析表明，某些特定類型的發明創造應更有針對性的創造性判斷規則。就功能性技術方案的創造性判斷而言，首先要分析主要區別是功能本身還是實現功能的技術手段。如果功能本身是容易想到的，實現功能的技術手段也是容易想到的，則技術方案整體上是顯而易見的；如果功能是不容易想到的，雖然實現功能的技術手段是容易想到的，則技術方案在整體上也可能是非顯而易見的。在司法實踐中，要將專利創造性判斷的基本原則與具體案情結合起來具體分析。

如果功能本身是容易想到的，實現功能的技術手段也是容易想到的，則技術方案整體上是顯而易見的；如果功能是不容易想到的，雖然實現功能的技術手段是容易想到的，則技術方案在整體上也可能是非顯而易見的。