預料不到的技術效果與專利創造性評判（上）

在鐵素體系不銹鋼專利無效宣告案中，針對專利復審委員會作出的第18653號無效宣告審查決定，北京市高級人民法院在高行終字第1754號行政判決書中，基于爭議專利實施例C1的最大侵蝕深度比對比例C16的效果提高了44%，認為其專利取得了預料不到的技術效果 ，從而推翻了專利復審委員會和北京市第一中級人民法院的觀點。在此之前，北京市第一中級人民法院判決認為，實施例Cl與比較例C14-C16相比多種元素的含量均存在差異，并不足以證明僅是由于Mn和Ti含量的區別使之具備了較好的耐間隙腐蝕性，即沒有證據證明這種預料不到的技術效果是由區別技術特征所致，因而不能認可其創造性 。

兩級法院針對此專利的創造性判斷的結論完全相左，且判決書中對創造性評判中技術效果的認定和針對“預料不到的技術效果”的判斷采用的標準也不一致，而上述判決思路又均與專利復審委員會所作的第18653號決定存在分歧。在專利審查以及專利訴訟實踐中，發明產生的技術效果與其創造性判斷有著千絲萬縷的聯系，如果不厘清二者的關系，則不能客觀公正地評價發明作出的智慧貢獻。本文擬從鐵素體系不銹鋼案出發，結合國內外專利實踐，從預料不到的技術效果與創造性之間的關系角度入手，探討如何客觀地評價發明的創造性。

一、案情簡介

第200780016464.X號發明專利涉及一種耐腐蝕性優良的鐵素體系不銹鋼，其中爭議的權利要求7限定了各組分的含量；附件4作為最接近的現有技術，公開了一種高溫強度優異的鐵素體系不銹鋼。二者元素組成相同，并且，復審委和兩審法院均認定區別技術特征在于：權利要求7中Mn、Ti的含量范圍落入附件4公開的上述元素的含量范圍內。在上述區別技術特征的認定基礎上，復審委與上述一審、二審法院有關創造性評判的主要觀點如下：

復審委認為，本領域公知Mn和Ti在鐵素體不銹鋼中的作用，且附件4同樣公開了本領域技術人員可以根據需要調節Mn和Ti的用量，但不能超過其下限值和上限值；此外，附件4中多個實施例中Mn和Ti含量落入本專利權利要求范圍內。因此，本領域技術人員在附件4的基礎上容易根據實際性能需要、價格因素等綜合考慮選用Mn、Ti的含量，即權利要求中限定的Mn、Ti的含量范圍對于本領域技術人員來講也是常規選擇，其技術效果是可以預料的，本專利中也沒有證明該小范圍的選擇產生了預料不到的技術效果。因此，基于所確定的區別技術特征及其實際解決的技術問題，本專利權利要求7相對于附件4不具備創造性 。

針對專利權人爭辯的本專利的比較例C16能夠證明因Cr含量的不同導致本專利耐間隙腐蝕性優異的觀點，復審委認為，比較例C14、C15、C16的產品最大侵蝕深度均在800μm以上，耐間隙腐蝕性差，其中C14和C15中Cr含量分別為14.86%和15.22%，同時在本專利和附件4所述的范圍之內，故該實驗數據不足以證明C16產品的性能結果是僅由Cr含量的不同所致，且Cr含量范圍并不是權利要求7與附件4之間的區別特征，因此，本專利相對于附件4沒有取得預料不到的技術效果 。

一審法院認為，發明具備創造性的重要考慮因素在于其是否具有預料不到的技術效果，而其預料不到的技術效果也是確認其“實際要解決的技術問題”的關鍵所在。因此，需要考慮本專利說明書中是否有證據表明，該區別的存在使得權利要求7具有了預料不到的技術效果，使不銹鋼具有耐間隙腐蝕性的效果，方能以此確定其“實際要解決的技術問題”是改善耐間隙腐蝕性。如果專利權人無證據證明這種預料不到的技術效果是該區別所致，那么本領域技術人員在附件4的基礎上為了獲得“高溫下具有優異強度”這一效果，在附件4的范圍內進行選擇同樣可以得到與權利要求7完全相同的鐵素體系不銹鋼 。

本專利說明書中只有編號為Cl的鋼涵蓋在權利要求7的范圍內，但其與比較例C14-C16相比，由于多種元素的含量均存在差異，并不足以證明僅是由于Mn和Ti含量的區別使之具備了較好的耐間隙腐蝕性，故本領域技術人員為了獲得“高溫下具有優異強度”這一效果，在附件4的范圍內進行選擇以得到與權利要求7完全相同的鐵素體系不銹鋼是顯而易見的，因此，權利要求7相對于附件4不具備創造性 。

二審法院認為，涉及到化學混合物或組合物的創造性判斷中，當本領域技術人員難以預測技術方案中組分及其含量的變化所帶來的效果時，不能機械地適用“三步法”，應當根據技術方案是否取得預料不到的技術效果作為判斷是否具備創造性的方法。

本案權利要求7屬于附件4的技術方案的選擇發明，該選擇所帶來的預料不到的技術效果是考慮的主要因素。根據本專利說明書的記載，權利要求7的發明目的在于合成一種具有耐間隙腐蝕性鐵素體系不銹鋼，從本專利說明書記載的實驗數據可知，本專利實施例中C1的最大侵蝕深度為516μm，而對比例C16的最大侵蝕深度為925μm。對比例C16屬于落入附件4中而未落入權利要求7中的具體技術方案。從效果上看，本專利實施例的最大侵蝕深度比對比例C16的效果提高了44%，可以認為本專利權利要求7取得了預料不到的技術效果，具備創造性 。

二、三種不同的創造性評價方式

在評價發明的創造性時，上述三個審級的評判過程呈現了有趣的三種不同方式，使得審查實務中有關創造性判斷的不少爭點被集中反映出來。筆者將三個審級的創造性評判方式具體對比如下：

復審委遵循“三步法”進行判斷，認為附件4中給出了進一步選擇Ti和Mn的含量范圍的技術啟示，且對本領域技術人員來講是常規選擇，其技術效果也是本領域技術人員可以預料的，亦不認可本專利通過對該小范圍的選擇產生了預料不到的技術效果，但沒有對發明實際解決的技術問題進行正面分析和認定，相應地也沒有正面認定本專利相對于附件4產生的是何種技術效果以及回應專利權人所強調的提高耐間隙腐蝕性的效果和有關二者發明目的不同的爭辯。

一審法院認為，具有預料不到的技術效果是發明具備創造性的重要考慮因素，預料不到的技術效果也是確認發明實際要解決的技術問題的關鍵，且預料不到的技術效果應當是區別技術特征所致；相應地，用于證明預料不到的技術效果的對比試驗的設計也應當與區別特征之間存在因果關系。代表本專利的C1與代表現有技術的比較例C14-C16因多種元素含量均存在差異，不能證明區別技術特征Mn和Ti含量的不同帶來了耐腐蝕性的改善，不能證明發明實際解決了改善耐腐蝕性的技術問題，因而本領域技術人員在附件4范圍內進行選擇是顯而易見的。

二審法院主張以“預料不到的技術效果”的判斷作為一項獨立的創造性評判方法來替代“三步法”，即，認為只要發明具有預料不到的技術效果就應當認可其創造性。在認定預料不到的技術效果的過程中，僅將落入本專利范圍內的C1與落入附件4范圍的C16的效果數值進行對比，由C1比C16耐腐蝕效果數值提高了44%，而直接得出本專利取得了預料不到的技術效果的結論；其間，沒有考查所比較的C1和C16方案之間的差別是否體現爭議專利和附件4的區別特征之間的關系，忽略了區別特征與預料不到的技術效果之間的因果關系，且未對判斷預料不到的技術效果的考慮因素進行分析，似乎將數量上有差異等同于預料不到的技術效果，將發明作為整體實際產生的技術效果等同于基于區別特征產生的技術效果。

首先，因本案涉及的各審級以及雙方當事人對區別技術特征的認定均一致，故本文將有關區別技術特征認定的問題排除出本文探討范圍。然而，通過以上分析可以發現，三者在“三步法”的適用范圍和條件、預料不到的技術效果在創造性審查中的地位、如何認定預料不到的技術效果、對比實驗的審查等方面存在分歧。這些分歧的存在也常常導致在不同程序中審查標準的執行不一致，為了客觀公正地評價發明的創造性及其智慧貢獻，本文擬對上述焦點問題作一探討。

三、焦點評析

本案涉及創造性審查基準之爭，體現了不同審級之間有關“預料不到的技術效果”與創造性關系的不同觀點。復審委認為，創造性的審查過程中，主要是判斷要求保護的技術方案相對于現有技術是否顯而易見。一審法院認為，發明具備創造性的重要考慮因素在于其是否具有預料不到的技術效果，而其預料不到的技術效果也是確認其“實際要解決的技術問題”的關鍵所在。而二審法院認為，涉及到化學混合物或組合物的創造性判斷中，當本領域技術人員難以預測技術方案中組分及其含量的變化所帶來的效果時，不能機械地適用“三步法”，應當根據技術方案是否取得預料不到的技術效果作為判斷是否具備創造性的方法。其中，盡管二審法院措辭上采用的是“不能機械地適用‘三步法”這樣的表達方式，似乎可理解為，在判斷創造性時不應僅考慮適用“三步法”而不考慮其它判斷方法或者在適用“三步法”過程中不要機械教條，而非杜絕適用“三步法”；但由于判決同時又指出在上述情形下“應當”采用“預料不到的技術效果”的判斷方法，如此說來，其厚此薄彼之意則昭然若揭；可見，上述二審法院觀點是將“預料不到的技術效果”作為獨立的創造性判斷方法與“三步法”并列，并設立了“三步法”適用的禁區，這與實踐中將“預料不到的技術效果”作為“三步法”創造性判斷的輔助考量因素之一的普遍做法出現了分歧。

下文將在對本案的具體案情的研究基礎上，由“預料不到的技術效果”的概念、設立的本義以及指南的相關規定出發結合其他國家相關規定來詮釋“預料不到的技術效果”和“三步法”之間的關系以及應當如何在創造性評價中把握“預料不到的技術效果”。

1、“預料不到的技術效果”的概念

要厘清“預料不到的技術效果”與顯而易見性判斷（“三步法”）的關系，首先應當區分“技術效果”和“預料不到的技術效果”。創造性的判斷過程的第二步被稱作技術問題的構建，考慮發明的“技術效果”是該步驟確定發明實際解決技術問題的事實基礎。于是，“作為一個原則，發明的任何技術效果都可以作為重新確定技術問題的基礎” ，指南此處規定的“基礎”并非“預料不到的技術效果”；因此，對發明產生的技術效果的認定就成為創造性評判的一個不可缺失的環節，而對“預料不到的技術效果”的認定相對于創造性的判斷而言則顯然并非如此。

審查指南指出：發明取得了預料不到的技術效果，是指發明同現有技術相比，其技術效果產生了“質”的變化，具有新的性能；或者產生“量”的變化，超出人們預期的想象。這種“質”的或者“量”的變化，對所屬技術人員來說，事先無法預料或者推理出來 。從中可以看出，判斷“預料不到的技術效果”其實與適用“三步法”判斷顯而易見性一樣，均是在技術效果的事實基礎上作出的判斷；并且，判斷發明是否具備“預料不到的技術效果”的主體應當與創造性的判斷主體保持一致，應當是所屬領域技術人員；所謂“預料不到”是指技術效果本身的質變或量變相對于主體的判斷能力和現有技術給出的教導而言，因而同樣是需要以所屬領域技術人員視角根據現有技術以及本申請的技術效果做出的全面、客觀的評判。

2、審查指南中“預料不到的技術效果”規定的設立本義

在審查指南中，“三步法”是作為顯而易見的判斷方法提出，而顯而易見性對應于“突出的實質性特點”，由于在創造性審查中對“顯著的進步”要求被相對弱化，且發明在具備突出的實質性特點的前提下其顯著進步的存在似乎不言而喻，所以在具備非顯而易見性的情況下，則滿足了創造性的要求，故“三步法”實質上是判斷創造性最重要的方法，作為審查指南中列舉的一般性判斷方法，具有普遍適用性。

“預料不到的技術效果”在審查指南中是作為“判斷發明創造性時需考慮的其他因素”之一提出的，審查指南指出，發明是否具備創造性通常應根據“三步法”的審查基準進行審查。但在出現這些“需要考慮的其他因素”時，審查員應當予以考慮，不應輕易做出發明不具備創造性的結論。審查指南 進一步談及對預料不到的技術效果予以考慮的出發點時指出，在創造性的判斷過程中，考慮發明的技術效果有利于正確評價創造性。如果通過“三步法”已經得出非顯而易見性的結論時，則不應強調發明是否具有預料不到的技術效果。 上述內容在審查指南中僅作為“審查創造性時應當注意的問題”被提出。從審查指南的上述表述可以看出，對于“預料不到的技術效果”的考察在創造性判斷中的地位低于“三步法”，是否產生預料不到的技術效果不是創造性判斷的一個完整的判斷基準，而僅是眾多需要考慮的要素之一，提出“預料不到的技術效果”的目的在于：提醒判斷者注意，防止在審查中遺漏對于有價值的技術效果的考慮導致輕易抹殺發明的技術貢獻。

在歐洲專利局審查指南中把此類需要考慮的情形統稱為“次要因素”（Secondary indicators）。歐洲專利局在判例法中指出所述次要因素僅僅是評價創造性的輔助考慮因素 ，只有在懷疑的情況下才是有重要意義的，也就是說當客觀評價現有技術的教導尚不能給出明確結論的情況下需要重點考慮。美國專利商標局審查程序手冊也將預料不到的效果稱作“輔助考慮因素”（secondary considerations），明確指出創造性判斷中這類輔助考慮因素的重要性依不同的案情而不同 ?？梢?，在不同國家的審查實踐中，預料不到的技術效果在創造性判斷中的地位是類似的。

將預料不到的技術效果作為次要因素提出的意義在于：一方面，在一定的情形下可以作為“三步法”下位的輔助考慮因素；另一方面，在非顯而易見性的初步判斷后，用作衡量發明所做出的技術貢獻與其獲得的保護范圍是否相稱的輔助考慮因素。

3、審查指南中有關“預料不到的技術效果”的規定的情形

審查指南中關于“預料不到的技術效果”的應用情形可以分為兩種：

第一種情形是將“預料不到的技術效果”作為一個要素出現在某些特定場合的創造性評判規則中，并使“預料不到的技術效果”的判斷結果直接作用于創造性審查結論的情形，例如：

①在進行選擇發明創造性的判斷時，選擇所帶來的預料不到的技術效果是考慮的主要因素。如果選擇使得發明取得了預料不到的技術效果，則該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，具備創造性。

②對于已知產品的用途發明，如果該新用途不能從產品本身的結構、組成、分子量、已知的物理化學性質以及該產品的現有用途顯而易見地得到或者預見出，而是利用了產品新發現的性質，并且產生了預料不到的技術效果，則認為這種已知產品的用途發明有創造性。

③如果轉用發明是在類似的或者相近的技術領域之間進行的，并且未產生預料不到的技術效果，則這種轉用發明不具備創造性。

④在判斷化合物的創造性時，結構上與已知化合物接近的化合物，必須要有預料不到的用途或者效果。

從上述規定不難看出，“預料不到的技術效果”的判斷如直接作用于創造性的評判結論，則需要將發明與最接近的現有技術之間進行的技術構思和技術方案的比較結果作為前提條件，由此也可以印證預料不到的技術效果并非創造性判斷要考察的單獨因素，或者說是獨立的完整的判斷基準的觀點。進而，應理解上述規定是“三步法”在一些特定情況下的應用，是顯而易見性的一般判斷規則的下位規則，因此，作為完整的下位的規則可以在創造性評判中直接適用的。

審查指南中“預料不到的技術效果”出現的第二種情形是在脫離上述前提被單獨提及的，即，沒有將其作為一個因素帶入到創造性評判的完整方法中，此種情形多作為提醒的方式出現。此時，應理解是從另一個角度審視顯而易見性的判斷結論以避免出現疏漏。形象地說，出于確保創造性評判的客觀性的目的，對于由“三步法”公式“計算”出的創作性判斷結果，必要時可以引入“預料不到的技術效果”進行驗算，提醒判斷者發明相對于現有技術產生的任何技術效果及其對所屬領域所帶來的價值均不應被遺漏；而在確定實際解決的技術問題環節，如果已經對所有技術效果予以全面準確考慮，則這種驗算顯然是非必要的，也就是說，在此情形下，無論有無針對“預料不到技術效果”的判斷所得出的創造性評判結論均應當是一致的，并不會出現矛盾。

如上所述，歐洲專利局在判例法中指出所述“次要因素”僅僅是評價創造性的輔助考慮因素 ，只有在懷疑的情況下才是有重要意義的，也就是說當客觀評價現有技術的教導尚不能給出明確結論的情況下需要重點考慮。此外，美國專商局引用其司法判決的觀點（“對于有待裁決的權利要求來說，超出預期的結果是與顯而易見性法律結論有關的證據因素 。”）在其指南中明確規定，“超出預期的結果是非顯而易見性的證據”。 由此可見，在借助于預料不到的技術效果來評價創造性時，應當將其恰當地融入“三步法”的判斷過程中，對“三步法”形成有利補充，而非將二者割裂。 （本文“下”部分請見本刊總第101期）