定牌加工商標侵權問題分析

秦榕

[摘 要]定牌加工企業自改革開放以來發展迅速，為我國的出口創匯等起到了不可估量的作用。但定牌加工中對商標使用是否構成侵權引發了業界許多的討論與爭議。在我國司法實踐中的處理也各不相同，本文旨在通過對定牌加工行為的認識，從貿易方式角度來討論。

[關鍵詞]定牌加工；出口；加工；商標侵權

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2015.34.172

1 問題的提出

定牌加工又稱作貼牌制造或委托加工，是指加工方根據合同約定，為定做方加工使用特定商標或品牌的商品并將該商品交付給定做方，定做方根據約定向加工方支付加工費的貿易方式。

定牌加工中商標侵權問題并非一個新問題，而是一個持續討論與關注的問題。長期以來，對于定牌加工商標侵權的討論都圍繞《商標法》展開，對于其中的侵權認定及法律適用產生分歧，各執己見，似乎又各有道理。其實，筆者認為，對于定牌加工商標侵權的認定，應當繞開僅僅圍繞《商標法》的框架，通過貿易方式角度加以闡釋，或許可以有所收獲，減少分歧。

2 貿易方式

既然談到貿易方式，首先需要明晰貿易方式的種類區別。對于出口貿易來說，有兩種基本方式：一般貿易和加工貿易。一般貿易即通常所說的貨物買賣，雙方簽訂合同，賣方交付貨物，買方支付貨款并收受貨物；貨物的風險及所有權的轉移按合同約定或法律規定處理；在這種情況下，除非合同有特別的約定，買方不會對賣方的貨物生產過程或來源進行干預。加工貿易在《中華人民共和國海關加工貿易貨物監管辦法》（以下簡稱監管辦法）中第三條是這樣定義的：“經營企業進口全部或者部分原輔材料、零部件、元器件、包裝物料，經過加工或裝配后，將制成品復出口的經營活動，包括來料加工和進料加工。”其中，《監管辦法》第四十二條分別給來料加工和進料加工下了定義：“來料加工，是指進口料件由境外企業提供，經營企業不需要付匯進口，按照境外企業的要求進行加工或裝配，只收取加工費，制成品由境外企業銷售的經營活動；進料加工，是指進口料件由經營企業付匯進口，制成品由經營企業外銷出口的經營活動。”從這些定義上看，本文所討論的定牌加工中的加工貿易就是其中涉及的來料加工。但是，對于這個問題的分析需要結合其他貿易方式來對比分析。

3 出口行為

從山東高院著名的“CROCODILE”鱷魚商標侵權案中看，鱷魚恤有限公司（以下簡稱鱷魚恤公司）在中國經核準注冊了“CROCODILE”商標，核定使用商品為襯衫、褲子等。青島瑞田服飾有限公司（以下簡稱瑞田公司）生產的男式防寒上衣在申報出口時被黃島海關扣留，上述商品在吊牌上、領標處印有“CROCODILE”字樣。鱷魚恤公司認為瑞田公司在上述商品上使用“CROCODILE”標識的行為侵害了其商標權，請求停止侵害及賠償損失。

而山東高院在二審后，撤銷了一審認定的侵權結論，認定該行為不構成商標侵權。其中有一個理由是：瑞田公司在被控侵權商品上所使用的標識是國外委托加工方提供，有境外商標權人的合法授權，所加工的商品全部銷往國外而不在中國境內銷售，上述標識在中國境內不具有識別商品來源的功能，中國國內的消費者不存在對該商品的來源發生混淆和誤認的可能。同時，定牌加工行為不會對商標權利人在國內的產品市場帶來任何實質性的損害，也不會對其享有的商標權利造成損害。因此，不構成侵權。

另外，北京市高級人民法院于2004年2月18日出臺《關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》（京高發〔2004〕48號），第13條明確規定，定牌加工是基于有權使用商標的人的明確委托，并且受委托定牌加工的商品不在中國境內銷售，不可能造成相關公眾的混淆、誤認，不應當認定構成侵權。

再有，國內學者也對此案有不同看法。早期主要認定其行為構成侵權，其理由：一是知識產權具有地域性，定做方在海外擁有的商標權不能對加工方在中國境內的知識產權侵權行為構成抗辯；二是《商標法》第57條的規定，對是否造成消費者混淆并非侵權行為構成要件之一。而現在越來越多的學者偏向于認定其不侵權，他們的主要依據：一是涉外定牌加工的商品不在我國境內銷售，不存在使相關公眾對商品來源產生混淆、誤認的可能；二是定牌加工行為不會對商標權利人在國內的產品市場帶來任何實質性的損害，也不會對其享有商標權利造成損害。

筆者認為，上述的理由是站不住腳的。從上述表述中可以發現，因為商品的銷售都在國外，沒有進入正常的國內市場流通領域，公眾對商標的認識不存在對比，當然不會造成混淆。但是，這并不意味著其不構成商標侵權。出口貿易包含一般貿易和加工貿易。商標使公眾混淆認定為商標侵權構成要件，就排除了產品的外銷行為。則只要產品外銷，無須區分一般貿易和加工貿易，均可認定不構成侵權。即商品出口構成了定牌加工商標使用行為不侵權的充分條件。從而，對于所有的出口行為，應當淡化其生產加工方式，均認定其商品上的商標使用行為不構成商標侵權。如此處理就會導致《中華人民共和國知識產權海關保護條例》中關于假冒商品等方面的內容沒有設立的必要，海關沒有必要對出口商品進行知識產權審查。顯然，這也是不合理的。

4 加工行為

從福建高院判決的“NEW BOSSCOLLECTION”商標侵權案看，法院認為，原告雨果博斯公司在訴訟中不能舉證其訟爭商標在意大利已申請注冊或者在先使用，故該服裝進出口公司在意大利有權使用訟爭的“NEW BOSSCOLLECTION”未注冊商標。被告喜樂制衣公司是受境外未注冊商標權人的委托定牌加工訟爭西服，由于該西服從未在國內進行銷售，因此，該定牌加工行為不會對上訴人及“NEW BOSSCOLLECTION”商標權利人在國內的產品市場帶來任何實質性的損害。同時，提出了一點理由：被上訴人喜樂制衣公司受意大利公司委托定牌加工，其與委托方意大利公司的關系實質為《合同法》中所指的加工承攬的合同關系，因此，被上訴人在其承攬的定牌加工西服上定貼“NEW BOSSCOLLECTION”商標的行為不應認定為商標法意義上的商標實際使用行為，因此，不構成侵權。

根據上述敘述，我們可以看出，認定定牌加工不構成商標侵權行為的另一個主要理由是認為定牌加工屬于中華人民共和國《合同法》所規定的加工承攬行為，其在定牌加工商品上定貼商標的行為，不屬于商標法意義上的商標使用行為。部分學者也持這個態度。

2006年2月13日出臺的《北京市高級人民法院關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》中認為，承攬加工帶有他人注冊商標的商品的，加工方應當對定做方是否享有注冊商標專用權進行審查。未盡到注意義務，加工侵權注冊商標專用權的商品的，加工方與定做方構成共同侵權，應當與定做方共同承擔損害賠償責任。加工方不知道是侵權注冊商標專用權的商品，并能夠提供定做方以及其商標權利證明的，不承擔賠償責任。

最高人民法院在2009年出臺的《關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》則提出“妥善處理當前外貿‘貼牌加工中多發的商標侵權糾紛，對于構成商標侵權的情形，應當結合加工方是否盡到必要的審查注意義務，合理確定侵權責任的承擔”。

浙江省人民法院對于定牌加工中的相同商標和近似商標做了區分，采取了不同的處理辦法。其認為未經許可使用與權利人注冊商標相同的商標的，構成侵犯注冊商標專用權。而如果是近似的商標，則不構成侵權注冊商標專用權。主要理由是以是否造成公眾混淆為判斷商標是否近似的要件，而非判斷是否構成商標侵權的直接要件。

筆者認為，這種認識難以成立。首先，需要對出口貿易中基于一般貿易和加工貿易形成的合同性質進行確定。一般貿易是指中國境內有進出口經營權的企業單邊進口或單邊出口的貿易，按一般貿易交易方式進出口的貨物即為一般貿易貨物。可以據此認為一般貿易所簽訂的合同為買賣或銷售合同。另外，根據《中華人民共和國海關對加工貿易貨物監管辦法》（海關總署令第113號）的規定，加工貿易，是指經營企業進口全部或者部分原輔材料、零部件、元器件、包裝物料，經加工或裝配后，將制成品復出口的經營活動，包括進料加工、來料加工、裝配業務和協作生產。可以認為，定做方與加工方為承攬合同關系。

根據認定定牌加工行為不構成商標侵權的理由，對商品的加工行為，并未構成商標法意義上的使用。我國新《商標法》第51條（原《商標法實施條例》第3條）規定：“商標法和本條例所稱商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中。”并且我國原《商標法》第4條規定：“自然人、法人或者其他組織對其生產、制造、加工、揀選或者經銷的商品，需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商品注冊商標。”可見，加工貼牌的行為本身屬于商標的申請以及使用的范圍，這點是肯定的。對商品的加工就屬于商品商標使用的具體方式，但是此種使用并未體現商標的識別來源的功能性，未實現權利人真實、規范使用商標，提升商標價值，維護商標利益，因此雖然是使用行為，但不是法律意義上的商標使用。但是，這樣的認識忽視了貼牌商標最終的目的。貼牌的目的并非僅為了實現商標的使用價值，而多數是為了出口謀取經濟利益。退一步講，如果假定前述的理由成立，可以得出商品的加工貿易不同于商品的一般貿易，非商標法意義上的使用行為，然而加工貿易不僅在出口貿易中適用，在國內貿易中也同樣存在加工行為。既然加工貿易在出口貿易中對商標的定貼不構成商標法意義上使用，即不侵權，那么國內貿易中的加工行為也應當認定不侵權。從而可以由此得出商品的加工行為，不論其出口與否，均不構成商標法意義上的使用，不構成侵權。這個結論顯然是錯誤的。故我們以定牌加工行為的商標貼牌行為不屬于商標法上的使用行為為由主張的抗辯不能成立。

5 問題認定與對策

我們再看一個案例：2006年11月2日，廣東省廣州市花都某公司向黃埔海關申報出口3598個音箱至南非。經查，該批貨物帶有“Pioneer”商標涉嫌侵犯日本先鋒公司的“Pioneer”商標專用權。

廣州這家公司是受美國某公司的委托生產的。當時美國公司將“Pioneer”牌子郵寄給該公司，并明確要求該公司將“Pioneer”標志使用于生產的音箱上。盡管當事人在接受委托時候向美方了解有關授權情況，但美方委托人一口咬定他們已經取得了“Pioneer”品牌的南非市場分銷商的許可，有權使用“Pioneer”牌子，并以此事涉及商業秘密為由拒絕提供美國委托人與南非市場分銷商、南非市場分銷商與權利人之間的授權許可使用協議。結果因侵犯了日本先鋒公司“Pioneer”的商標所有權，不得不接受了海關的行政處罰，60多萬美元的侵權產品被沒收，還受到了罰款。

5.1 定牌加工商標侵權行為的認定

通過上述一系列問題的釋明，如果承認了定貼商標的行為不侵權，豈不是默認了商標侵權的認定跨過了商標地域性的限制，可由域外的權利人對本國的行為是否構成侵權進行認定。同時，通過上述案例，我們可以明顯感覺到加工方承擔了過重的責任，顯失公平，但是也不能認為加工方完全沒有責任。但是通過對貿易方式的認識，認定定牌加工不構成商標侵權的兩大理由，即因為商品出口，而對國內無影響，對消費者無混淆、誤認可能以及因為定牌加工的貼牌行為不構成商標法意義上的使用行為，是有待商榷的。

綜上，筆者認為，對于定牌加工商標侵權問題的認識應當如下。首先，定牌加工的貼牌行為，確實造成了對商標的侵權，這點毋庸置疑。商標的地域性保護境內的注冊人根據中國商標法享有的專用權，在中國法律有效管轄的范圍之內有效并受法律保護。我國現行新《商標法》第61條第1款、第2款中規定，未經商標權人許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的行為和銷售侵權注冊商標專用權商品的行為屬于侵權行為。貼牌行為顯然符合此種情形，所以構成侵權。其次，對于侵權行為來說，其因為商品出口而對國內市場沒有造成直接的實質損害也是成立的。而正因為沒有造成損害，所以權利人不能要求損害賠償。再有，單從對權利人沒有損害不能打消權利人請求賠償的意念。對于加工方而言，其并沒有從定貼商標這一特定的行為中獲得經濟利益。因為定做方所支付給加工方的并非貨物對應的價款，而是工繳費，工繳費為企業以原材料或半成品委托其他企業加工制造而支付的加工費用。可以發現，加工方對于在商品上貼附商標的行為，并不會對其工繳費的多少產生影響，即工繳費的支付，只與加工方依照定做方要求完成的商品的質量程度有關，與商標的使用與否沒有任何關系或者說關系極其微小。而與此不同的是在一般貿易中，商標品牌對貨物的貨款影響甚大，構成品牌差異。發生此種差別的原因正是一般貿易中所支付的是貨物的貨款，而加工貿易中，加工方所獲得的是定做方支付的工繳費，其商標的使用對其經濟利益的影響大相徑庭。所以，工繳費中品牌商標的經濟貢獻度幾乎可以忽略，加工方并無實際基于商品貨款的經濟獲利。最后，結論就是加工方雖然構成侵權，但是因為權利人并無實際損失，加工方并無實際獲利，所以加工方不承擔賠償責任。當然，除非加工方的加工行為，構成了對權利人商品商譽的損害，那就要構成侵權。同樣，如果加工方的加工行為有第三方授權，那問題也需要另外分析。另外，筆者認為，有專家認為的定牌加工比照國際貨物買賣認定侵權的說法缺乏依據。《聯合國國際貨物買賣公約》（以下簡稱《公約》）對知識產權在權利瑕疵擔保方面規定，賣方所交付的貨物，必須是第三方不能根據工業產權或其他知識產權主張任何權利或要求的貨物，但以賣方在訂立合同時已知道或不可能不知道的權利或要求為限，而且這種權利或要求根據以下國家的法律規定是以工業產權或其他知識產權為基礎的：第一，如果雙方當事人訂立合同時預期貨物將在某一國境內轉售或做其他使用，則根據貨物將在其境內轉售或做其他使用的國家的法律；第二，在任何其他情況下，根據買方營業地所在國家的法律。本文認為，這種類比適用難以成立。首先，《公約》第四條明文規定，本公約只適用于銷售合同的訂立和賣方和買方因此種合同而產生的權利和義務；其次，《公約》針對的是商品的國際買賣貿易而非生產加工貿易。一個商品的賣方和加工方在知識產權侵權行為中有本質區別；再次，《公約》第42條規定了賣方對于其出售的貨物承擔權利擔保義務。加工方雖然應當承擔部分的注意義務，但該義務有限，并且也受制于定做方，對于加工方而言，這種注意比較困難；最后，《公約》的內容不屬于強制性規定，雙方當事人可以通過合同約定而不適用《公約》，如此也就沒有類比《公約》一說。

5.2 定牌加工商標侵權的處理

根據上述的論證，定牌加工中的商標使用，如果侵犯權利人的商標專用權，應當認定侵權。而因為加工方對商品只有加工的行為，并未實際占有，故商品所有權仍歸屬定做方，故侵權損害賠償責任應當由定做方承擔。而由于加工方的行為仍為侵權行為，只是不賠償損害而已，所以，加工方應當追加定做方為共同被告，而由于加工方不承擔經濟賠償，所以只需要停止加工行為來停止繼續侵權，而所有的損害賠償責任都由定做方承擔。由于加工方的工繳費相對于品牌商品出售的貨款是非常低的，加工方不應承擔過重的經濟賠償責任，如貨物毀損滅失的賠償損失可能是加工方所不能承受的，會導致加工企業的不斷解體消滅。另外，由于定做方疏忽或故意，而造成了商標使用侵權的潛在可能，即使加工方事前審查出了其加工產品可能存在商標侵權，迫于經濟或其他壓力，他們往往不會放棄該加工生產行為。所以，要加工方為委托方的侵權行為買單是有失公允，也是不利于我國加工企業的保護和發展的。

6 結 論

眾所周知，法律的一項基本功能為指引作用。中國是成文法國家，應當依靠明確的法律法規才能有效解決問題，使得法律問題清晰明了，充分發揮法律的指引功能。

本文認為對定牌加工商標侵權問題應當堅持以下既有的判定原則，并分析個案，妥善解決定牌加工問題，避免法律理解和使用上的混亂與偏差。第一，對于相同或相似商品上使用相同或相似商標的定牌加工行為，應當按照新商標法的規定直接認定侵權。第二，對于加工方的加工行為本身應當認定侵權但不承擔經濟賠償，而只需停止既有及以后侵害。除非加工方的加工行為造成權利人的商標商譽遭受損害。第三，對于定做方，應當承擔由于自己委托行為造成的商標侵權的損害賠償責任。以上是筆者對定牌加工商標侵權問題的認識與見解，相信有關問題會通過司法活動受到重視，并得以解決。

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