認定客觀技術問題是否考慮全部技術效果

在專利創造性判斷中和認定客觀技術問題的過程中，如果說明書記載了兩個以上的技術效果，在確定客觀技術問題時，按照其中一個技術效果確定的客觀技術問題認定訴爭技術方案沒有創造性，是否還需要進一步依據說明書記載的其他技術效果確定的客觀技術問題來判斷訴爭技術方案的創造性呢？如果不需要，則訴爭技術方案不會再有機會被認定具備創造性;如果需要，則訴爭技術方案則還有機會被認定為具備創造性。為了統一相關案件的審查規則和裁判規則，有必要對這個問題進行研究。下面從以下幾個方面來分析這個問題：第一，司法實踐中是否考慮全部技術效果;第二，考慮全部技術效果是否符合創造性判斷綜合原則;第三，考慮全部技術效果是否符合專利法的立法目的;第四，如何具體處理多個技術效果之間的關系。

一、司法實踐中是否考慮全部技術效果

在筆者承辦的北京市高級人民法院（2012）高行終字第702號“用于直接和間接絲網印刷的貴金屬制劑和光澤制劑”的發明專利權無效行政糾紛案中，專利權人賀利氏公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴，其上訴理由之一是：本專利與附件1所解決的技術問題不同，本專利要解決的技術問題是抗老化及有彈性，包括運輸和存儲過程中的老化問題（簡稱物理老化）和焙燒過程中的老化（簡稱化學老化），而附件1不能解決化學老化的問題。專利復審委員會沒有考慮化學老化的技術問題。

北京市高級人民法院經審理后認為，第14530號決定并未清楚地說明本專利權利要求1相對于附件1、2能否結合，能否使本領域技術人員認為其相對于附件1、2的結合顯而易見，故其對本專利權利要求1的創造性判斷缺乏事實依據，應當予以糾正。北京市高級人民法院還指出：“專利復審委員會應當全面考慮本專利權利要求1所要解決的技術問題，本專利說明書記載本專利所要解決的技術問題包括了運輸和存儲過程中的老化問題和涂覆和焙燒過程中的老化問題，但第14530號決定并未對此予以考慮，亦屬事實認定不清。”在該案中，法院實際上認為，如果專利說明書中記載了本專利能夠取得有兩個以上的技術效果，則在創造性判斷時應當全面考慮說明書記載的全部技術效果。

二、考慮全部技術效果是否符合創造性判斷綜合原則

為什么在專利創造性判斷中要考慮說明書記載的全部技術效果呢？很重要的原因之一是，專利創造性判斷應當遵守綜合原則。專利創造性判斷的綜合原則是指，在評價訴爭技術方案是否具備創造性時，不僅要考慮訴爭技術方案的技術解決方案本身，而且要考慮訴爭技術方案要解決的技術問題和所產生的技術效果，將其作為一個整體來看待。（石必勝，《專利創造性判斷研究》，知識產權出版社2012年版）

按照專利創造性判斷的綜合原則，判斷訴爭技術方案的專利創造性，即分析在現有技術基礎上，相對于本領域技術人員而言，訴爭技術方案的技術問題、技術方案和技術效果結合起來作為一個整體是否顯而易見。在專利創造性判斷過程中，技術效果對確定客觀技術問題有重要影響，技術效果可以作為確定客觀技術問題的基礎。當相對于同樣的現有技術同時存在兩個以上的技術效果時，基于不同技術效果所確定客觀技術問題也可能不相同?？陀^技術問題不相同，在此基礎上在判斷相對于本領域技術人員是否顯而易見時，結論也可能不相同。換言之，從不同的技術效果出發，按照綜合原則來判斷專利創造性，專利創造性判斷的結論有可能不相同。

按照說明書記載的其中一個技術效果來確定客觀技術問題，進而進行創造性判斷，認為訴爭技術方案不具備創造性，但是，該判斷只是看到了訴爭技術方案的一個側面，該判斷并不全面和完整。如果換一個觀察的角度，即從另一個技術效果出發，按照專利創造性判斷的綜合原則，可以認定訴爭技術方案基于該技術效果而在整體上相對于現有技術是非顯而易見的，認定訴爭技術方案具備創造性，也是符合專利創造性判斷的綜合原則的要求的。

三、考慮全部技術效果是否符合專利法的立法目的

在專利創造性判斷中，考慮說明書中記載的全部技術效果，也是符合專利法的立法目的的。對于專利法的立法目的，在理論上有很多種說法。其中一種說法是，為了鼓勵發明創造，應當給在專利申請文件中公開其具有創造性技術貢獻的發明人授予專利權，此所謂“以保護換公開”。

如果在專利創造性判斷中，只考慮說明書記載的一個技術效果，對說明書記載的其他技術效果不予考慮。那么可以想象將會對發明人產生什么樣的激勵。如果這樣，發明人發現被訴技術方案取得了兩個以上的技術效果，但考慮到創造性判斷時只基于說明書記載的一個技術效果來認定客觀技術問題進而判斷創造性，那么發明人就沒有同時公開記載其他技術效果的積極性。但也許沒有記載的那個技術效果，正是相對于現有技術最具有技術貢獻的信息?？梢栽黾蛹夹g知識的總量，為其他發明創造的作出節省成本。如果在判斷創造性時，應當考慮全部技術效果，就會激勵發明人將其認為有用的技術效果都記載在說明書中。只要有一個方面能夠使得技術方案在綜合原則之下具備創造性，就實際上對技術進步作出了貢獻，并且公開了其貢獻。按照專利法的立法目的，訴爭技術方案具備創造性，應當在另一個技術效果基礎上給予技術方案專利權保護，這對發明人來說也并沒有獲得不正當的利益。

四、如何具體考慮全部技術效果

前面的分析表明，雖然在司法實踐中要考慮說明書記載的全部技術效果，但是，具體的操作過程中應當注意一些問題，否則就會導致錯誤的專利創造性判斷結論。結合上述案件的審理經驗，筆者認為在考慮全部技術效果時，需要認定清楚幾個事實問題：

第一，說明書記載的不同技術效果，本質上是否相同，是否確實能夠基于不同技術效果認定不同的客觀技術問題。在上述案件中，運輸和存儲過程中的物理老化問題與涂覆和焙燒過程中的化學老化問題否為相同的技術問題，對于本領域技術人員而言，物理老化的原因與化學老化的原因是否相同，是不是在解決了物理老化的同時必然將解決化學老化的問題，專利復審委員會沒有進行分析。二審法院也沒有對該問題進行實質性認定，要求專利復審委員會在重新審查過程中應當考慮這個問題。

第二，雖然說明書記載了多個技術效果，但應當考查本領域技術人員在說明書基礎上能不能肯定發明人確實取得了其聲稱的多個技術效果。如果在說明書基礎上不能認定其取得了其中的一部分技術效果，則該部分技術效果在創造性判斷中當然就不應當予以考慮了。例如，在前述案件中，雖然發明人在上訴時聲稱本專利同時解決了涂覆和焙燒過程中的老化問題，但如果根據說明書不能認為同時解決了化學老化的問題，則專利復審委員會在創造性判斷時不考慮該技術效果，也是沒有問題的。

第三，即使訴爭技術方案取得了其他技術效果，基于其他技術效果而認定客觀技術問題進而進行創造性判斷時，也必須要結合現有技術，根據正常的創造性判斷步驟進行判斷。并不應當認為，訴爭技術方案取得了其他技術效果，訴爭技術方案就必然具備創造性。在實踐中，按照說明書記載的另一個技術效果認定客觀技術問題并進行創造性判斷時，同樣有可能從現有技術中找到技術啟示，進而認定訴爭技術方案不具備創造性。例如在前述案件中，如果本專利確實解決了涂覆和焙燒過程中的化學老化問題，那么也需要進一步看從現有技術來看，將“聚氨基酸胺用于貴金屬配制品”來解決化學老化的問題在對比文件中是否存在技術啟示。因此，即使在其他技術效果基礎上判斷創造性，仍然需要結合對比文件進行具體分析。

五、小結

前面的分析表明，如果發明人公開了訴爭技術方案具有兩個以上的技術效果，雖然其中一個技術效果不以使訴爭技術方案整體上具有創造性，但在其他技術效果能夠使訴爭技術方案整體上具有創造性的情況下，可以認定發明人在其他技術效果基礎上的整體技術方案上作出了創造性技術貢獻，因此，訴爭技術方案應當給予專利權保護，應當認定具備創造性。這就意味著，在專利創造性判斷司法實踐中，如果發明人主張沒有考慮到的另一個技術效果基礎上認定的客觀技術問題可以使訴爭技術方案具備創造性，就應當對該種可能性予以考慮，否則，容易使實際上在某個技術效果基礎上作出了獨創性技術貢獻的發明創造得不到專利權保護。

（感謝北京市高級人民法院劉輝法官、陶鈞法官在共同審理相關案件過程中給予的幫助。感謝專利復審委員會的葛樹主任和李越處長在業務交流會上給予的啟發。）