粵皖“采蝶軒”之爭 七大問題有待厘清

李雪 China IP

廣東中山與安徽合肥均名為“采蝶軒”的兩家企業(yè)，在各自地域范圍內(nèi)經(jīng)營10余年后，中山“采蝶軒”于2012年9月對外宣稱，安徽“采蝶軒”在經(jīng)營活動中使用“采蝶軒”商標(biāo)的行為，構(gòu)成對其商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競爭。隨后，中山“采蝶軒”董事長梁某與總經(jīng)理盧某將安徽“采蝶軒”等3家公司訴至安徽省合肥市中級人民法院（下稱合肥中院），并要求3被告賠償其1500余萬元。

至今，該案已歷經(jīng)一審、二審及再審，仍未有定論。

前世今生

據(jù)了解，該案雙方當(dāng)事人主營業(yè)務(wù)均為糕點生產(chǎn)、銷售等。

原告總經(jīng)理盧某于1987年擔(dān)任剛成立的案外人中山市飲食總公司采蝶軒的法定代表人。該公司系全民所有制企業(yè)，主營飲食業(yè)、面包西餅，并于2003年被吊銷企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。

1998年7月，中山市飲食總公司采蝶軒分別在咖啡、蛋糕面粉、含淀粉食品油脂面團等商品與餐館、咖啡館等服務(wù)上，向國家工商行政管理局商標(biāo)局（下稱商標(biāo)局）申請第1328994號與第1344787號“采蝶軒CAIDIEXUAN及圖”商標(biāo)的注冊，并先后于1999年10月及12月被核準(zhǔn)注冊。2001年4月14日，這兩件商標(biāo)被轉(zhuǎn)讓給中山市石岐區(qū)宏基食品廠。

在中山市飲食總公司采蝶軒申請上述兩件商標(biāo)之前，案外人黑龍江鶴崗市弘達(dá)食品廠曾于1995年1月在面包、糕點等商品上申請過“采蝶軒”文字商標(biāo)，并于1996年11月獲準(zhǔn)注冊。此后，因連續(xù)三年不使用，該商標(biāo)于2004年5月17日被撤銷，后經(jīng)復(fù)審，該件商標(biāo)最終于2008年12月16日失效。

2002年8月7日，梁某成立中山市采蝶軒食品有限公司（下稱中山采蝶軒公司）。

2003年9月14日，盧某、梁某從中山市石岐區(qū)宏基食品廠受讓第1328994號與第1344787號“采蝶軒CAIDIEXUAN及圖”商標(biāo)。記者了解到，盧某、梁某目前在蛋糕、面包等商品和咖啡館、餐館等服務(wù)上已注冊“采蝶軒”圖文、“CAIDIEXUAN CATE”文字等數(shù)件商標(biāo)，并許可給中山采蝶軒公司使用。

安徽“采蝶軒”全稱為安徽采蝶軒蛋糕集團有限公司（下稱安徽采蝶軒公司），成立于2000年6月8日，成立時的企業(yè)名稱為合肥采蝶軒食品有限責(zé)任公司（下稱合肥采蝶軒公司），主營糕點生產(chǎn)、銷售等。

2002年5月15日，合肥采蝶軒公司向商標(biāo)局申請第3176274號“采蝶軒”商標(biāo)，并于2003年11月18日獲準(zhǔn)注冊，指定在廣告、推銷等服務(wù)上使用。

2005年，該案另外兩名被告安徽巴莉甜甜食品有限公司（下稱安徽巴莉甜甜公司）和合肥采蝶軒企業(yè)管理服務(wù)有限公司（下稱采蝶軒服務(wù)公司）先后成立。2006年5月，合肥采蝶軒公司將其第3176274號“采蝶軒”商標(biāo)轉(zhuǎn)讓至采蝶軒服務(wù)公司名下。

據(jù)中山采蝶軒公司官網(wǎng)顯示，其“采蝶軒”門店數(shù)量為14家，分布于廣東省的珠江三角洲區(qū)域。安徽采蝶軒公司的門店數(shù)量近200家，均分布在安徽省合肥市，占據(jù)合肥糕點市場的龍頭地位。2008年12月，安徽省工商行政管理局認(rèn)定采蝶軒服務(wù)公司使用在推銷服務(wù)上的第3176274號“采蝶軒”商標(biāo)為安徽省著名商標(biāo)。2010年，盧某、梁某的第3422492號“采蝶軒CAIDIEXUAN及圖”商標(biāo)被廣東省工商行政管理局認(rèn)定為廣東省著名商標(biāo)。

下附圖示：

糾紛焦點

該案一審階段，原告盧某、梁某主張稱，其擁有8件“采蝶軒”相關(guān)商標(biāo)，被核準(zhǔn)在面包、蛋糕、咖啡、茶、咖啡館、餐館等商品和服務(wù)上使用，其“采蝶軒”品牌系享譽全國的知名食品品牌，3被告作為與原告同業(yè)的食品生產(chǎn)、銷售商，明知原告“采蝶軒”商標(biāo)的存在，仍長期使用該商標(biāo)銷售其產(chǎn)品，主觀故意明顯，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭。

對此，安徽采蝶軒方面認(rèn)為，原告的主張沒有依據(jù)。首先，其早在1999年即在合肥市創(chuàng)立“采蝶軒蛋糕世界”，并持續(xù)使用“采蝶軒”商標(biāo)，至今已建立起極高知名度。而原告從未在合肥地區(qū)進(jìn)行任何商業(yè)行為以及投資，“采蝶軒”商標(biāo)在合肥的商譽系由其經(jīng)營所得。其次，其1999年開始生產(chǎn)經(jīng)營，并先于原告在面包、糕點商品上使用“采蝶軒”商標(biāo)。因此，其在經(jīng)營中使用“采蝶軒”商標(biāo)的行為不會造成消費者的混淆，也不可能構(gòu)成侵權(quán)。

據(jù)合肥中院判決稱，原告主張的8件商標(biāo)中，由于第1328994號與第1344787號商標(biāo)核定使用的商品或服務(wù)，與被告被訴侵權(quán)標(biāo)識使用的面包、蛋糕不構(gòu)成類似商品，因此這兩件商標(biāo)與該案無關(guān)。由于被告在原告主張的另外6件商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊日前，已使用“采蝶軒”字號從事經(jīng)營活動，“采蝶軒”標(biāo)識與被告經(jīng)營的蛋糕、面包等商品產(chǎn)生緊密聯(lián)系，并起到區(qū)分商品來源的作用，構(gòu)成將“采蝶軒”標(biāo)識作為未注冊商標(biāo)使用在先，其被訴使用行為并無主觀過錯。

此外，考慮到蛋糕、面包等烘焙食品的生產(chǎn)、銷售具有明顯的地域性，合肥中院認(rèn)為原告商標(biāo)主要在珠三角部分地區(qū)使用，并未延及合肥，而被告“采蝶軒”在合肥地區(qū)具有一定知名度和影響力，其使用“采蝶軒”的行為，不會造成消費者與原告商標(biāo)的混淆或誤認(rèn)。

基于上述認(rèn)定，盧某、梁某的訴訟請求被一審判決駁回，其隨后上訴至安徽省高級人民法院（下稱安徽高院）。

據(jù)了解，安徽高院審理后，基本認(rèn)可合肥中院對該案事實的認(rèn)定及判決結(jié)果，認(rèn)為被上訴人具有“采蝶軒”字號和商業(yè)標(biāo)識的在先使用權(quán)，未侵犯上訴人的商標(biāo)權(quán)及構(gòu)成不正當(dāng)競爭。同時，安徽高院還認(rèn)為，結(jié)合該案的歷史和現(xiàn)實情況，允許涉案雙方的商標(biāo)共存，不會損害上訴人的權(quán)益，也可以尊重和維持被上訴人在合肥多年發(fā)展已經(jīng)客觀形成的市場格局，符合利益平衡原則。

安徽高院作出“駁回上訴，維持原判”終審判決后，盧某、梁某向最高人民法院申請啟動再審程序。2014年12月，最高人民法院裁定提審該案。

專家觀點

由于該案件本身的復(fù)雜性、專業(yè)性及典型性，本刊特邀請多位國內(nèi)知名知識產(chǎn)權(quán)和法學(xué)專家、學(xué)者就該案所涉及的包括申請人主張的8枚商標(biāo)是否可以一體看待;申請人是否構(gòu)成在再審期間變更新主張;商品和商品、商品和服務(wù)以及服務(wù)與服務(wù)之間是否構(gòu)成類似;鑒于案外人商標(biāo)的存在申請人商標(biāo)的禁用權(quán)范圍是否可以擴張;被申請人是否構(gòu)成在先使用;是否構(gòu)成不正當(dāng)競爭以及是否進(jìn)行賠償及賠償額如何計算等七個核心問題，分別從基本事實和法律適用兩個層面發(fā)表了各自的觀點。

一、申請人主張權(quán)利的8枚商標(biāo)是否可以一體看待？

針對該問題，中國社會科學(xué)院知識產(chǎn)權(quán)中心主任李明德教授認(rèn)為：注冊商標(biāo)具有獨立性，在商標(biāo)侵權(quán)案件中，不能簡單依據(jù)商標(biāo)權(quán)利人為同一主體，即將其所主張的不同注冊商標(biāo)作為一個整體來看待。應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎考察“在后商標(biāo)”與“在先商標(biāo)”在標(biāo)識上的相同或近似程度、“在后商標(biāo)”與“在先商標(biāo)”在所使用商品上的類似程度、“在先商標(biāo)”的實際使用以及知名度、“在先商標(biāo)”與“在后商標(biāo)”的使用人或注冊主體的相互關(guān)系等情況，來判斷是否將“在先商標(biāo)”的商業(yè)信譽延續(xù)至“在后商標(biāo)”。即使在這種情況下，也不能將“在先商標(biāo)”的保護期限與“在后商標(biāo)”的保護期限混同，仍然應(yīng)當(dāng)各自計算權(quán)利保護起止期限。具體結(jié)合本案，首先，申請人所主張的8枚商標(biāo)的商標(biāo)標(biāo)識各不相同;其次，1999年最早注冊的兩枚商標(biāo)與在后注冊的6枚商標(biāo)核定使用的商品或服務(wù)并不完全相同;第三，1999年最早注冊的兩枚商標(biāo)無任何實際使用證據(jù)，不存在商譽在商標(biāo)之間延續(xù)的情況;最后，1999年最早注冊的兩枚商標(biāo)是申請人于2003年才從他人處受讓而來，與在后的6枚商標(biāo)的原始申請注冊主體不同。故而申請人所主張的8枚商標(biāo)應(yīng)各自獨立看待。

二、申請人是否構(gòu)成在再審期間變更新主張？

針對該問題，中國法學(xué)會知識產(chǎn)權(quán)法研究會副會長蔣志培博士認(rèn)為：一般情況下，當(dāng)事人在二審或再審中變更主張，法院不會審理新主張，這一點沒有疑義。本案之所以就這個問題進(jìn)行討論原因在于，再審申請人認(rèn)為其在一審階段對于注冊商標(biāo)核定范圍內(nèi)的商品都做了主張，只是以“蛋糕面粉、含淀粉食品油脂面團”為例進(jìn)行說明，所以在二審階段增加“米樂”，在再審階段全部變更為“咖啡、茶、冰淇淋、各種調(diào)味醬”等并無不當(dāng)。再審中的被申請人認(rèn)為，在原審階段，被申請人曾當(dāng)庭詢問申請人，使之明確其究竟主張何種商品之間類似，申請人一審、二審階段均當(dāng)庭做過確認(rèn)，這種確認(rèn)亦被記入庭審筆錄。因此申請人的做法應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為變更主張。在本案中，結(jié)合申請人的起訴狀、上訴狀和再審申請書及各階段的庭審筆錄來看，其再審階段的主張確實已超出原審范圍。二審審理以及再審審理應(yīng)當(dāng)限于原一審雙方當(dāng)事人所主張和抗辯的事實理由和請求范圍之內(nèi)，否則法庭審理將無邊界可循，也有失控辯平衡。正如在專利侵權(quán)案件中，原告在一審階段就應(yīng)當(dāng)確定其主張的具體權(quán)利要求，在二審或再審階段不能改變?yōu)橹鲝埰渌粚徫粗鲝堖^的權(quán)利要求，否則案件將失去審理基礎(chǔ)。

三、關(guān)于商品和商品、商品和服務(wù)以及服務(wù)與服務(wù)之間是否構(gòu)成類似？

1.關(guān)于咖啡、調(diào)味醬等商品與面包、蛋糕同場所售賣的商品是否構(gòu)成類似的問題，中華商標(biāo)協(xié)會專家委員會主任董葆琳認(rèn)為：

類似商品一般關(guān)聯(lián)，關(guān)聯(lián)商品未必類似。不能因為某些商品在同一場所售賣，就簡單地認(rèn)為商品之間類似?！暗案饷娣邸⒑矸凼称酚椭鎴F”屬于原料、中間產(chǎn)品，其生產(chǎn)方式、用途、銷售渠道、銷售對象等均與作為最終產(chǎn)品的蛋糕、面包商品完全不同，因此兩者不構(gòu)成類似商品?！懊讟贰辈皇恰额愃粕唐放c服務(wù)區(qū)分表》中列明的商品，可能是申請人根據(jù)中山當(dāng)?shù)靥赜行〕曰蛘咂渥约禾貏?chuàng)的糕點而申報填寫的，這種特有商品一般消費者并不熟知，所以不能被認(rèn)定為與普通的蛋糕、面包商品構(gòu)成類似商品?？Х瑞^也有兼售面包、糕點的，或者有些面包店里面也兼售咖啡、飲料，但這些僅是為方便消費者順便選購，而非其主營商品，不能僅因為這些商品出現(xiàn)在同一消費場所就當(dāng)然地認(rèn)定它們之間構(gòu)成類似，若按如此思路，則隨著超市的出現(xiàn)和普及，豈不是超市的相鄰貨架上的各類不同商品都有可能構(gòu)成類似商品？

同理，關(guān)于面包、糕點等商品與餐館或咖啡館等服務(wù)是否構(gòu)成類似，若僅基于面包、糕點這類產(chǎn)品會在餐館、快餐館或咖啡館等內(nèi)提供就主觀認(rèn)定面包、糕點等商品與此等服務(wù)構(gòu)成類似，豈非作為餐飲服務(wù)的其他商品，如酒類、茶類、飲料類、冰淇淋類、水果類的產(chǎn)品均會與餐館、快餐館、咖啡館等服務(wù)構(gòu)成類似商品？從實際的經(jīng)營情況出發(fā)，例如COSTA 咖啡店除售賣咖啡還售賣糖果、堅果、牛奶等商品，上島咖啡除售賣咖啡，還售賣茶、啤酒、花生、開心果、水果、葡萄干、披薩、意大利面、冰淇淋等，根據(jù)《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》，這些商品較多在第29類、30類和31類。根據(jù)區(qū)分表，這些商品之間有著嚴(yán)格的劃分，且在此基礎(chǔ)上形成了穩(wěn)定的商標(biāo)注冊秩序和市場上的使用秩序，若僅因為隨著日前市場的經(jīng)營活動，尤其是像咖啡館此類的服務(wù)活動愈發(fā)靈活和便利，就貿(mào)然主觀認(rèn)定同時在此類服務(wù)場所出現(xiàn)的商品均與該種服務(wù)類似或商品之間類似，則意味著原規(guī)范于區(qū)分表不同類別的幾十種商品均與餐館、咖啡館等服務(wù)跨群組甚至跨類別類似，幾十種原本不在同一群組或類別的商品也可構(gòu)成類似。這不僅悖于普通消費者的認(rèn)知習(xí)慣，過于嚴(yán)格地限定了商品/服務(wù)之間不類似的標(biāo)準(zhǔn)，且必然會導(dǎo)致現(xiàn)有商標(biāo)注冊秩序和市場使用秩序的失范，甚至出現(xiàn)商標(biāo)注冊無據(jù)可依，商標(biāo)使用是否侵權(quán)無預(yù)見之可能的亂象。市場經(jīng)濟情況的改變是必然的，商品之間、商品與服務(wù)之間的類似判斷標(biāo)準(zhǔn)的改變也是必然的。結(jié)合本案則表現(xiàn)為增加競爭力亦是出于滿足消費者需求的需要，咖啡館提供的商品愈發(fā)多元，也導(dǎo)致原本不在此服務(wù)場所出現(xiàn)的商品開始逐漸出現(xiàn)。但市場經(jīng)濟情況的改變應(yīng)在多大程度上影響商品/服務(wù)類似的判斷標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)慎之又慎。不應(yīng)陷入主觀看待問題而簡單認(rèn)定是否有造成混淆的可能。

2.關(guān)于經(jīng)營銷售面包的面包店是否與咖啡館、餐館構(gòu)成類似的問題，中國政法大學(xué)的馮曉青教授認(rèn)為：

并非所有銷售食品的場所都是提供餐飲服務(wù)，不應(yīng)不加以區(qū)分地籠統(tǒng)看待，舉例來說，在面包店內(nèi)銷售蛋糕、面包的行為是否是一種餐飲服務(wù)行為就值得探討。盡管申請人在2011年后獲準(zhǔn)注冊的商標(biāo)有指定“面包店、面包連鎖店”，被歸至《類似商品與服務(wù)區(qū)分表》的第4301群組，但到目前為止《商品服務(wù)區(qū)分表》的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)項目名稱中從未出現(xiàn)“面包店、面包連鎖店”?！额愃粕唐泛头?wù)區(qū)分表》是我國商標(biāo)主管機關(guān)以世界知識產(chǎn)權(quán)組織提供的《商標(biāo)注冊用商品和服務(wù)國際分類》為基礎(chǔ)，總結(jié)我國長期的商標(biāo)審查實踐并結(jié)合我國國情而形成的判斷商品和服務(wù)類似與否的規(guī)范性文件。該區(qū)分表對類似商品的劃分就是在綜合考慮了商品的功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、銷售對象等因素的基礎(chǔ)上確定的。從我國最早于1988年制定區(qū)分表開始，經(jīng)過多次修改，但至今并未出現(xiàn)“面包店、面包連鎖店”這一標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)項目名稱，這是有客觀原因的。在實際生活中，如面包店、鞋店、服裝店等售賣場所實際并非是一種服務(wù)，而是一種銷售商品的場所，因為此類場所主營就是出售專門商品，除此之外，并無其他服務(wù)內(nèi)容。

面包店與“餐館、快餐館、咖啡館、自助餐館”等堂食餐飲服務(wù)不同，在我國《食品安全法》的有關(guān)規(guī)定和實際中面包店經(jīng)營所需的許可證類型上亦能得到印證，“國家對食品生產(chǎn)經(jīng)營實行許可制度。從事食品生產(chǎn)、食品流通、餐飲服務(wù)，應(yīng)當(dāng)依法取得食品生產(chǎn)許可、食品流通許可、餐飲服務(wù)許可。取得食品生產(chǎn)許可的食品生產(chǎn)者在其生產(chǎn)場所銷售其生產(chǎn)的食品，不需要取得食品流通許可證，取得餐飲服務(wù)許可的餐飲服務(wù)提供者在其餐飲服務(wù)場所所出售其制作加工的食品，不需要取得食品生產(chǎn)和流通的許可”。正是由于面包店的這種場所性質(zhì)，決定了其與“餐館、快餐館、咖啡館、自助餐館”等有著本質(zhì)區(qū)別，售賣食品的場所和提供餐飲服務(wù)的場所完全是兩個不同的概念，消費者的消費內(nèi)容、消費方式、消費體驗完全不同。

日常生活中，人們往往相約茶館、咖啡館或是餐館見面，但少有人群相約面包店會面。人們到面包店買完即走的情況非常普遍，堂食者是個例。而在茶館、咖啡館、餐館這類地方，就地堂食才是多數(shù)情況，外賣者相較而言是少數(shù)。在同樣是可以購買食物和茶飲的地方，為何消費者的選擇具有上述如此明顯一致的取向？這恰是前述區(qū)別導(dǎo)致的：首先，消費者在咖啡館消費的內(nèi)容是休閑的氛圍、齊備的休閑設(shè)施和休閑類食品;在餐館消費的內(nèi)容是餐館的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和美味的食品;在面包店消費的內(nèi)容是面包、蛋糕等食品。其次，消費者在咖啡館消費的方式更多是體驗環(huán)境、使用設(shè)施和堂食;在餐館的消費方式更多是體驗服務(wù)和堂食;在面包店的消費方式主要是即買即走。再次，消費者在咖啡館消費的體驗更傾向于環(huán)境是否令其享受并放松;在餐館的消費體驗更傾向于堂食環(huán)境和食物是否令其滿意;在面包店的消費體驗則幾乎僅是產(chǎn)品是否新鮮，是否可口。即便是面包店同樣設(shè)置一兩個座位，也僅是基于少數(shù)顧客的歇息需求，作為配套設(shè)施，不會影響到消費者對面包店的整體定位。

四、鑒于案外人商標(biāo)的存在，申請人商標(biāo)的禁用權(quán)范圍是否可以擴張？

針對該問題，中國政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)研究中心主任張楚教授認(rèn)為：不僅應(yīng)當(dāng)從正面角度分析涉案商品之間、商品與服務(wù)之間是否構(gòu)成類似，還應(yīng)當(dāng)關(guān)注到本案的一點特別之處——曾有一枚案外“采蝶軒”商標(biāo)，注冊時間最早，且核定使用在“蛋糕、面包”等商品上，此枚商標(biāo)與申請人最早注冊在“蛋糕面粉、含淀粉食品油脂面團、米樂、咖啡、茶、冰淇淋、各種調(diào)味醬”等商品上的“采蝶軒”商標(biāo)從申請人注冊之日起至2008年底共存了近10年，直至案外人商標(biāo)因不使用被撤銷。這一事實恰能提供看待問題的另一個角度，即從禁用權(quán)的角度看待申請人1999年注冊的兩枚商標(biāo)核定的商品是否與面包、蛋糕商品構(gòu)成類似?；谇笆鍪聦嵉拇嬖冢@不僅說明了申請人1999年注冊的兩枚商標(biāo)所指定的所有商品與案外人商標(biāo)所核定的“糕點、面包”等商品不構(gòu)成類似，也說明申請人1999年注冊的兩枚商標(biāo)的禁用權(quán)不應(yīng)延伸至“糕點、面包”等商品上。

在2008年底之后，案外人商標(biāo)被撤銷，申請人1999年注冊的兩枚商標(biāo)的禁用權(quán)能否隨之?dāng)U張，應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際情況進(jìn)行分析。商品禁用權(quán)與商標(biāo)本身的顯著性和知名度密切相關(guān)，不會無故擴大，即不會僅因案外人商標(biāo)被撤銷而自動擴大。只有申請人1999年注冊的兩枚商標(biāo)具有了高知名度，才有可能使其禁用權(quán)范圍擴大，而就商標(biāo)知名度來說，根植于商標(biāo)的實際使用，但從案件資料來看，商標(biāo)權(quán)利人針對申請人1999年注冊的兩枚商標(biāo)所核定的商品或服務(wù)，并無任何實際使用。在此情況下，申請人1999年注冊的兩枚商標(biāo)不可能具有知名度。因此，即便在案外人商標(biāo)被撤銷之后，申請人1999年注冊的兩枚商標(biāo)的禁用權(quán)也不會擴大，即仍然不能延伸至“糕點、面包”等商品上。

值得探討的是，能否僅依據(jù)客觀市場環(huán)境變化所帶來的商品類似判斷的變化來主張或判定商標(biāo)禁用權(quán)范圍的擴大。在商標(biāo)侵權(quán)案件中，若允許一方的商標(biāo)禁用權(quán)范圍基于客觀市場環(huán)境的變化而擴大，則會令其他不特定方承擔(dān)此商標(biāo)禁用權(quán)范圍的擴大所帶來的可能被控侵權(quán)的風(fēng)險，這是極為不公平的，法律不應(yīng)要求市場經(jīng)營者有如此遠(yuǎn)見，亦不應(yīng)要求市場經(jīng)營者承擔(dān)因客觀環(huán)境變化所帶來的全部不利后果。因此，即便是客觀市場環(huán)境的變化帶來商品類似判斷的變化，這種改變也不應(yīng)被某特定的商標(biāo)權(quán)人用來主張其商標(biāo)禁用權(quán)的擴大，或被司法審查機構(gòu)作為判定某特定商標(biāo)權(quán)人商標(biāo)禁用權(quán)擴大的依據(jù)，否則將損害在此變化之前已經(jīng)長期使用商標(biāo)標(biāo)識的權(quán)利人合法利益，并破壞已有的市場格局。因此，假設(shè)客觀市場環(huán)境變化所帶來的變化可能使與申請人1999年注冊的兩枚商標(biāo)所核定使用的“咖啡、茶、糖漿、蛋糕面粉、面條、米樂、豆?jié){、含淀粉食品油脂面團、冰淇淋、各種調(diào)味醬”等商品、“餐館、咖啡館”等服務(wù)與面包、蛋糕等商品關(guān)系更為密切，也不宜認(rèn)定申請人1999年注冊的兩枚商標(biāo)的禁用權(quán)范圍擴大至面包、蛋糕等商品上，否則將嚴(yán)重?fù)p害被申請人長期以來建立的信賴?yán)?，也將破壞已有的穩(wěn)定的市場格局，有失利益平衡。

五、被申請人是否構(gòu)成“在先使用”？

針對該問題，北京務(wù)實知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展中心主任程永順和北京大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院常務(wù)副院長張平教授分別從法律適用和基本事實的角發(fā)表了各自觀點。

程永順認(rèn)為：本案關(guān)于被申請人是否構(gòu)成在先使用的焦點問題是本案關(guān)于“在先使用”的法律判斷標(biāo)準(zhǔn)。申請人主張其先于被申請人使用“采蝶軒”商標(biāo)，是在根據(jù)2014年5月1日施行的新修改后的《商標(biāo)法》第59條第3款的規(guī)定來主張的。申請人理解新修訂的《商標(biāo)法》第59條第3款規(guī)定，主張“在先使用”抗辯應(yīng)當(dāng)適用“雙在先”要求，即不僅要“先于商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前使用”，還要“先于商標(biāo)注冊人使用”。申請人的這一理解有待商榷，如果“雙在先”要求成立，實際上大大提高了主張“在先使用”抗辯的難度，這不符合新修訂的《商標(biāo)法》第59條第3款關(guān)于“在先使用”抗辯原則的立法本意。

而且，實際上由于本案起訴和受理時間在2012年，所以本案適用我國2001年修訂的《商標(biāo)法》，雖然當(dāng)時《商標(biāo)法》沒有明文規(guī)定“在先使用”抗辯，但根據(jù)當(dāng)時《商標(biāo)法》第三十一條的規(guī)定，“在先權(quán)利人及在先使用并有一定影響的商標(biāo)使用人可以申請撤銷在后的注冊商標(biāo)，故在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中，其當(dāng)然有權(quán)以其在先權(quán)利、在先使用并有一定影響的商標(biāo)來進(jìn)行抗辯，認(rèn)為其不侵犯在后的注冊商標(biāo)權(quán)”。因此，本案應(yīng)當(dāng)適用“單在先”的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

張平教授認(rèn)為：首先，申請人主張其于1981年即開始使用“采蝶軒”商標(biāo)，實際上是指申請人曾任法定代表人的國有企業(yè)——“中山市飲食總公司采蝶軒”成立于1981年。從申請人提供的證據(jù)來看，“中山市飲食總公司采蝶軒”與申請人并無法律上的承繼關(guān)系，“中山市飲食總公司采蝶軒”在2000年以前是否在蛋糕、面包商品上使用過“采蝶軒”商標(biāo)，與申請人沒有關(guān)系。其次，申請人主張其于1999年就開始使用“采蝶軒”商標(biāo)，實際上是指其于2003年受讓1999年注冊的第1328994號注冊商標(biāo)和第1344787號注冊商標(biāo)。但是第1328994號注冊商標(biāo)和第1344787號注冊商標(biāo)所核定的商品或服務(wù)并不包含本案系爭的蛋糕或面包商品以及面包店，申請人不能據(jù)此主張其在蛋糕、面包商品或面包店上早于被申請人使用。因此，申請人主張早于被申請人在先使用并不成立。

再根據(jù)被申請人提供的證據(jù)來看，首先，被申請人早于2000年開始就在相同的蛋糕、面包商品上使用“采蝶軒”商品，早于申請人第3422492號商標(biāo)的申請日2002年12月31日;其次，在申請人第3422492號商標(biāo)的申請日2002年12月31日之前，被申請人在合肥地區(qū)已經(jīng)有數(shù)家直營門店并已在當(dāng)?shù)孬@得一定榮譽獎勵，已經(jīng)具有一定影響，實際上，在先使用抗辯中的“有一定影響”這一要求不用太高，遠(yuǎn)低于馳名商標(biāo)的要求，甚至應(yīng)低于知名商品的要求;再次，被申請人的使用具有善意，從被申請人提供的資料來看，被申請人的“采蝶軒”品牌創(chuàng)意并非來源于申請人，而且在安徽合肥當(dāng)?shù)兀暾埲藦膩頉]有經(jīng)營活動，不具備任何知名度，被申請人沒有攀附其商譽的可能和必要。因此被申請人已滿足“在先使用”的構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)?shù)玫椒芍С帧?/p>

六、被申請人是否構(gòu)成不正當(dāng)競爭？

針對該問題，原國家工商行政管理總局商標(biāo)局副局長歐萬雄認(rèn)為：案件中如果申請人在本案中是依據(jù)“中山市飲食總公司采蝶軒”這一企業(yè)名稱來指控被申請人構(gòu)成不正當(dāng)競爭，由于“中山市飲食總公司采蝶軒”僅是一家申請人曾任法定代表人的國企，在并無證據(jù)證明其與申請人具備法律上的承繼關(guān)系的情況下，申請人在本案中無權(quán)主張“中山市飲食總公司采蝶軒”這一企業(yè)名稱。

如果申請人在本案中是依據(jù)其于2003年受讓的1999年注冊的第1328994號注冊商標(biāo)和第1344787號注冊商標(biāo)來指控被申請人構(gòu)成不正當(dāng)競爭，鑒于注冊商標(biāo)與企業(yè)名稱之間的沖突，要考慮是否會導(dǎo)致消費者混淆。由于在被申請人成立的2000年6月8日前后，申請人上述兩枚注冊商標(biāo)亦剛獲準(zhǔn)注冊，并無多大知名度和影響力，尤其申請人沒有提供任何證據(jù)證明其在被申請人所處的安徽合肥地區(qū)擁有知名度和影響力。因此，被申請人于2000年使用“采蝶軒”字號，并不會與申請人擁有的第1328994號注冊商標(biāo)和第1344787號注冊商標(biāo)造成混淆、誤認(rèn)，所以不構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

七、是否進(jìn)行賠償及賠償額如何計算？

中南財經(jīng)政法大學(xué)的吳漢東教授就該問題發(fā)表了觀點，他認(rèn)為：我國民事侵權(quán)的賠償責(zé)任主要適用“填平原則”，即立足于彌補權(quán)利人的損失，而非使之成為不正當(dāng)謀利的手段。實際上，2014年5月1日新修改后的《商標(biāo)法》第63條亦對侵犯商標(biāo)專用權(quán)的賠償數(shù)額的計算方式選擇做出了順序上的規(guī)定，對賠償數(shù)額的計算應(yīng)按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失確定;實際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定;權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該商標(biāo)許可使用費的倍數(shù)合理確定。因此，在商標(biāo)侵權(quán)案件中，確定賠償數(shù)額時，應(yīng)當(dāng)首先考慮權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失。

從本案證據(jù)材料來看，在本案訴訟發(fā)生前，申請人從未在安徽合肥地區(qū)有過任何宣傳或經(jīng)營活動，到目前為止，申請人也從未在安徽合肥地區(qū)開展過任何宣傳或經(jīng)營活動，因此，由于面包店提供新鮮烘焙產(chǎn)品、保質(zhì)期一般只有3～5天，因此具有較強的地域性，被申請人在安徽合肥地區(qū)的經(jīng)營活動，并不會給申請人在廣東地區(qū)的市場造成影響。從這一角度來說，申請人實際上并未因為被申請人在安徽合肥地區(qū)的經(jīng)營活動受到任何實際損失。同時，針對申請人在本案中主張的第1328994號注冊商標(biāo)和第1344787號注冊商標(biāo)，申請人沒有提供證據(jù)證明其迄今已經(jīng)在相關(guān)核定商品或服務(wù)上使用過這兩枚注冊商標(biāo)。沒有使用，損失更無從談起，故在本案中被申請人無需承擔(dān)賠償責(zé)任。

（由于本刊得到并提供給專家的資料有限，本文所列事實及專家觀點不盡全面、準(zhǔn)確，歡迎持更多資料與不同觀點人士來稿、來電。）