論商標共存協議在商標授權確權案件中的效力

房晶晶 戴英

關鍵詞?商標共存協議?商標專用權?商標法第三十條

隨著我國經濟社會的發展和經濟全球化的加強，市場上出現近似商標的數量日趨增長，不同主體之間達成商標共存協議的情況越來越普遍。我國對商標共存協議的態度經歷了從不支持到有條件支持的變化過程，但對是否接受商標共存協議仍缺乏明顯具體的法律規定，在審查實踐中存在著較大的任意性。商標法的立法宗旨是保護商標權利人同時兼顧公共利益，在與在先商標權利人達成共存協議的情況下，仍然要考慮是否可以避免消費者的混淆誤認。商標是否能夠避免混淆共存應充分考慮商標的實際使用情形中的多種因素，并以發展的眼光去判斷商標共存是否有混淆的可能。

一、商標共存協議

商標共存是一個較為寬泛的概念。在商標授權確權案件中，商標共存協議主要體現在商標申請基于在先商標被駁回的情況下，在先商標權利人同在后商標申請人共同簽署商標共存協議，以使在后商標申請克服注冊障礙而獲得初步審定。

世界知識產權組織（WIPO）對商標共存的定義是：商標共存是指兩家不同的企業在商品或服務上使用相似或者相同的商標，而并不必然相互妨礙其商業活動。

國際商標協會（INTA）對商標共存協議的定義是：由雙方或多方就近似商標能避免混淆可能性共存達成的協議，允許當事人間為商標和平共存設定規則。

我國法律框架下對商標共存協議未做出明確的規定。商標法第三十條規定：“申請注冊的商標，同他人在同一種商品或者類似商品上已經注冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。”但《商標評審規則》第八條規定：“在商標評審期間，當事人有權依法處分自己的商標權和與商標評審有關的權利。在不損害社會公共利益、第三方權利的前提下，當事人之間可以自行或經調解以書面方式達成和解。對于當事人達成和解的案件，商標評審委員會可以結案，也可以做出決定或者裁定。”此條規定可以看作是通過商標共存協議克服在先商標的主要依據。

我國對商標共存協議的態度經歷了從不支持到有條件支持的變化過程，接受條件也越來越趨于寬松。

二、商標共存協議在我國商標授權確權案件中的效力

商標共存協議是商標權人對商標使用的一種約定，背后體現的是商標的私權屬性。在如何對待商標共存協議上，我國既考慮了當事人的意思自治和合同自由也考慮了公共利益，即商標共存協議可以作為申請商標與在先引證商標是否會引起混淆的重要參考，但不能作為申請商標獲準注冊的當然理由。這充分體現了我國《商標法》的立法宗旨：保護商標專用權同時兼顧消費者的利益和社會公共利益。

我國對商標共存協議的態度經歷了從不支持到有條件支持的變化過程，接受條件也越來越趨于寬松。

早期商標共存協議的參考作用較為有限，申請商標能否獲準注冊仍主要取決于申請商標與引證商標本身是否構成近似。如在第5697704號“POLK”商標駁回復審案中，法院維持了商標評審委員會基于在先第4279951號“POLKAUDIO”商標的駁回復審決定。法院認為：“申請商標是否可以獲準注冊，應當依照《商標法》及相關規定進行審查，不屬于當事人意思表示的自治范疇。原告與引證商標所有人簽訂共存協議并非申請商標應當獲準注冊的法定事由，對于原告據此認為申請商標應當準予注冊的訴訟主張，本院不予支持。”

隨著我國經濟社會的發展，經濟全球化的加強，市場上出現近似商標的數量日趨增長，不同主體之間達成商標共存協議的情況越來越普遍。商標評審委員會或法院對商標近似的審查是一種相對主觀而靜止的判斷，而商標本身及其所指定的商品和服務隨著社會的發展和變革呈現一種動態的發展。在商標確權授權案件中，當事人通常是在對彼此商標及其所標示的產品或服務，以及市場發展、消費者認知有充分了解的情況下簽署共存協議，對商標是否可能造成消費者的混淆或誤認往往比行政和司法機關具有更準確的判斷。因此，商標共存協議可以作為排除商標共存產生混淆可能性的有力證據。商標共存協議被越來越廣泛地接受在商標授權確權案件中，逐漸成為克服注冊障礙的依據。

1.商標相同或高度近似情況下共存協議的效力

雖然商標評審委員會和法院對共存同意書的效力采取了較過去寬松的認定標準，但是否能夠避免消費者產生混淆始終是需要考慮的因素，因此相同商標或高度近似商標上的共存協議通常很難被接受。在第12445892號“GRANDIOSE”商標駁回復審案中，雖然申請人與引證商標所有人達成了商標共存協議，但鑒于申請商標“GRANDIOSE”與引證商標的顯著識別部分“grandiosa”高度近似，“兩商標并存于上述商品上，不能排除一般相關消費者對商品來源的混淆、誤認。故商標評審委員會對于雙方當事人達成的《商標共存協議》不予采信”。

在商標相同或高度近似情況下，雖然商標共存協議的效力一般很難被認定，但法院在有的案件中對商標這種私權的自行處分體現出了更多的尊重和認可。在世界阿特拉斯貿易公司與商標評審委員會商標駁回行政糾紛案中，商標評審委員會在復審決定中認定阿特拉斯公司申請的第7846312號“Warrior”同第4932055號引證商標“WARRIOR勇士”構成近似，并認定阿特拉斯公司在評審階段提交的共存協議及證據不足以證明申請商標具有可注性。一審法院和二審法院對當事人的共存協議的效力均予以肯定。一審法院認為，案件當事人為直接利益相關人，對商品是否產生混淆的判斷更加符合市場實際。商標權是一種民事財產權利，共存協議體現了當事人對商標權的處分。二審法院認為，商標權本質上是一種私權，權利行使的方式應該由權利人自行決定。共存協議，是依據契約自由原則對商標權進行的約定，是當事人真實意思表示，并未違反法律、行政法規的強制性規定，亦未損害社會公共利益，該協議已消除了當事人之間的權利沖突。

2.特殊領域公共利益的考慮

如果類似商標的共存有可能侵害公共利益，那么當事人之間的商標共存協議通常不會被接受，因此在某些特殊領域，例如有關公共健康的商品和服務領域，對商標共存協議效力的認定尤為審慎。在拜耳先靈醫藥股份有限公司訴商標評審委員會商標駁回行政糾紛案中，商標評審委員會在復審決定中認定拜耳公司申請的第6131435號“VENTAVIS”商標同第972715號引證商標“VECTAVIR”構成近似，申請商標指定使用的治療肺動脈高血壓用吸入藥劑與引證商標核定使用的抗病毒制劑屬于類似商品，申請商標予以駁回。對于拜耳公司提交的共存協議的效力，法院認為，商標的注冊核準，不僅僅涉及申請人和在先商標權人的權益，還與相關公眾的權益密切相關。因此，在申請商標與引證商標屬于類似商品上的近似商標的情況下，對申請商標予以核準會損害相關公眾的利益，故在此情況下，申請商標不能獲得核準。

在WIPO2009年對成員國所做的一次調查問卷中，中國明確表示不接受在相同商品上注冊相同商標的共存協議。

三、對商標共存協議法律框架的一些思考

如前文所述，雖然商標專用權是一種私權，但我國商標法的立法目的除保護在先商標權利人的利益外，同時也兼顧消費者的利益和其它社會公共利益。因此，即使申請人與在先商標權利人之間達成了商標共存協議，商標評審委員會和法院依然要對申請商標和在先引證商標是否可以避免混淆進行審查，商標共存協議僅能作為是否可以避免混淆的重要參考而不能成為申請商標獲準注冊的絕對理由。我國對商標共存協議并沒有明確具體的法律規定。此外，由于我國不是判例法國家，在先案例的參考作用也較為有限。

1.商標是否能夠共存應充分考慮商標的實際使用情形

商標共存與最初的誠實同時使用（Honest Concurrent Use）原則之間的有著密切的聯系。在很多普通法系國家，長時期的誠實同時使用（通常至少五年）可以成為克服駁回和異議的理由，對誠實同時使用的認定需要考慮很多因素，如使用的時間長短、地域范圍等，而消費者混淆的可能性也是需要考慮的因素。最高人民法院在《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》中亦指出：“對于使用時間較長、已建立較高市場聲譽和形成相關公眾群體的訴爭商標，應當準確把握商標法有關保護在先商業標志權益與維護市場秩序相協調的立法精神，充分尊重相關公眾已在客觀上將相關商業標志區別開來的市場實際，注重維護已經形成和穩定的市場秩序。”可見，商標是否能夠共存應充分考慮商標的實際使用情形。

在WIPO 2009年對成員國所做的一次調查問卷中，中國明確表示不接受在相同商品上注冊相同商標的共存協議。實踐中，相同或高度近似商標，如文字部分完全相同僅在圖形設計上有差異的商標，在類似商品上的共存協議也同樣很難被接受。但如果兩相同商標在實際使用中始終與其它要素結合在一起使用于商品上，如在商品或商品包裝上始終同時標明商標和完全不同的企業商號，則這完全有可能避免消費者對商品來源的混淆。

我國對共存協議所涉及商標的使用商品也都是局限于商標申請注冊的指定商品，并在是否構成相同、近似商品也很大程度上參考《類似商品和服務區分表》對類似商品和服務的劃分。舉例來說，如果在先引證商標和在后申請商標都指定使用在“計算機軟件”商品上，但雙方的軟件產品在實際使用中用于完全不同的領域，如金融服務軟件與游戲軟件，則這完全可以形成不同的消費群體和市場劃分，從而避免混淆。

除去商標和商品，其它使用因素也有可能影響是否有混淆的可能性，如地域范圍。假設不同主體在一南一北兩個距離遙遠的城市同時在餐館服務上使用相同的商標，并且雙方都繼續保持在各自的地域范圍使用，則混淆的可能性很小。

2.商標是否有混淆的可能性應以發展的眼光去判斷

商標是否有混淆的可能性應以發展的眼光去看，而不能僅立足于眼前。以上面的情形為例，如果其中一方擴大企業規模，在對方城市開設連鎖餐館，則勢必會導致混淆。此外，對商品和服務是否構成近似也應以一種發展的眼光去看。喬布斯的美國蘋果計算機公司曾與甲殼蟲樂隊的英國蘋果公司在1981年達成商標共存協議，美國蘋果計算機公司不會進入音樂領域，英國的蘋果公司不會進入計算機領域。但隨著智能電子設備的發展，美國蘋果計算機公司推出iTunes Store音樂商店，直接把數字音樂傳輸到計算機、iPod、手機等智能電子設備。甲殼蟲樂隊將美國蘋果計算機公司告上法庭，法院最終從消費者的角度判定認為美國蘋果計算機公司的標志是使用在軟件上而不是通過軟件服務所提供的音樂上，從而認為美國蘋果公司沒有違反商標共存協議。

值得一提的是，禁止共存注冊并不能避免商標的共同使用。即使在后相同或高度近似商標不被允許注冊在相同或類似商品上，申請人仍然可以與在先商標所有人達成共存協議，通過合同條款允許申請人在相同或類似商品上使用該商標，并避免在先商標權利人對其使用提出侵權訴訟。

綜上所述，應對商標共存協議需要進行更明確具體的法律規定，在是否接受商標共存協議中應充分考慮商標實際使用情形中的多種因素，從而最終判斷是否可以避免消費者的混淆并允許在后申請商標的注冊和使用。