《審查指南》關于要求本國優先權問題的討論

李寧

現行《審查指南》關于本國優先權的法律規定

在現行《審查指南》中，關于在先申請和要求本國優先權的在后申請應當符合下列規定：

（1）在先申請應當是發明或者實用新型專利申請，不應當是外觀設計專利申請，也不應當是分案申請。

（2）在先申請的主題沒有要求過外國優先權或者本國優先權，或者雖要求過外國優先權和本國優先權，但未享有優先權。

（3）該在先申請的主題，尚未授予專利權。

（4）要求優先權的在后申請是在其在先申請的申請日起十二個月內提出的。

實際案例

在實際代理的過程中，筆者遇到如下案件實例：

申請人的一項發明創造在同日申請了發明和實用新型，發明和實用新型未要求本國和外國優先權，也并非分案申請，并且實用新型在申請日起不足十二個月即獲得授權，而同一申請人的在后申請需要要求在先申請的發明的優先權，并符合時限要求。

疑問

按照《審查指南》關于要求本國優先權的規定，在后申請是完全符合要求本國優先權的規定的，應當準許在后申請要求在先申請的發明的優先權。若是在后申請滿足授權條件的話，就會出現問題：若在后申請中包含與已授權的實用新型專利相同的技術方案，那么是否可以放棄之前的實用新型專利而避免重復授權的問題？

兩種觀點

針對該問題，筆者通過收集，發現目前主要存在兩種不同的觀點：

1、由于在后申請的發明要求了在先申請的發明的本國優先權，因而在后申請的發明與在先申請的實用新型應當視為同日申請的發明和實用新型，因而按照《審查指南》對于同樣的發明創造的處理規定，應當允許申請人放棄已經授權的實用新型的專利權。

2、在后申請的發明雖然要求了在先申請的發明的本國優先權，但是由于在后申請與在先申請的提交日期不同，因而不能構成與在先申請的實用新型的共同申請，不應當允許申請人放棄已經授權的實用新型的專利權。

法條解析

針對這兩種觀點，筆者查閱了《審查指南》的相關內容，在《審查指南》第二部分第三章第6小節中，關于對同樣的發明創造的處理中有以下規定：

對一件專利申請和一項專利權的處理

在對一件專利申請進行審查的過程中，對于同一申請人同日（指申請日，有優先權的指優先權日）就同樣的發明創造提出的另一件專利申請已經被授予專利權，并且尚未授權的專利申請符合授予專利權的其他條件的，應當通知申請人進行修改。

但是，對于同一申請人同日（僅指申請日）對同樣的發明創造既申請實用新型又申請發明專利的，在先獲得的實用新型專利權尚未終止，并且申請人在申請時分別做出說明的，除通過修改發明專利外，還可以通過放棄實用新型專利避免重復授權。

由于在上述案例中，實用新型已經授權而發明尚未被授權，因而屬于一件專利申請和一項專利權的處理問題。根據《審查指南》的規定，我們可以發現，能夠在審查過程中放棄實用新型專利權來克服重復授權問題的，只能是發明和實用新型同時申請，而構成同時申請必須滿足：同一申請人同日申請，并且同日僅僅指申請日，同時還必須在申請時分別做出說明。很顯然，案例中的情況不能算作同時申請，而應當屬于《審查指南》中定的第一種情況，在該種情況下尚未授權的專利只能通過修改來克服重復授權的問題，實用新型的專利權將無法被放棄。

至此，上述兩種觀點孰對孰錯已經有了分曉。

關于是否允許在先授權實用新型放棄的討論

在此基礎上，筆者對于《審查指南》的相關規定還提出了一些疑問和討論：

目前在國內的代理實踐中可以發現，申請人對一項發明創造同時進行發明和實用新型的申請時，兩個申請文件中所保護的技術方案一致的情況占絕大多數，申請人這樣做的目的無非是想保證一項專利權的授權，而并非同時保留兩項專利權，一旦發明具有授權前景，申請人通常會選擇放棄已授權的實用新型來獲得發明的授權，這一方面符合了專利法九條一款的規定，另一方面也可減輕申請人專利管理以及專利年費等方面的負擔，同時也不會給大眾造成任何的不公。

但是一旦涉及到要求本國優先權的問題時，情況就發生了變化，如上面所列舉的案例中，本來是一個同時申請的案件，但是在后申請的發明要求在先申請發明的優先權后，不能構成與在先申請的實用新型的同時申請，只能通過修改申請文件的保護范圍來獲得在后申請的發明的授權。對于申請人而言，其同時具有了兩項專利權，其中一項為實用新型專利權，另一項為發明專利權，但是多數情況下，申請人修改在后申請發明的權利要求的保護范圍是通過增加技術特征來實現的，這就使得申請人為了能夠獲得在后申請發明的授權而不得不縮小與實用新型相同權利要求的保護范圍，這不僅被動改變了權利要求的保護范圍，同時還必須同時管理兩項基本相同的專利，并繳納兩項基本相同的專利的年費，增加了申請人的管理和費用負擔。而申請人所必須做出的這些改變，其前提條件并非是妨害了公眾利益。

筆者認為，若在后申請存在與已授權的實用新型相同的權利要求項，應當將在后申請的發明與在先已經獲得授權的實用新型視作同時申請才更為合理，因為在后申請的發明即使增添了改進后的新的技術方案，但這些新的技術方案的申請日也是在后申請日，只有與原申請文件中已經公開的技術方案一致的技術方案其申請日才是在先申請日，而這些技術方案顯然已經在在先申請中記載過，因而并不會對社會公眾的利益造成損害，然而從目前看來，與原申請文件一致的技術方案卻不能通過放棄已經授權的實用新型的專利權而獲得授權，對于申請人而言，未免有失公平。

再者，目前實用新型通常在半年時間即可做出授權或駁回決定，而優先權的期限是一年的時間，如果申請人在先申請是共同申請，在現有法律規定的前提下，必須在實用新型授權（半年）之前，同時要求發明和實用新型兩項優先權，才可得到合理的結果，但是這明顯與法律規定中的優先權的期限產生了矛盾。

筆者無法對《審查指南》的立法本意進行揣測，或許立法者有著更多的考慮，但僅就筆者所分析的內容情況而言，規定對于申請人而言是有失公平的。