要求中國優先權的PCT申請進入中國國家階段后的優先權審查

倪光勇

摘要：在專利審查中，要求了中國優先權的PCT申請進入中國國家階段后，其優先權應當認定為“本國優先權”，并且由于在進入中國國家階段時其在先申請一般都已經視撤或被授權，那么對于未視撤的情況，應當認定其優先權不成立。

關鍵詞：專利審查；PCT申請；優先權

一、問題的提出

在專利審查中，有這樣一件案子，它是進入中國國家階段的PCT申請（即，按照專利合作條約（PCT）提出的國際申請），其國際申請日是2011年1月28日，要求的優先權日是2010年2月11日，該優先權（也稱“在先申請”）為中國申請（即中國優先權），并且于2011年1月13日（PCT申請日之前）授權，進入國家階段的時間是2012年10月10日。即，在提交該國際申請時，“在先申請”已授權，并且，在進入國家階段后的初審過程中，并未對國際申請的優先權進行評價。那么，該申請是否能夠享受優先權，在實審階段又應該如何處理？

而在《專利審查指南》第三章“進入國家階段的國際申請的實質審查”的第5.3節“優先權的審查”中，僅對優先權是否成立而導致的PX、PY、E類文件的相應處理方式進行了說明，并沒有對如何判斷優先權是否成立給出具體的規定。因此，有必要研究一下此種情況下優先權是否成立以及相應的處理方式。

二、研究與分析

下面，將根據《專利法》、《專利法實施細則》和《專利審查指南》的相關規定進行研究和分析，以確定正確的處理方式。

1.《專利法》相關規定

專利法第二十九條第二款規定：申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優先權。

該條款關于本國優先權的規定是1992年修改《專利法》時增加的，增加的原因主要是在外國申請人可享受優先權的情況下，為了公平地保證本國申請人的利益，并且為了適應加入WTO的需要，而制定了相應條款。

2.《專利法實施細則》相關規定

專利法實施細則第32條第二款第（二）項規定，已經被授予專利權的，不得作為要求本國優先權的基礎。

這一條款的目的是為了防止就相同的主題提出兩個不同的申請，避免重復授權。

3.《專利審查指南》相關規定

（1）審查指南第三部分第一章第5.2.6節指出：在先申請是在中國提出的，要求優先權的國際申請進入國家階段，應當看作是要求本國優先權。對于在提出國際申請時，其要求優先權的在先申請的主題有專利法實施細則第三十二條第二款第（一）、（二）和（三）項所列情形之一的，審查員應當發出視為未要求優先權通知書。

由此可以確定，在先申請是在中國提出的，要求優先權的國際申請進入國家階段，應當看作是要求本國優先權。也就是說，本案要求的應當是本國優先權，那么，對于進入國家階段的國際申請，應當按照該國本國法的規定來確定在該國要求優先權的條件和效力。

（2）審查指南第三部分第一章第5.2.6節同時指出：由于國際申請的特殊程序，審查員不按專利法實施細則第三十二條第三款規定對被要求優先權的在先申請作出處理；同樣，對于在國際申請提出之后在先申請被授予專利權的情況，審查員也不處理其有可能造成在先與在后申請重復授權的問題；上述問題均留待后續程序中處理。

也就是說，國際申請進入國家階段后的初審階段，審查員是可以不對優先權問題作出處理，可以不發出視為未要求優先權通知書，“上述問題均留待后續程序中處理”。

（3）在審查指南第三部分第二章第5.6節指出：如果進入國家階段的國際申請要求的是在中國提出的在先申請的優先權，或者要求的是已經進入中國國家階段的在先國際申請的優先權，則可能造成重復授權。為避免重復授權，對此兩件專利申請的審查，適用本指南第二部分第三章第6節的規定。需要注意的是，在上述兩種情形中，如果出現了視為未要求優先權或優先權不成立的情況，則在先申請可能成為破壞該國際申請新穎性的現有技術或抵觸申請。

也就是說，對涉及重復授權的，可以根據專利法第九條及其相關規定進行處理；而對于出現了視為未要求優先權或優先權不成立的情況，則在先申請可能成為破壞該國際申請新穎性的現有技術或抵觸申請。

（4）在審查指南第一部分第一章第6.2.2.1節指出：在先申請和要求優先權的在后申請應當符合下列規定：…（3）該在先申請的主題，尚未授予專利權。（4）…審查上述第（3）項時，以要求優先權的在后申請的申請日為時間判斷基準。在先申請不符合上述規定情形之一的，針對不符合規定的那項要求優先權聲明，審查員應當發出視為未要求優先權通知書。

由此可以確定，在先申請已經授權的情況屬于“發出視為未要求優先權通知書”的情況，相應地，在先申請可能成為破壞該國際申請新穎性的現有技術或抵觸申請，也就是說，對于在先申請已經授權的國際申請進入中國國家階段后，如果在先申請在國際申請的申請日之前已授權，則其優先權聲明視為未提出，即不能享受優先權，相應地，該申請的相關日不是優先權日，而是申請日。

三、結論

PCT在國際申請階段應當遵照PCT條約和巴黎公約，而PCT條約或巴黎公約中并未規定“已經被授予專利權的，不得作為要求本國優先權的基礎”。并且，在國際申請遞交時，不確定是否會進入中國國家階段，因此，在國際審查階段，認定該優先權是成立的，可以不發出視為未要求優先權通知書。

但是，PCT申請進入中國國家階段后，應當按照我國專利法的規定來確定在優先權的條件和效力；并且，在先申請是在我國提出的，要求優先權的國際申請進入國家階段，應當看作是要求本國優先權；而本國優先權應當滿足專利法實施細則第32條第二款第（二）項的規定，即已經被授予專利權的，不得作為要求本國優先權的基礎。

因此，對于本案中的情況，應當視為未要求優先權，即本案的優先權不成立，其相關日為申請日。在專利審查中，可以采用以下做法：①在進入中國后的初審階段，由初審審查員發出視為未要求優先權通知書；這樣，可以避免實審員只核實實體情況而忽略了對程序的核實。②如果初審時沒有發出視為未要求優先權通知書，在實審階段應當在審查意見通知書中指出：根據專利法實施細則第32條第2款的規定，該在先申請是本國申請，且已經被授予專利權，因此不能作為要求本國優先權的基礎，優先權視為未提出，因此本申請的申請日為國際申請日。進一步地，在優先權不成立的情況下，由于該優先權文獻在本案申請日之前已公開，可以采用該優先權文件評述本申請的新穎性或創造性。