創業公司如何預防商標“陷阱”

從“陌陌”掉坑說起

創業公司一開始，總是得打響品牌，換言之，得有一個大眾們記得住的名字，然而往往一不注意，就掉進別人掘好的“商標”陷阱里，知名交友軟件“陌陌”就是一例。

2014年11月8日，知名交友軟件“陌陌”的開發商北京陌陌科技有限公司向美國證券交易委員會提交IPO（首次公開募股）申請，擬融資3億美元。該消息發布后不久，就有媒體曝出，陌陌科技或因商標問題卷入訴訟，起因為第45類“陌陌”商標此前已經被杭州尖銳軟件有限公司注冊，而第45類涵蓋了包括社交陪伴、交友服務、婚姻介紹等在內的服務，與陌陌科技的主營業務相似。因而，影響了陌陌科技的上市進程。

■“商標”陷阱如何防范？

在現代商業經濟中，公司是最重要的商業主體，同時也是最重要的知識產權創造者、擁有者。在商業競爭環境中，知識產權逐漸從消極防御的角色向積極進攻的角色演進，但歷來都會出現公司大了才重視知識產權的問題，創業型公司由于公司資金等原因對于知識產權的保護尤其薄弱，但知識產權對于創業型公司而言往往又是其生存、發展的命脈。那么創業型公司在面臨具體的商標風險時，該如何防范呢？

創業公司面臨的主要商標法律風險，分為創業公司設立階段風險、創業公司運營階段風險，具體如下：

【創業公司設立階段風險】

創業型公司，一般在公司設立后，便開始設計并使用商標，但創業者對商標的保護往往未能及時關注。由于中國對商標實行的是注冊制的保護模式，一般只有在中國商標局進行注冊后的商標才能實現強有力的保護。一旦商標未經注冊便投入使用，將存在極大的法律風險。

在創業公司設計階段，商標未能及時注冊的內部法律風險主要集中在：

①、內部員工、VC、供應商的搶注風險；

②、商標設計后，其著作權權屬約定不明的風險；

③、內部員工、VC、供應商的泄密風險。

內部員工、VC、供應商的泄密風險及搶注風險有一定的關聯性，因此，針對此類風險的防范措施如下：

在員工入職時，簽訂《保密協議》，并明確將未注冊商標的名稱、圖形等要素納入商業保密條款中，強化對于未注冊商標的保密義務；

在注冊申請提交前，嚴格限定商標信息知悉人員范圍，不得公開進行使用。

商標設計完成后，第一時間在公司經營的產品及服務類別上提交申請。

設計商標后，關于其著作權可能出現約定不明風險的防范對策如下：

在商標設計完成后，公司與內部設計員工簽訂關于商標標識著作權歸屬合同或由其簽署商標標識著作權歸屬的聲明，明確約定商標標識著作權屬于法人作品，其著作權歸屬于公司名下。

如商標是外部設計公司完成，在合作合同中，首先明確約定設計成果的著作權的歸屬，其次在合同中明確約定設計方對設計成果的保密義務。

【創業公司運營階段的風險】

注冊商標在創業公司運營階段依然存在法律風險。具體風險如下：

①、注冊商標被撤銷的風險

中國商標法規定，對于注冊期限滿三年但未實際使用的注冊商標，任何第三人均有權利向商標局提起撤銷申請。以注冊商標滿三年未使用的理由撤銷注冊商標的特殊之處在于，撤銷注冊商標的申請受理后，需由商標注冊人提交其過去三年注冊商標的使用證據。如商標注冊人無法提供使用證據或提供的使用證據不符合商標法中關于注冊商標使用證據的要求時，那么該注冊商標就會被商標局予以撤銷。也就是說，在上述的撤銷制度中，由被撤銷人即商標注冊人承擔舉證責任，如其舉證不能，則承擔注冊商標被撤銷的法律后果。因此，上述撤銷制度對于已取得注冊商標權利的創業公司的殺傷力非常大。

關于上述撤銷風險防范措施如下：

◇ .規范使用注冊商標，如在銷售合同，產品外包裝，宣傳畫冊上使用注冊商標的右上角應打上“R”標記，以表明注冊商標人對該商標是作為注冊商標進行使用的意思。

◇ .保留與銷售合同、宣傳合同一一對應的發票。

◇ .以上材料按年份進行整理歸檔。

◇ .定期關注商標注冊法律狀態，公司注冊地址如發生實質變更，及時對其注冊商標地址進行變更。

②、潛在競爭對手或商標搶注人惡意注冊風險

創業項目產品及服務，因天生的互聯網基因，其在市場上傳播的受眾的規模之大，傳播速率之快等因素均是創業項目品牌成長的加速器。在創業項目品牌快速成長的過程中，需時刻警惕潛在競爭對手或商標搶注人惡意注冊的風險。

商標注冊是按照《類似商品和服務區分表》的規定，分類注冊、分類保護。而創業型公司一般在公司設立之初，僅在其最核心的產品及服務類別進行注冊，如智能硬件公司往往僅在第9類進行注冊。但創業型公司在注冊之初未考慮關聯類別，或將成為潛在競爭對手或商標搶注人惡意注冊的高發區，以鉗制創業公司進一步的業務擴張。

關于上述潛在競爭對手或商標搶注人惡意注冊的風險應對措施：

◇ .隨著創業項目擴張的范圍及方向，在關聯類別進行防御商標注冊，在核心類別進行聯合商標布局，形成以核心商標為中心的，向外圍不斷擴展的同心圓的保護架構。

◇ .可與代理機構簽訂商標監測協議，一旦發現商標被惡意注冊，及時提起異議等救濟措施。

③、商標注冊地址變更風險

公司注冊地址實質性變更后，未對其商標注冊地址進行變更可能使商標局官文如撤銷答辯通知書、宣告無效答辯通知書等無法有效送達，以致錯過答辯機會進而失去商標注冊權利。注冊商標從正式注冊之日起，均需要商標注冊人進行關注，一是可能會有諸如撤銷答辯等官文；二是其有效期屆滿前，需提前進行續展，繼續延展其有效期。如商標注冊人不及時關注及更新注冊商標的法律狀態，很可能會因此而喪失商標注冊權利。上述風險的防范措施，即在企業注冊地址變更之時，及時對注冊商標地址進行相應變更。

以上，針對創業公司不同發展階段商標類知識產權的法律風險及應對措施的分析，僅是在商標業務中常見的幾類法律風險分析，希望能給創業型公司在商標保護方面一些新的啟發。

楊河律師，畢業于中山大學，雙學士，廣東格林律師事務所資深律師，廣州律協知識產權專委會委員，具有12年執業經驗，擅長公司法律顧問、企業法律風險管理及知識產權（商標、專利、著作權、不正當競爭等）法律事務，為公司的決策經營、公司治理、風險控制、知識產權管理與戰略等方面提供優質的法律服務，長期受聘于多家高科技企業、跨國公司、集團公司擔任常年法律顧問及知識產權專項法律顧問，承辦的知名案件包括全國第一起城市雕塑廣州“五羊石像”著作權糾紛案、香港TVB影視作品著作權糾紛案、華誼兄弟傳媒公司電影作品著作權糾紛案、美的公司專利糾紛案等。

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