最早在先使用人受讓的搶注商標可以對抗其他在先使用人的異議申請
——評析中國人民解放軍西藏軍區總醫院訴商標評審委員會、西藏高原安生物科技開發有限公司商標異議復審行政案

文/劉曉軍

最早在先使用人受讓的搶注商標可以對抗其他在先使用人的異議申請
——評析中國人民解放軍西藏軍區總醫院訴商標評審委員會、西藏高原安生物科技開發有限公司商標異議復審行政案

文/劉曉軍

被異議商標為第4496927號“高原安”文字及圖形商標，由陳坤于2005年2月3日提出注冊申請，指定使用在第5類人用藥、藥用膠囊等商品上，2008年11月被商標局初步審定并公告。高原安公司在法定期限內針對該商標提出了注冊異議，隨后被異議商標經商標局核準依法轉讓至西藏軍區總醫院。2011年10月31日，商標局經審查，裁定核準被異議商標的注冊申請。

2011年12月13日，高原安公司向商標評審委員會申請異議復審，其主要理由為：被異議商標構成對高原安公司在先使用并有一定影響的商標的搶注。西藏軍區總醫院向商標評審委員會答辯稱：被異議商標系西藏軍區總醫院自行創作設計，并非對高原安公司商標的抄襲、模仿，“高原安”作為高原安公司商標不具有知名度和影響力，在案證據無法體現高原安公司在藥品商品上使用了“高原安”商標，故被異議商標不構成對高原安公司商標的惡意搶注。

商標評審委員會經審查認為，“高原安”商標系高原安公司在第30類非醫用營養膠囊等商品上在先使用并有一定影響的商標，西藏軍區總醫院與高原安公司同處于拉薩市，且西藏軍區總醫院作為醫療機構，對于高原安公司的使用行為應當知曉，卻申請注冊與高原安公司“高原安”商標完全相同的被異議商標，其指定使用的商品也與高原安公司在先使用的顆粒、膠囊、口服液商品在功能用途、生產原料、消費對象等方面具有同一性或密切關聯。商標評審委員會裁定：被異議商標不予核準注冊。

西藏軍區總醫院不服，向北京市第一中級人民法院提起訴訟。

北京市第一中級人民法院認為，高原安公司在人用藥等第5類商品上并不存在使用行為，西藏軍區總醫院在訴訟階段提交的證據可以形成相對完整的證據鏈，說明其至遲在1994年已經開始研發“高原安”藥品，至遲在1996年已經批量生產并在1997年“高原安”膠囊正式銷售進入市場，而高原安公司亦認可在案證據中顯示其最早實際使用“高原安”商標的時間為2001年。因此，西藏軍區總醫院在“人用藥”等第5類商品上實際使用“高原安”商標的時間早于高原安公司且高原安公司在上述商品上并未實際使用“高原安”商標，商標評審委員會認定被異議商標屬于“以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”缺乏事實及法律依據，其作出的第24235號裁定雖審查程序合法，但認定事實及適用法律錯誤，依法應予糾正。據此，北京市第一中級法院判決撤銷被訴裁定并責令商標評審委員會重新作出裁定。

商標評審委員會與高原安公司不服并提起上訴。北京市高級人民法院判決：駁回上訴，維持原判。

案例評析

我國對商標實行注冊保護制，即《商標法》以保護注冊商標為原則，以保護非注冊商標為例外，并對注冊商標實行先申請制。同時，《商標法》第31條規定：“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標。”如果申請人明知或者應知他人已經使用并有一定影響的商標而予以搶注，即可認定其采用了不正當手段。在中國境內實際使用并為一定范圍的相關公眾所知曉的商標，即應認定屬于已經使用并有一定影響的商標。有證據證明在先商標有一定的持續使用時間、區域、銷售量或者廣告宣傳等情形的，可以認定其有一定影響。

對于多人均已在相同或類似商品上使用的未注冊商標，原則上先申請注冊者獲得商標專用權，但先申請注冊的商標如果確系搶注他人在先使用并有一定影響的商標的，可以駁回其注冊申請或者不予核準其注冊。對于多人均在相同或類似商品上使用并已產生一定影響的未注冊商標被他人惡意搶注的，該未注冊商標之任一實際使用人均可依法針對該他人提出合法主張。該他人將其在先注冊的商標依法轉讓給部分實際使用人的，且該部分實際使用人對該未注冊商標的使用早于其他實際使用人的，則該部分實際使用人將因合法受讓該商標而成為商標注冊人，其合法受讓的商標不得依據其他實際使用人主張構成搶注其在先使用并有一定影響的商標而駁回其注冊申請或者不予核準其注冊。

本案中，在案證據顯示，西藏軍區總醫院在1994年就將其研制的“高原安”藥品在部隊中使用并取得了顯著效果，其“高原安”藥品最遲在1996年已經批量生產，在1997年“高原安”膠囊進入市場銷售。但高原安公司提交的在先使用證據即便屬實，也僅能證明其至多在1999年開始在第3類保健品等商品上使用“高原安”商標。這就是說，在被異議商標申請注冊前，西藏軍區總醫院已經在第5類藥品商品上使用“高原安”商標并產生了一定影響，高原安公司也已經在第3類保健品等商品上使用“高原安”商標并產生了一定影響。但從使用時間上看西藏軍區總醫院早于高原安公司使用“高原安”商標，從使用商品上看西藏軍區總醫院一開始就是在藥品等商品上使用“高原安”商標，而高原安公司一開始卻是在保健品等商品上使用“高原安”商標，而且在高原安公司在保健品等商品上使用“高原安”商標之前，西藏軍區總醫院在藥品等商品上使用的“高原安”商標就已經具有一定影響。

被異議商標的原注冊申請人陳坤系西藏軍區總醫院的職工，西藏軍區總醫院受讓被異議商標并無違法情形且具有正當理由，故西藏軍區總醫院因受讓被異議商標成為其商標注冊人，其申請注冊被異議商標并未構成對高原安公司在先使用并具有一定影響商標的搶注。

責任編輯/唐 明