論新互聯網環境下商標與域名沖突及其解決

劉佳

摘 要：搶注域名、侵犯商標專用權等不法行為在域名產生之初便出現，如今商標與域名的侵權形式越來越復雜，表現為惡意搶注、域名混淆性近似以及域名反向侵奪，侵權糾紛也愈演愈烈。在新中文通用頂級域名互聯網時代背景下，想要更好的解決商標與域名侵權糾紛表現，不僅要順應TMCH等國際解決機制新發展，還要綜合分析并借鑒國外判例中科學的侵權認定標準，改善我國解決商標與域名侵權糾紛解決方法，保證商標權人和域名權人有更好的維權途徑與效果。

關鍵詞：商標權；域名權；侵權認定標準；TMCH制度；“明智且不可知”原則

中圖分類號：D913.4 文獻標識碼：A 文章編號：1673-2596（2016）06-0111-04

2014年1月“.在線”和“.中文網”中文頂級域名面向商標權人開放60天的二級域名優先注冊[1]，8月“.網址”中文頂級域名面向全球開放注冊[2]。新通用頂級域名計劃首輪共有57家中國企業和機構申請了91個新通用頂級域名，其中39個中文和52個英文[3]，中文頂級域名申請總量為65個，分別來自10個國家和地區的46家機構，約占國際化域名申請總量的60%[4]?；ヂ摼W頂級域名格局在現在和未來將產生巨大的變化，如今已經進入新的互聯網環境——新通用頂級域名時代。與此同時，伴著20世紀中期互聯網時代來臨，不斷發展的互聯網和不斷增多的注冊域名為商標帶來了新的挑戰。

一、商標與域名侵權糾紛的表現

商標與域名的侵權糾紛是指不法行為對商標或域名合法權利的侵犯。有學者提出商標與域名侵權糾紛實質上也屬于權利的非實質性沖突，所謂“非實質性沖突”，其沖突產生是基于未經合法權利人的許可、在非法基礎上產生所謂的“在后權”的行為導致的，即從表象上看是具有法律依據，但其本質上是侵權行為，不具合法性及正當性的權利[5]。筆者不贊同這種觀點，因為權利沖突的前提是發生沖突的兩個或兩個以上權利在形式上合法，基于權利邊界的模糊性而發生權利沖突，然后侵權行為為不法行為，不應屬于權利沖突范疇，只能稱之為侵權糾紛。以下，筆者將結合國內與國外的具體案例來闡述現在最為典型的三種侵權糾紛的表現形式：

（一）惡意搶注

惡意搶注是指，以獲取不當得利為目的，利用合法或非法手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響力的商標或域名的行為。惡意搶注主要表現為惡意搶注域名和惡意搶注商標行為。

1.惡意搶注域名。目前域名遵循“申請無門檻”和“先申請先注冊”的原則，通常惡意搶注人會搶在權利人之前故意將其商標注冊為域名，已達到獲得高額不當利益的目的。主要有兩種惡意利用方式，其一，不使用而是等待機會用高價賣給商標權人或其他人獲取高額差價，例如，2011年曾發生某人在網絡上公開售賣“zhoulibo.com”域名，此域名與相聲演員周立波同音，最終向亞洲域名爭議解決中心接受周立波的投訴，一審將爭議域名裁定還給周立波，二審維持原判[6]；其二，利用該域名從事與商標相同或相似的經營內容，讓消費者誤認為是商標的官方或授權網站，例如，2008年自然人王某申請注冊了“www.lanxess.name”域名，并且注冊公司銷售設備，而于2004年成立的德國朗盛公司為一家歷史悠久的著名公司，“LANXESS”商標于2006年在我國獲準注冊，2010年德國朗盛公司向亞洲域名爭議解決中心香港秘書處提交投訴書，最終裁決王某將域名“www.lanxess.name”轉移給德國朗盛公司[7]。

2.將域名惡意搶注為商標。將他人的域名的標示性部分注冊為商標，以獲取不當得利?；ヂ摼W時代的到來促使很多網站經營公司發展，提供網絡信息服務，如搜狐、騰訊等，而它們的域名經過使用后，逐漸被人們所熟知，正是因為這些新興公司并不開展實業，剛開始很難想到去注冊商標，而我國和大多數國家的商標注冊都采取“先申請”原則，注冊也不以使用為條件，給了搶注人可乘之機，一些有名的域名被搶注為商標。例如騰訊、百度等知名網絡公司被搶注和搭便車的比比皆是，1997年我國蘇州一公司就注冊了“雅虎”商標，雖然美國Yahoo公司提出了異議，但最終商標注冊被批準[8]。筆者認為在當年互聯網還不像現在這么普及，Yahoo網站的知名度也不如現在，如果以現在的標準來裁定，Yahoo公司的商標注冊異議是可以成立的，后面將會對其理由進行論述。

（二）域名混淆性近似

域名混淆性近似是指，以不當得利為目的，在相同或類似的經營范圍上使用與商標或域名相似的域名，造成網絡用戶的混淆。域名具有唯一性，但域名的注冊并不做相似性審查，只要和已經注冊的域名不同，即便只是對域名稍作改動也可以注冊。目前我國也沒有明確法律規定不能與注冊與其他商標或域名相似的域名，除非是馳名商標可以做包括域名在內的跨類別保護，因此現實中域名混淆性近似的情況非常多。例如，自然人馬某2008年注冊了兩個與域名“microsoftstore.net.cn”、“microsoftstore.cn”，主要銷售操作系統軟件、辦公Office軟件等商品。2010年微軟公司向中國國際經濟貿易仲裁委員會域名爭議解決中心提請投訴，獲得支持[9]。同樣，聯想公司也曾于2014年向亞洲域名爭議解決中心投訴，認為北京某自然人注冊的“lenovotv.com”域名主體部分與聯想公司的“Lenovo”馳名商標構成混淆性近似，裁決將爭議域名“lenovotv.com”轉移給聯想公司[10]。這兩個案例中，被投訴人都沒有直接將商標注冊為域名，但與域名非常相似，會讓網絡用戶產生混淆，誤認為他們與微軟或者聯想公司存在著授權或代理關系。

（三）反向域名侵奪

反向域名侵奪是指，商標權人以侵權為由，反向域名所有人侵奪他認為很有價值的域名，實質上是一種商標權濫用行為。在ICANN制定的《統一域名爭議解決辦法程序規則》中，將反向域名侵奪界定為：惡意使用統一域名解決辦法的有關規定以企圖剝奪已經注冊的域名持有人的域名的行為[11]。例如，在英國的Prince Plc訴prince Sports Group Inc一案中，原告Prince Plc 是一家提供計算機服務的英國公司，被告Prince Sports Group Inc是一家生產運動器材的美國公司，它在美國和英國都注冊了PRINCE商標。1995年英國的Prince Plc注冊了域名prince.com，并利用該域名所在的網站上從事業務活動。隨后被告通過律師警告原告對該域名的注冊和使用構成了對其商標權的侵犯，從而原告對被告進行起訴，要求澄清它對域名prince.com的使用不構成對被告在英國的商標注冊的侵犯。最終法院認為原告與被告的經營范圍與業務活動差別巨大，原告申請的域名prince.com不構成對被告商標權的侵犯[12]。此案中原告并沒有惡意搶注的目的，并且與被告的經營范圍不同，不會造成混淆，不會構成侵權，被告的侵權警告可以視為反向域名侵奪的典型行為，是對商標權的濫用。由此可見，在保護商標權的同時也要防止權利的濫用，值得一提的是，我國尚且還沒有規制反向域名侵奪的保護規定。

二、解決商標與域名侵權解決途徑

（一）ICANN的TMCH機制

目前在國際上，管理域名和處理域名糾紛的最主要機構為互聯網名稱與數字地址的分配機構ICANN，于1998年11月成立，它是一類特殊的實體，雖然名為公司并且有董事會，但卻是投資者且不以營利為目的國際組織，不隸屬于任何其他國家，它與互聯網絡一樣具有國際性，不受任何國家、個人以及組織的控制[13]。ICANN于1999年末推出的《統一域名爭端解決規則》（Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy，以下按其正式縮寫簡稱為“UDRP”）它將域名爭議分為決域名搶注爭議與非域名搶注爭議兩類，并且通過UDRP提供了一種被稱為強制性行政程序（Mandatory Administrative Proceeding）的統一爭端解決程序是舊通用頂級域名時代解決域名糾紛最重要的國際規則之一。

ICANN于2011年5月提出建立用于接受并存儲與商標權利相關的數據、認證/驗證商標權利信息，并為新通用頂級域提供日升期服務及商標聲明服務的商標信息交換庫（Trademark Clearinghouse，以下簡稱“TMCH”）。TMCH是新通用頂級域中重要的權利保護機制之一，它為來自全球的商標持有人驗證商標信息并將數據保存在一個中央數據庫中，并將這些信息提供給注冊服務機構和注冊管理機構在新通用頂級域開始啟動時使用以保護權利。該機制的建立能為新通用頂級域名時代的域名注冊提供了預警機制，為商標權人前置性地保護商標持有人的利益，更能徹底的防止其商標被不當搶注或惡意濫用。

（二）侵權認定新標準：“明智且不可知”原則

從前面的案例可以看出，在我國的商標與域名侵權糾紛案件審判中，一般適用混淆原則來對侵權行為進行認定，混淆原則是商標和域名的發生侵權糾紛時首先要進行判定的傳統原則，也是現在認定侵權的基本標準。但互聯網的發展瞬息萬變，商標與域名的影響因素越來越多，它們在定義以及功能、目標等基本概念也發生了變化，在認定和適用上也越來越復雜?！盎煜北緛肀闶且粋€主觀概念，建立在消費者的主觀認知上，在現在的互聯網社會，侵權者的主觀要素和互聯網消費者的消費行為都影響著“混淆”標準。美國在商標與域名侵權糾紛案件審理時便曾遇見這種挑戰因素，美國的法院借此為契機對傳統侵權認定標準構建了新框架。

在2010年Toyota Motor Sales，U.S.A.，Inc.訴Tabari案中，被告Tabari為一個獨立汽車經紀人，同時通過兩個網站“buy-A-lexus.com”和“buyorleaselexus.com”經營汽車業務。網站不包含雷克薩斯車輛或標志性商標圖片，相反在網站大字體的免責條款部分頁面，說明上寫明：“我們不是經過授權的雷克薩斯經銷商或以任何方式隸屬于雷克薩斯。我們是獨立的汽車經紀人。”盡管如此豐田向他們提起了商標侵權訴訟，認為Tabaris將隸屬于豐田公司的“LEXUS”（雷克薩斯）標志注冊為域名，構成混淆，侵犯了商標權。區法院適用了傳統的混淆可能性因素后認定Tabaris侵犯了豐田的“LEXUS”商標。隨后區法院還頒發了范圍廣泛的臨時禁令，禁止tabari在域名，服務標志，商標，商號，原產地標記等商業標志使用單詞“LEXUS”。Tabaris提出上訴，上訴法院第九巡回審判庭將此案發回重審，指出應該允許Tabaris使用“Lexus”商標作為自己域名的一部分，并且提出了侵權認定的“明智且不可知”（SENSIBLE AGNOSTICISM）標準。第九巡回法院在做該案的侵權分析時，對網絡環境進行了一番考察，認為“必須把焦點放在”市場上相關且謹慎的消費者”并且“相關市場為在線市場，相關消費者是習慣于網上購物的謹慎消費者，例如正想要購買奢侈品例如豪華轎車的消費者訪問了Tabaris網站。”法院也明確指出，“不合理的，輕率的和無經驗的網絡購物者不是相關消費者?！盵14]這為域名混淆性近似和反向域名侵奪提供了更為科學有利的侵權認定標準，避免產生“寒蟬效應”，平等、公平的保護商標權人和域名權人。

“混淆原則”作為商標與域名侵權的基本標準已無爭議，但如何更加具體的解釋和適用混淆原則，Tabari案件給予了很好的啟發，其中所開創和確立的“明智且不可知”標準，更加具體的解釋了混淆原則，明確了如今互聯網社會下認定混淆涉及的要素，為現在的域名與商標案件的侵權認定提供了新方法和解決思路，也符合商標法的目的與宗旨。這種理論提升了消費者對域名的混淆測試方式，防止原告是基于不成熟的消費者行為而進行索賠，在案件審理的“混淆性認定”中將權利人導向轉向消費者導向，在保護權利的同時防止權利濫用，更符合權利法律保護的宗旨。

三、對我國解決商標與域名糾紛的建議

如今我國的商標與域名糾紛解決機制還存在著一些不足，例如法律規定不夠完善、侵權認定規則不夠明確、沒有專門的爭端解決機構、還未充分運用國際規則等問題。因此針對這些問題，找尋解決商標與域名糾紛的新方法，提出以下建議：

（一）完善《商標法》的規定

新《商標法》五十七條列舉了侵犯商標專用權的行為，《審理商標解釋》第一條（三）也明確規定“將與他人注冊商標相同或者相近似的文字注冊為域名，并且通過該域名進行相關商品交易的電子商務，容易使相關公眾產生誤認的。”屬于商標法規定的給他人注冊商標專用權造成其他損害的行為。但筆者認為《審理商標解釋》更多針對案件審理，如果能直接將該規定加入到《商標法》中，除了能在審理案件時有法律依據，既能體現法律的事前威懾力，也能減少該種侵權行為的發生。另外，該列舉中主要是針對與商品有關聯性的損害，但現在隨著網絡時代的變化，已經有很多利益并非和商品直接相關聯，可能是一種有價值的商業信息或新興商業模式，單單規定與商品相關聯會減小它的適用范圍。因此筆者建議將“通過該域名進行相關商品交易的電子商務，容易使相關公眾產生誤認的。”改為“通過該域名進行相關商業活動，容易使相關公眾產生誤認的且無合理使用情形”，這樣既可以合理擴大商標的域名保護范圍又可以保證其他域名的合理使用。

（二）增加《反不正當競爭法》的適用主體范圍

《反不正當競爭法》是解決知識產權案件的兜底法律，根據《反不正當競爭法》第二條規定，經營者是不正當競爭行為的主體要件。根據該法規定“經營者”是指從事商品經營或者營利性服務（以下所稱商品包括服務）的法人、其他經濟組織和個人。即所實施的行為屬于經營行為，則被認為屬于經營者。而“經營行為”為“從事商品經營或者營利性服務”可以得出需要同時符合兩個條件，既要以提供商品或服務為行為內容，又要以營利為目的。假如有一個自然人因為非常討厭看哈利波特，第一時間注冊成功了“www.harrypotter.com”，他并非以提供商品或服務為內容，只是在上面搜集并掛出哈利波特的負面評價，也不以營利為目的，那么此時便不能稱其為經營者，也無法適用《反不正當競爭法》。因此筆者認為可以將《反不正當競爭法》中的“經營者”改為“利益相關者”。

（三）確立“相關消費者混淆”侵權認定原則

商標的專用權可能會被域名的注冊所侵權的同時，也可能會造成權利的過度擴張與濫用，比如反向域名侵奪行為。在商標與域名的糾紛中，如何進行侵權認定非常的重要，它劃定了權利保護與權利濫用的界限。前面介紹的美國第九巡回法院所確定的“明智且不可知”原則很好的解決了這個問題，也為我國提供了很好的借鑒，即需要界定好“相關消費者”概念，而非絕對的不作區分的適用混淆原則，否則不僅可能對侵權的認定有所偏失，而且會造成權利的濫用。例如，在前面所述的Yahoo案件中，如果使用“相關消費者混淆”侵權認定原則，便會得出與最后判決不一樣的結論，雖然當時Yahoo網站的名氣不如現在人盡皆知，而至于江蘇公司所辯稱的“雅虎為唐伯虎雅號”，也許確實對于互聯網以外的消費者來說比較熟悉，但是互聯網相關的消費者更多會認為“雅虎”是Yahoo網站的中文譯名?；ヂ摼W日益發展也日益復雜，當一個域名包含多個唯一商標用語，就不可能被認為與其中某一商標有直接關系，消費者也會根據明智且不可知論來看待域名，認為它是一個與商標無關的域名。假設存在一個“IhateLenovo.com”網站，即便以不當得利為目的，那么相關的消費者一定不會將它與聯想網站進行混淆。

（四）充分宣傳和利用ICANN的TMCH制度

為了配合和保護新通用頂級域名時代，ICANN創設了TMCH服務制度，能夠更好的保護商標持有人的利益，防止域名搶注。TMCH驗證服務已于2013年3月26日開始啟動，相關權利人可以根據TMCH要求提交商標進行驗證入庫。日升期服務自2013年8月9日開始上線運行，商標聲明服務自2013年9月9日開始上線運行。如今德勤已發展了121家代理機構代理德勤進行相關驗證業務；IBM分別在美國丹佛、盧森堡、新加坡建立了數據中心，并在波蘭建立了客戶服務中心。但目前在我國的宣傳力度還不是很大，仍然有很多商標持有人并不太了解和利用這個制度。

在新通用頂級域名時代，特別是大量中文通用頂級域名將注冊之際，中國的商標權人應充分利用TMCH制度，積極申請驗證等服務，從源頭上防止域名的搶注與侵權行為，同時了解ICANN組織以及UDRP規則，更好的了解和保護權利，順應國際化的發展需求。

參考文獻：

〔1〕〔8〕將別人的域名注冊為商標受法律保護嗎.http：//www.docin.com/p-36549141.html：2015-09-11.

〔2〕北大法寶——司法案例庫（北京市高級人民法院民事判決書（2012）高民終字第3647號）.

〔3〕〔10〕亞洲域名爭議解決中心網站.http：//www.adndrc.org/mten/UDRP_Decisions.php，案件編號：CN-1400747.

〔4〕〔11〕參見UDRP的程序規則，第一條.

〔5〕張靜.商標權與相關權利沖突與協調探討.中國民商法律網，2005年12月，http：//www.civillaw.com.cn/article/default.asp？id=17013，2015-08-24.

〔6〕北大法寶——司法案例庫（上海市高級人民法院民事判決書（2012）滬高民三（知）終字第55號.

〔7〕北大法寶——司法案例庫（廣東省廣州市中級人民法院民事判決書（2012）穗中法民三終字第372號）.

〔9〕北大法寶——司法案例庫（北京市高級人民法院民事判決書（2012）高民終字第3647號）.

〔12〕宋佳.域名與商標的沖突[J].知識產權，2001，（5）.

〔13〕參見ICANN和美國商務部于1999年11月25日達成的備忘錄中關于締約背景部分的介紹.網址：http：//www.icann.org/general/icann-mou-25nov98. Htm，2014-08-24.

〔14〕See Toyota Motor Sales， U.S.A.， Inc. v. Tabari， 610 F.3d 1171，1174-75，1181（9th Cir.2010）.

（責任編輯 賽漢）