由《高法解釋二》引發的中美兩地對待功能性特征的思考

唐維虎

2016年1月25日由最高人民法院審判委員會第1676次會議通過的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（下稱“高法解釋二”）第八條對功能性特征進行了解釋，并對功能性特征的相同或等同進行了明確。

上述第八條如下：“功能性特征，是指對于結構、組分、步驟、條件或其之間的關系等，通過其在發明創造中所起的功能或者效果進行限定的技術特征，但本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式的除外。

與說明書及附圖記載的實現前款所稱功能或者效果不可缺少的技術特征相比，被訴侵權技術方案的相應技術特征是以基本相同的手段，實現相同的功能，達到相同的效果，且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的，人民法院應當認定該相應技術特征與功能性特征相同或者等同?！?/p>

上述內容似乎對功能性特征所能解釋到的范圍有所放松，對功能性特征的保護力度似有加強。筆者試圖借鑒中美兩國在專利實務過程中對待功能特征的一些做法，探討中美兩地在某些方面對待功能性特征的異同點，并提出自己的見解和建議。

一、關于法條

美國專利法第112條第6款（112/6或112/f）是一條專門針對功能性特征的法條，對功能性特征及其解釋范圍做出了明確。美國專利法第112條第6款的相關規定譯文如下：

“權利要求中針對組合的特征可以被表示為執行特定功能的裝置或步驟，而無需闡明支持該特定功能的結構、材料或動作，并且這樣的權利要求應該被解釋為覆蓋了說明書中所描述的相應結構、材料或動作及其等同物?！?/p>

在中國《專利法》中，沒有專門的法條對功能性特征進行規定和解釋，但在《審查指南》第九章第二部分做出的相關規定，使得在專利審查、無效、權利要求范圍認定等節點如何來對待功能性特征有了一定的依據?！秾彶橹改稀返诰耪碌诙糠值挠嘘P規定摘抄如下：

“對于權利要求中所包含的功能性限定的技術特征， 應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式。 對于含有功能性限定的特征的權利要求，應當審查該功能性限定是否得到說明書的支持。 如果權利要求中限定的功能是以說明書實施例中記載的特定方式完成的， 并且所屬技術領域的技術人員不能明了此功能還可以采用說明書中未提到的其它替代方式來完成，或者所屬技術領域的技術人員有理由懷疑該功能性限定所包含的一種或幾種方式不能解決發明或者實用新型所要解決的技術問題， 并達到相同的技術效果， 則權利要求中不得采用覆蓋了上述其他替代方式或者不能解決發明或實用新型技術問題的方式的功能性限定?！?/p>

二、關于審查過程

關于功能性特征的審查列舉以下幾種情況來梳理。

1.說明書只提供了一種對應功能性特征的實施方式

針對這種情況，舉一個淺顯的例子進行說明。例如：權利要求中限定了“一種用以輸入數據的輸入裝置（an input device for data input）”，說明書只給出了“輸入裝置”的實施方式是鍵盤。針對這種情況，中美兩國在審查過程中可能會有哪些不同？

首先，在中國，有一部分審查員可能會下這樣的審查意見：權利要求的輸入裝置覆蓋了所有可以用于輸入數據的實施例方式，而說明書中僅提供了一種該輸入裝置的實施方式（“鍵盤”），權利要求概括了一個較大的范圍，因此得不到說明書的支持，不符合專利法第26條第4款的規定。

上述審查意見無疑會引導很大一部分專利申請人或專利代理人對權利要求進行修改，將輸入裝置進一步限定為鍵盤來克服審查意見。當然，也有一部分的代理人和申請人為了專利權人后續能得到一個大的范圍會和審查員進行溝通、討論或爭辯使審查員認可上述概括的撰寫方式，成功率不得而知。

那么，在美國，針對上述功能性特征，可能會下這樣的審查意見：

Claim limitation “input device” has been interpreted under 35 U.S.C. 112， sixth paragraph， because it uses a non-structural term “device” coupled with functional language “input” without reciting sufficient structure to achieve the function. Further， the non-structural term is not preceded by a structural modifier. The term “input” has no known structural meaning in the art.

Since this claim limitation invokes 35 U.S.C. 112， sixth paragraph， the claim is/are interpreted to cover the corresponding structure described in the specification that achieves the claimed function， and equivalents thereof.

上述英文審查意見的大致意思是權利要求關于“input device”的寫法屬于MPF（means plus function）的撰寫方式。依據112/6的規定，權利要求的范圍應該解釋為覆蓋說明書所描述的具體實施方式及其等同物（equivalent thereof）。也就是說，上述描述的“input device”的范圍就應該被解釋為“鍵盤”及其等同物。針對這樣的審查意見，申請人或代理人在實際OA的過程中可以不用對權利要求進行修改以進一步限定“input device”為鍵盤，最多可能就是在OA中認同審查員的interpretation。另外，還有一些美國專利律師建議的做法是對這種interpretation不做任何評論，而在OA中闡明“申請人保留對這種解釋做進一步爭辯的權利”（Applicant reserves the right to argue this in future）。

從上述對說明書僅提供了一種功能性特征的實施方式的處理方式來看，中美兩國的做法是存在一些差別的?？梢钥闯?，美國的做法相比中國的做法更有利于專利權人的利益。如果按照中國審查員審查意見的引導方式將權利要求的特征限定到說明書提供的具體實施方式，在后段做侵權比對確定權利要求范圍的時候，會使專利權人很難將功能性特征的范圍再通過具體實施方式的替代或等同（equivalent thereof）來進一步擴大，這是因為權利要求已經明確的限定了“輸入裝置”就是“鍵盤”，幾乎很難再擴大到“鼠標”、“觸摸屏”等替代實施方式的范圍。這一點在《高法解釋二》第五條已經有了相應的明確。

第五條的具體內容：“在人民法院確定專利權的保護范圍時，獨立權利要求的前序部分、特征部分以及從屬權利要求的引用部分、限定部分記載的技術特征均有限定作用?！?/p>

2.說明書提供了兩種以上對應功能性特征的實施方式或者沒有提供任何實施方式。

針對該情況提到的兩種情形，相對來說比較簡單。

對于第一種情形，即說明書提供了兩種以上對應功能性特征的實施方式，中國的審查員一般不會下達上述第一種情況類似的審查意見；而美國的審查員即使會下112/6的審查意見，權利要求的最終結果從內容上來看是沒有多少差別的。同時，若提供了兩種以上的實施方式，對后段侵權比對將權利要求的范圍盡可能根據替代實施例或等同物的認定解釋到一個較大的范圍是極為有利的。

對于第二種情形，即說明書沒有提供任何功能性特征的實施方式，中美兩國在審查過程中的做法基本是一致的。在中國，審查員可以根據專利法第26條第3款的規定認為說明書沒有提供具體的實施方案導致權利要求不能實施為由而不予專利權。相應地，在美國，審查員也可能會根據美國專利法第112條第2款（112/2）的規定而不予專利權。當然，也有類似情況被授予專利權的情形，例如申請人能夠證明該功能性特征的實現方式是本領域的現有技術或者審查員并未深究功能性特征無法依照說明書的描述而實現這一問題。但是，在這樣情形下取得的專利權會因為其說明書的缺陷，而處于不穩定的狀態，隨時有被無效的風險。

三、關于侵權比對中的權利要求解釋/Claim Construction

在中國，如何使用上位限定的功能性特征對權利要求進行解釋，目前還沒有太多經典的案例可以參考，這跟中國專利制度發展時間有很大關系。而在美國，已經產生了一些關于如何判斷上位限定是否合理的經典先例，例如“愛迪生白熾燈專利侵權案”以及“哈佛致癌老鼠”案。類似的案例得出了用于判斷權利要求書中的上位限定根據說明書的描述“能否實現”的兩條重要原則，即“共有性質”（common quality）原則和“過度試驗”（undue experimentation）原則，而筆者在細讀這兩條原則的內容之后，認為這兩條原則可以作為侵權認定過程中合理進行功能性特征的權利要求解釋/claim construction的參考標準。

關于上述兩條原則，特舉“愛迪生白熾燈專利侵權案”進行闡述， 李雁在《淺談美國專利法第112條對中國專利法第26條第四款之借鑒》一文使用了該案例，“愛迪生白熾燈專利侵權案”是美國專利法歷史上關于“能夠實現”問題的著名判例。盡管該判例形成于100多年前，但其中所形成的針對“能夠實現”問題的多個審查標準在美國專利法實踐中沿用至今。該案例對權利要求的解釋/claim construction也具有極高的參考意義。

在該案中，原告Sawyer & Man（簡稱SM）公司控告Edison電燈公司專利侵權，爭議的焦點在于愛迪生電燈是否侵犯SM的第317676號美國專利權。

該案主要涉及317676的兩項權利要求為：

要求1.一種用于電燈的白熾導體，該白熾導體由碳化纖維或紡織材料（carbonized fibrous or textile material）構成并具有拱形或馬蹄形形狀。

要求3.該用于電燈的白熾導體由碳化紙（carbonized paper）構成。

SM電燈專利的說明書記載：“在實施本發明的過程中，我們采用碳化紙，還有木炭”，“由于采用從植物纖維或紡織材料而來的炭而不是礦產石墨或炭黑，本發明帶來很多優勢”。

商用愛迪生電燈的燈芯由一種具有特殊性質的碳化竹（carbonized bamboo）材料制成。多年來，SM電燈早已不在市場上銷售并且歷史證明從未取得商業上的成功。但是，不可否認，市場上銷售的愛迪生電燈所采用的碳化竹燈芯的確落入SM電燈專利的權利要求1所限定的“碳化纖維或紡織材料”的范圍之內，但是就權利要求3所限定的“碳化紙”的范圍而言，則沒有侵權。爭論的焦點在于：SM權利要求1的“碳化纖維或紡織材料”上位概括是否合理，或者說SM的說明書對權利要求1的上位概括可以解釋到包括碳化竹的范圍是否能起到足夠的支撐作用？

在評述SM是否有權壟斷所有“碳化纖維或紡織材料”制成的白熾燈導體時，美國巡回法院給出的觀點是：“如果專利權人已經發現了“碳化纖維或紡織材料”的一種區別于其他材料的共有性質（common quality）并且該性質特別適合于白熾燈導體，則SM的上位限定沒有過寬。而事實上，SM提出他們發現碳化紙是用于白熾燈導體的最佳材料。然而，他們并沒有將其發明限制在碳化紙材料，而是擴展到更廣的范圍，即“碳化纖維或紡織材料”。實際上，試驗表明，在對超過六千種植物纖維進行試驗（“過度試驗”）之后，沒有發現一種具有適合于白熾燈導體的目的。在此情況下，利用這種過寬的保護范圍來排除他人進一步調查試驗以獲取更優方案的權利是不當的。

由此可見，在探討上位限定是否合理時，美國巡回法院認為關鍵在于：該上位限定所包含的所有實例是否具有“共有性質”以用于發明的特殊目的。實際上，在愛迪生研制“碳化竹”燈芯的過程中，他對數千種植物纖維進行了試驗，但是發現植物纖維并不具有適合于制造白熾燈導體的“通用性質”。植物纖維的纖維質地是制造白熾燈導體的一個障礙。愛迪生最終選擇使用的竹材料并不是由于其具有一般的植物特性，而是因為該竹材料具有某種區別于其他纖維材料的特殊性質，使其適用于制造白熾燈導體的目的。

那么，SM早先利用碳化紙和木炭所進行的并不成功的試驗是否給了他們排除后來人更偉大發明或發現的權利呢？SM將權利要求1的范圍解釋到包含碳化竹的范圍從而達到壟斷的目的是否是合理的？答案不言而喻。

通過以上案例的分析，在對上位限定的功能性特征進行權利要求解釋時，完全可以參照 “共有性質”原則以及“過度試驗”原則來判斷功能性特征能否解釋到其使用的上位限定所覆蓋的所有實施方式，同時也可以確定其解釋到什么范圍較為合理。在將“共有性質”原則以及“過度試驗”原則應用于指導權利要求的解釋時，其具體理解可以歸納如下。

如果說明書中公開了權利要求中的上位限定包含的所有實施例具有某種“共有性質”以適用于發明的特定目的，則認為該上位限定是可以實現并能夠得到說明書的支持，那么權利要求相應地就可以解釋到上位限定覆蓋的所有實施方式；相反，如果說明書沒有公開這種“共有性質”，需要本領域技術人員必須執行“獨立試驗”才能發現適用的實施方式，則該上位限定沒有得到說明書的支持，權利要求則不能解釋到上位限定覆蓋的所有實施方式。

四、結論

從前段專利申請確權到后段專利維權階段各個節點針對功能性特征的處理方式或方法來看，雖然中美兩國做法存在細微的差異，但是大致方向和理念是一致的。一項專利權最終無論是因為各種瑕疵導致走向滅亡或者無法主張權利，還是因為權利無比穩定且范圍足夠涵蓋侵權產品而給權利人帶來收益，這一切都在前段申請確權的專利撰寫階段即埋下了因果種子。業界人士向來以做過后段無效、侵權、訴訟等高端業務而引以為豪，殊不知最難做好的事情是在申請確權前段的專利申請撰寫，因為再厲害的技術如果缺乏良好專利申請的撰寫，也是徒勞。鑒于此，針對功能性特征，建議在說明書中至少要提供一種實施方式，使得專利權能保持穩定。在條件允許的情況下，盡量提供兩個以上的實施方式，以使得功能性特征能夠解釋到足夠大的范圍而使其得到足夠支撐。另外，在后段侵權比對做權利要求解釋的時候，美國的做法以及經典案例對中國的實踐同樣具有非常好的借鑒意義與參考價值，例如“共有性質”和“過度試驗”的原則對功能性特征以及其它上位限定的技術特征的權利要求解釋具有極高的指導意義。