從碎紙機案看中國企業如何應對“337調查”

文/冉瑞雪

從碎紙機案看中國企業如何應對“337調查”

文/冉瑞雪

2012年12月，范羅士公司（Fellowes, Inc.）和范羅士辦公用品（蘇州）有限公司（Fellowes Office Products(Suzhou) Co., Ltd.）（以下合稱“范羅士”）向ITC提起337調查，起訴江蘇新譽集團有限公司、江蘇新譽辦公設備有限公司、深圳艾蘭特辦公設備有限公司、香港艾蘭特辦公設備有限公司、新譽辦公設備(美國)有限公司、江蘇新瑞重工科技有限公司（以下統稱“新譽”），以及前述公司創始人等自然人侵犯其商業秘密和外觀專利(D583,859和D598,048)，請求判定侵權成立，禁止新譽涉案產品出口到美國，并禁止已輸美產品在美銷售（337-TA-863）。

該美國337調查源于范羅士公司和新譽公司之間的合資合作糾紛。雙方在江蘇建有合資企業，后因種種原因雙方合作關系終止。在提起美國337調查之前，范羅士和新譽在國內國外已有多起關聯訴訟和仲裁。

2013年1月，此調查正式立案。我旋即被新譽聘為此案的代理律師。此后雙方進行了數輪的證據交換、實地檢查了當事人各自的工廠、在美國和香港進行宣誓作證，調取了相關證人的證言以及進行了數次的和解談判。最終雙方在2013年11月達成了和解，并據此提交聯合動議請求ITC終止該調查。其時距預定開庭時間已經很近。由于原被告雙方在開庭后和解的極少，本案這可謂是最后一刻的和解。2013年11月20日，行政法官頒布初裁，準許了該動議并決定終止該調查。2013年12月20日，委員會作出終裁，決定不審查行政法官作出的初裁。至此，歷時近1年的碎紙機案順利結案。

此案在雙方宿怨已久的背景下能夠獲得和解，實屬不易，這是新譽及其代理律師共同努力的成果。特別值得一提的是，首先，新譽在其代理律師幫助下進行的規避設計成了和解的重要籌碼，促成了和解的達成；其次，律師的努力促成了商業秘密范圍在案件早期確定，從而保證了規避設計以及證據開示的順利進行，避免了不必要的證據開示爭議；最后，經過談判，新譽相關的三名自然人從被原告的名單中剔除，解決了中國企業的后顧之憂。

和解的策略

在ITC的商業秘密337調查中，2002年以來共有13起案件，其中有7起涉及中國企業，占了一半以上。在本案之前，國內企業應訴美國商業秘密類337調查無一勝訴。同時，本案正好處于非常不利的整體環境與氛圍中。

在這一大背景下，案件本身也異常復雜。該案件背景遠超出一般商業秘密案件或專利侵權案件。爭議雙方范羅士和新譽曾長期合作，后因合資公司控制權發生糾紛，爭訟近3年，在美國337調查提起之前，已另有8個訴訟/仲裁（國內訴訟仲裁5起，美國訴訟2起及德國訴訟1起），原合資公司涉及的債權人訴訟多達100多起。2013年3月，范羅士還就與新譽相關爭議在美國國會參加聽證，并試圖通過外交途徑解決相關爭議。

在整體環境不利且和解難度極大的情況下，新譽的代理律師根據代理在美商業秘密案件的經驗為客戶制定了積極的訴訟策略，通過艱苦的訴訟拉鋸戰確?？蛻粼诿绹?37調查中的訴訟利益，并在和解一事上付出了巨大的努力。早在案件之初，新譽的代理律師就與對方總法律顧問及其代理律師在華盛頓談判和解。此后8個月，和解談判破裂多次。在全球和解失敗后，新譽的代理律師沒有放棄，而是提出美國337調查單案和解，在協調客戶內部以及與對方律師談判過程中承擔了主要工作，在雙方毫無互信的不利情形下，創造和解機會并把握和解時機，終于在開庭前促成和解。

早期制定的規避設計策略是本案能夠獲得和解的一個重要因素。如果新譽規避設計的產品獲得了ITC的認可，那么即使ITC認定新譽老產品侵權，新譽仍然可以出口規避設計產品，范羅士通過337調查阻止新譽進入美國市場的最初目的將落空。因此，在律師的指導下，新譽在短期內開發出了多款規避設計產品，并將相關產品作為證據開示的一部分納入到案件中。范羅士在充分評估規避設計產品的相關技術之后，最后同意新譽繼續對美國出口這些規避設計的產品，這在ITC公開信息中可以看到。

此外，范羅士為了最大可能地保護其利益，必然最大范圍地主張其商業秘密。新譽律師團隊收集了大量證據，以逐一證明范羅士主張的商業秘密點不存在秘密性從而不屬于商業秘密。事實上，即便在某些商業秘密點上范羅士能笑到最后，但范羅氏也無法保證所有的商業秘密點毫發無損。而在碎紙機市場上，范羅士在美國市場上除了面對新譽的競爭外，還需要面對眾多廠家的競爭。因此，范羅士的部分商業秘密點一旦被認定不成立，全行業都可以使用，這對范羅士在行業的商業利益毫無裨益。所以，和解談判符合雙方的利益。

商業秘密的披露

此案的一個創新之處是通過律師的努力解決了商業秘密案件中的商業秘密范圍披露問題。國內企業在應對商業秘密337調查時通常會碰到商業秘密范圍披露這一難題。在專利、商標和著作權侵權案件中，相應權利的邊界較為容易判斷，而商業秘密案件中的訴爭權利邊界即商業秘密范圍通常不容易確定，原告通常期望推遲圈定商業秘密范圍的期限，尤其是希望在獲取被原告的相關證據之后再披露商業秘密范圍。但是，推遲披露商業秘密將造成被告無法知悉自身侵犯了原告的哪些秘密以及原告所謂的商業秘密是否真正構成商業秘密，而且規避設計也難以推進。這會導致不當地擴大了證據開示范圍，從而增加原告和被原告雙方的訴訟成本，影響被原告盡早確定應訴策略、進行有針對性的抗辯以及專家報告的準備等。此外，允許原告在接觸被原告的實質開示信息之后才披露商業秘密范圍還可能導致的后果是原告根據被原告提供的文件和信息來圈定商業秘密的范圍，甚至不誠信地將屬于被原告的商業秘密宣稱為自身的商業秘密，這將明顯不利于被原告。

盡管在商業秘密337調查中普遍存在前述問題，但ITC沒有明確的規則來指引如何進行商業秘密范圍圈定，存在多種操作實踐。例如，在337調查實踐中，被原告通常會在首輪問卷中要求原告確定商業秘密，但原告通常會援引起訴狀的商業秘密描述或者僅作寬泛的回答，雙方此后通常會將該爭議交由法官解決。例如，在被原告以商業秘密范圍不明確為由拒絕配合開示程序后，原告提起動議要求強制開示。此外，實踐中有被原告在正式進行實質開示之前主動尋求同意令保護。這兩種方式存在的主要問題是雙方在調查過程中互相推諉和指責，相關問題很難在雙方之間獲得解決，最終不得不由行政法官解決，大大影響案件的進度和增加了雙方的成本。

本案的做法跟之前的做法不同。我們深知商業秘密范圍對于我方抗辯的重要性，在案件早期就積極推進，與對方事先達成約定，并體現在進度表里面，先進行初步披露，在開示進展一段時間后要求原告確定最終商業秘密范圍。被原告在原告未披露之前無義務提供與商業秘密實質相關的開示信息。在原告進行初步披露之后，被原告才開始提供與商業秘密相關實質信息，尤其是相關涉案產品的研發生產信息。原告在開示進展一段時間后證據交換截止日前兩個月左右確定最終商業秘密范圍，這符合在開示過程中盡早確定最終商業秘密范圍這一基本原則，就最終版的商業秘密范圍給予被原告足夠的開示機會。相較于其他案件，該案中的初步披露和最終披露相結合的方式較為科學合理：（1）原告方先披露初步商業秘密范圍，是一種平衡雙方利益的合理舉措，可以從某種程度上縮小開示范圍，降低雙方的證據開示成本；（2）雙方首先在案件的早期約定進行初步披露，避免原告發起強制開示動議或者被原告發起保護令動議，一方面可以推進337調查證據開示的進度，保證能符合337調查快速推進的要求，另一方面，可以降低因動議而產生的法律費用。

因此，對于中國被訴企業來說，可以考慮借鑒本案中的做法，采取初步披露和最終披露相結合的方式，確保讓原告盡早完成早期披露，從而降低證據開示成本，盡早形成有效抗辯策略，并避免被對方釣魚取證的風險。

自然人作為被原告的問題

在本案中，3名自然人被列為337調查的被原告，這3名自然人是涉案公司的股東或管理人員。將這些自然人列為被原告不僅增加了中方的應訴成本，還將給其商業信譽帶來負面影響。因此，這些自然人通常比較關注其“被原告”地位的問題，通常希望能將其從被原告的名單中剔除出去。在本案中，經過雙方談判，針對3名自然人的侵權指控最終得以撤回，順利解決了這3名自然人的顧慮。

自然人被列為被原告在其他案件中也存在類似的情形。例如，增粘樹脂案（337-TA-849）和電子壁爐案（337-TA-791和337-TA-826）均將自然人列為被原告，這些自然人都是公司被原告的股東或者管理人員，但增粘樹脂案的終裁中撤銷了對自然人的商業秘密侵權指控。由于ITC的排除令和制止令通常對公司被原告的股東和管理人員均具有約束力，以及將自然人列為被原告并不影響原告獲得的救濟，將相關自然人列為被原告在實踐中仍存在爭議，ITC也沒有發表明確的意見。因此，對于國內的自然人被原告來說，在被列為337調查的被原告時，我們建議積極與ITC進行溝通，確保在正式立案之前將自然人排除在337調查之外。如未獲成功，則建議在立案后與對方第一次和解會議時就盡早處理此事，從而降低不必要的應訴成本，提高應訴效率，并控制名譽/商譽損失的風險。

回顧本案，范羅士與新譽從合作伙伴到勢不兩立，這確實令人遺憾。但碎紙機行業并不是一個門檻很高的行業，顯然，兩強相爭并不符合雙方的商業利益。在雙方在全球已有多個法律程序的情況下，范羅氏在美國提起美國337調查，顯然是希望利用其美國“主場”之利擊垮新譽。新譽在中國企業商業秘密類美國337調查無一勝訴的惡劣環境下居然成功和解，殊為不易，前述經驗分析希望能在其他中國企業“走出去”時有所裨益。

[本文作者系美國科文頓律師事務所（Covington & Burling LLP）合伙人]