生物交叉領域專利中技術領域跨度對創造性的判斷淺析

吳漾，劉春杰

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生物交叉領域專利中技術領域跨度對創造性的判斷淺析

吳漾*，劉春杰*

三步法是判斷專利是否具有創造性的常規方法，所謂三步法是指，第一步確定最接近的現有技術；第二步確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題；第三步判斷要求保護的發明對本領域技術人員來說是否顯而易見[1-2]。在確定最接近的現有技術的第一步中提到了“應首先考慮技術領域相同或相近的現有技術”。通常來說，比較容易判斷技術領域是否相同，但對于技術領域是否相近，以及相近程度如何，《專利審查指南》中并沒有給出明確的解釋，在實際操作過程中會因領域差異、技術發展狀況、技術轉移難度、技術效果的可預期性等因素的影響而產生不同的理解[3-4]，因此對專利申請創造性的判斷帶來了一定的困擾。C12M 領域是指酶學或微生物學裝置，這類裝置一般用于生物學培養、檢測、制備、控制等，不僅主要利用或基于生物學原理，還需要借助于機械、光學、電學、計算機、通訊等領域的技術知識或技術手段，因此對于其相近技術領域的判斷更加困難，如生物反應器中的攪拌裝置與化學反應器中的攪拌裝置、建筑機械中的攪拌裝置、家用電器中的攪拌裝置是否屬于相近領域？這些問題需要結合實際情況和技術特定、發明構思進行具體判斷，為了解決這一困境，本文試圖通過實際案例，并參考法院判例，美、日、歐審查意見進行討論，希望對 C12M 領域相關專利的申請和審查提供幫助。

1 實際案例分析

C12M 領域中通常會使用技術領域跨度較大的現有技術質疑本申請的創新性，該領域內最常見的三種有爭議的技術領域跨度，筆者總結為，生物領域與普通日用品領域之間的跨度、類似裝置結構涉及不同生物領域用途的跨度以及宏觀結構和微觀結構之間的跨度。以下以實際案例為基準進行詳細討論。

1.1 生物領域與日用品領域的跨度

【案例 1】本申請權利要求：一種生物樣品空間搭載裝置，其特征在于：它由一個米字管和兩個密封蓋組成，密封蓋在米字管的兩端，通過硅膠以及螺紋與米字管連接，所述的米字管在結構上設計為米字形，分為8 ~ 12 個獨立空間，用于裝載半固體、液體或干粉狀微生物或細胞樣品（圖 1）。說明書記載內容為，米字管和密封蓋的制備材料為聚碳酸酯或 ABS 樹脂，具有獨特的高透光率、高折射率、高抗沖性、尺寸穩定性及易加工成型的特點。其實現效果是根據《航天員系統載人運輸飛船、目標飛行器艙載產品環境試驗技術條件》出具鑒定級振動試驗證明書，并成功應用于“神州八號”生物樣品搭載。

圖 1 案例 1 本申請說明書附圖

經過分析可知，本申請發明構思在于將太空制品進行一定程度的分割從而增加生物樣品收納種類，屬于太空搭載技術領域。經過檢索，獲得最接近的現有技術 D1：基因工程細胞太空搭載裝置，裝載液體培養基。但涉及太空領域沒有起到相同結構隔板的技術啟示，而獲得其他領域很多具有分隔作用的現有技術，如 D2：一種調色盒，帶有米字隔板可以儲水、顏料；D3：帶有螺紋、隔板的水杯；D4：一種容器，包括本體和蓋，可用于裝各種食物包括帶湯食物，且不會有食物掉出器皿；D5：米字隔板的郵筒（圖 2）。但日用品領域的隔板分隔是否能結合到對比文件 1 中，這其中的跨度有待進一步思考。

圖 2 案例 1 涉及現有技術說明書附圖（從左至右分別為 D1 ~ D5）

圖 3 案例 2 相關說明書附圖（A：本申請；B：美國專利局對比文件：C：日本專利局對比文件）

與此相關的是，2012 年 4 月 28 日，國家知識產權局專利復審委員會做出了第18494 號無效宣告請求審查決定。涉案專利授權的獨立權利要求為：“一種多功能生吃盤，包括用于盛放食物的盤體，其特征在于：所述盤體上設有一盛水容器，所述盛水容器內安裝有可產生霧氣的霧化器”。無效請求人提供的對比文件 1：水果盤，盤體內的凹槽內放置的干冰可以產生煙霧往外擴散，形成上升的霧氣效果。權利要求 1 和對比文件 1 的區別技術特征在于使用了霧化器。對比文件 2：電子藝術神像座，其包括一個神像和一個底座，底座的頂面為一盛水的盤子，空腔底部有一高頻振動器，使得空腔處水向上噴起，營造一種神像長時間有云霧繚繞的效果，從而要求對本申請宣告無效。專利權人否定，認為對比文件 1 為食品用具領域，對比文件 2 為祭祀雕像領域，技術領域相去甚遠，并不能產生結合啟示。對此合議組認為：對比文件 2 與本專利都涉及霧化器，兩者屬于相關的技術領域。權利要求 1 中的盛水容器、霧化器的盛水、霧化功能與盤子的盛放功能組合后，仍各自以其常規的方式工作，在功能上沒有相互作用或者改進，只是一種簡單的疊加。在現有技術中，能夠持續提供穩定霧化效果的霧化器或加濕器在各領域廣泛使用，例如生活中用于增加空氣濕度的加濕器或霧化器、對比文件 2 中神像底座中的霧化高頻振蕩器等。當本領域技術人員面對對比文件 1 中干冰霧化效果時間較短、不夠安全穩定的技術問題需要一個持續而穩定的霧化裝置時，容易從生活中各種組合了霧化器功能的物品中獲得明確啟示。復審委因此宣告專利無效。本案之后經歷了北京市第一中級人民法院和北京市高級人民法院兩審行政訴訟，均以專利復審委員會勝訴告終（2012 高行終字第 1711 號）。可見，復審委直至高級人民法院均認可，兩者屬于相近或相關的技術領域。

因此，返回到本案，可通過類比得出，日用品技術領域的隔板所起到的作用實際與本申請中隔板作用相同，都是將收納物質進行分隔，在運輸過程中防止相互污染。因此筆者建議，在評價專利申請創造性時，對于功能類似、結構相近、轉用難度不大、技術效果預期性較高的日用品技術可以作為相近技術領域進行考慮，必要時進行合理質疑。

1.2 涉及裝置結構相同，但用途不同的跨度

【案例 2】本申請涉及一種生物芯片，具有收納室，保持機構可以在收納室的長度方向上的規定區域保持被檢液，并通過規定的按壓力在規定的區域釋放被檢液；按壓機構，用于對被檢液施加規定的按壓力。

實際上，本申請設計思路在于利用生物芯片的收納室、保持機構、按壓機構對PCR 反應液體進行控制和排出，屬于生物芯片技術領域。但經過中、日、美三局檢索，都沒有獲得在生物芯片領域的最接近的現有技術，如圖 3 所示，而是在其他領域獲得相關現有技術，如美局檢索的最接近的現有技術為一個注射器，由于注射器同樣具有收納室，具有隔膜可保持液體，通過活塞施加壓力推送液體，結構和本申請完全相同，但注射器與生物芯片技術領域跨度較大，申請人并不予以認可，美局已經發送三次通知書，但仍然在審理過程中；日局檢索獲得最接近的現有技術為唾液微生物檢測裝置，同樣不能用于 PCR，目前已經獲得授權，中國專利局質疑過創造性但最終予以授權。

雖然注射器與本申請的裝置結構完全相同，但本領域技術人員能否想到將注射器直接應用到生物芯片的 PCR 應用呢？雖然美局一直認可此處的技術領域跨度并不影響創造性的判斷，但筆者認為，由于 PCR 屬于生物領域的一個特殊的應用，需要結合溫度循環的變化，且反應具有一定的成功率，而注射器只是起到液體裝載和排出的簡單功能，因此，在生物芯片這個特殊的領域，使用其他領域的相關裝置質疑創造性是不妥的。因此可以推知，考慮類似裝置結構涉及不同生物領域用途的跨度時，要充分考慮不同技術領域的技術特點、工作原理以及轉用難度，對于操作難度大、工藝精度高、原理明顯不同、轉用過程存在技術障礙的現有技術，可能難以用于質疑本申請的創新性，否則難免落入“事后諸葛亮”的錯誤傾向中。

1.3 宏觀與微觀的跨度

【案例 3】在 C12M 領域中還有一種技術領域跨度，為宏觀與微觀的跨度。如本案（圖 4A）涉及一種微生物檢測設備，包括容器，封閉了培養基的第一殼體，用于接收常量樣本的第二殼體，以及蓋子用于封閉第二殼體，第二殼體具有大于 10 cm2的入口表面，從而以安全的方式檢測微生物的存在。

圖 4 案例 3 本申請（A）與現有技術（B）相關附圖

本申請為了檢測微生物是否存在，設計了大于 10 cm2的入口表面用于接收常量樣本。中、美、歐三局均選用了同一篇對比文件質疑本申請的創造性，即具有相同結構的可以檢測微量樣品的裝置（圖 4B）。現有技術和本申請主要區別即在于，本申請用于檢測常量樣品，使用培養皿盛放待檢測樣品，而現有技術由于檢測的樣品量較少，因此使用刮條在樣品上進行刮取，但后續檢測方法相同，均具有兩個殼體對樣品和培養基進行分隔。美國專利局和中國專利局均已駁回，復審正在進行過程中，歐洲專利局審查仍在繼續。由此可見，雖然本申請為宏觀結構，而現有技術為微觀結構，但其解決的問題相同，都是將殼體分隔便于樣品分級檢測，而樣品是常量的還是微量的，并不影響檢測過程，因此可以用于質疑本申請的創造性。

通過該案可以了解到，隨著科技的進步和發展，如計算機科學、3D 打印、納米技術等新興技術的涌現，微觀制造和宏觀建設之間的鴻溝正在逐漸縮小，C12M 領域中某些設備或部件的制造難度也逐漸降低，因此對于尺寸具有差別，但功能相同、結構相似而制備技術又相對成熟的儀器或設備，可以對其創新性進行合理質疑，以便對其專利性進行公正、客觀的判斷。

2 對于相同的技術領域的判斷

C12M 領域的特點是，應用于生物領域的各個具體的應用，例如微流控、診斷裝置、核酸提取、發酵等，通常會結合現有技術已知的機械、光電、電學、計算機等交叉領域。但生物領域和通用領域還是有一定區別的，因為其應用帶有較強的專業性，給技術領域跨度會帶來一定的障礙。基于此，審查指南的規定對于技術領域有如下啟示：

⑴在選擇現有技術作為對比文件時，根據不同的情況，審查員會酌情進行選擇：①選擇技術領域相同或相近的現有技術；②選擇技術領域不同，但公開技術特征最多的現有技術。

⑵對于發明而言，不僅要考慮該發明所屬的技術領域，還要考慮其類似、相近或相關的技術領域，以及該發明所要解決的技術問題能夠促使本領域的技術人員到其中去尋找技術手段的其他技術領域。

⑶確定最接近的現有技術。最接近的現有技術，是指現有技術中與要求保護的發明最密切相關的一個技術方案，它是判斷發明是否具有突出的實質性特點的基礎。在確定最接近的現有技術時，應首先考慮技術領域相同或相近的現有技術。但審查指南并沒有給予具體“相近技術領域”、“類似技術領域”、“相關技術領域”的定義，需要審查員去依據案情判斷。目前對于上述技術領域的區分大體有兩種觀點，第一種認為與本申請技術領域相鄰或是關聯性強的技術領域，該觀點主要從字面上對“相近或相關”進行了解讀，相應地限定了較小的現有技術的選取范圍；而第二種觀點認為，相近或相關的技術領域，包括現有技術中明確給出指引延伸到的與專利申請所屬領域相關的相鄰技術領域，以及本領域技術人員普遍能夠知曉的通用技術領域。另外，還應當包括該專利所屬的專有領域適當上位的更寬泛技術領域。

筆者認為，“相同的技術領域”，即產品所屬的技術領域，可以定義為，如果它是具有某種特定使用功能的產品，則應該是指產品直接應用的具體技術領域，例如案例 1 的航空領域的細胞搭載裝置，可以歸納為“收納領域”，案例 2 涉及的生物芯片領域，以及案例 3 涉及的微生物檢測領域，并結合“是否能解決相同的技術問題”為基準判斷具有跨度的現有技術中是否可以獲得技術啟示。

3 展望

隨著時代的發展和技術的進步，普通技術人員的專業知識水平也在不斷提高，同時也出現了同時包容多個學科的專利，特別是組合發明，機械或片面理解“相近或是相關技術領域”將會人為地縮小現有技術的選取范圍，將一些不應具有專利權的專利賦予了排他性的專利權，也有悖專利法的初衷[5-6]。因此，對于現有技術的技術領域，筆者建議，遵循發明的一般思路，從本領域技術人員的視角對“相近和相關的技術領域”作進一步的明確解釋或說明。建議對相近或者相關的技術領域進行客觀合理的擴展和外延，使其更貼近本領域技術人員在研發時所涉獵的技術領域。其可包括現有技術中明確給出指引延伸到的與專利申請所屬領域相關的相鄰技術領域；也可包括本領域技術人員普遍能夠知曉的通用技術領域等，不應僅僅著眼于產品本身所述技術領域，還應考慮對比文件之間的內在關聯性。但同時也要充分考慮技術難度、技術障礙、技術效果等因素，立足于現有技術的發展狀況和申請的發明構思進行綜合考量，避免“事后諸葛亮”的偏見，合理使用跨領域的對比文件。總之，針對具體的技術方案，應具體分析，根據本領域技術人員的認知來判斷是否屬于相近或者相關的技術領域，從而客觀、準確把握創造性標準。

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10.3969/cmba.j.issn.1673-713X.2016.06.015

100190 北京，國家知識產權局專利局專利審查協作北京中心醫藥部

吳漾，Email：wuyang@sipo.gov.cn

2016-07-25

*同為第一作者