《專利審查指南》的修改對涉及計算機程序及商業方法的專利申請的影響

程立民

【摘 要】新版《專利審查指南》（以下簡稱指南）實施后，對涉及計算機軟件及商業方法專利申請的撰寫有何影響？該如何應對？論文結合一些案例進行論述，并給出了一些建議。

【Abstract】After the implementation of the new edition of "Patent Examination Guide"（hereinafter referred to as the "guide"）， how does it affect the writing of patent applications involving computer software and business methods？ How to deal with it？ In this paper， some cases are discussed and some suggestions are given.

【關鍵詞】《專利審查指南》；軟件；商業模式

【Keywords】 "Patent Examination Guide"； software； business model

【中圖分類號】D913.99 【文獻標志碼】A 【文章編號】1673-1069（2017）08-0110-02

1 新版指南涉及計算機軟件及商業模式的修改

第一，新版指南在第二部分第一章第4.2節第（2）項之后新增如下內容：

涉及商業模式的權利要求，如果既包含商業規則和方法的內容，又包含技術特征，則不應當依據專利法第二十五條排除其獲得專利權的可能性。

第二， 新版指南第二部分第九章第2節第（1）項第一段中，將“僅僅記錄在載體上的計算機程序”修改為“僅僅記錄在載體上的計算機程序本身”；第二部分第九章第2節第（1）項第三段中，將“僅由所記錄的程序限定的計算機可讀存儲介質或…”中的“程序”修改為“程序本身”。

第三，新版指南將第二部分第九章第5.2節第1段最后一句話修改為：“如果寫成裝置權利要求，應當具體描述該裝置的各個組成部分及其各組成部分之間的關系，所述組成部分不僅可以包括硬件，還可以包括程序”。新版指南還將第二部分第九章第5.2節第2段中所有的“功能模塊”修改為“程序模塊”。

2 指南修改對涉及計算機軟件及商業方法的專利申請案的影響

第一， 基于新版指南第二部分第一章第4.2節的內容，實際上給出了針對涉及商業模式的這類權利要求的撰寫指引，即將商業規則和方法的內容結合技術特征來撰寫的權利要求。然而，需要注意的是，這只是在形式上滿足授權客體的要求，而實質上，方案仍然必需是一個滿足專利三性的技術方案方能獲得授權。

在確定商業模式類的方案所要解決的技術問題時，不應當將商業模式創新所對應的商業問題直接確定為技術問題，而應當挖掘該商業模式類的方案所適用的技術應用場景、所用到的軟硬件環境等技術因素，將商業規則和方法融入實際應用場景和軟硬件實施環境中去發掘其能夠解決的技術問題。

以騰訊公司于2008 年申請的專利申請號為：200810119229.1，發明名稱為《用戶行為屬性確定方法、裝置、系統及廣告投放方法與系統》的專利申請案為例。從商業方法角度講，該申請實際想要保護的是一種根據用戶的個性化行為屬性為其提供個性化的商業廣告服務的方法，對用戶的行為特征進行收集整理，然后根據收集整理的結果，精準地向用戶推送廣告，這是從商業邏輯得出的一套商業模式下的解決方案，如果將權利要求寫成：

一種廣告投放方法，其特征在于，從用戶的行為中提取特征信息，對特征信息進行統計分析得到用戶的行為屬性，根據用戶的行為屬性信息匹配對應的廣告并投放給用戶，則這樣的權利要求明顯就沒有包括技術特征，解決的也不是技術問題，其只涉及人通過思維所構建出來的一套商業的規則和方法，這種方案即使不利用技術手段，僅憑人力行為也能實現該方案的目的。

為避免上述問題，騰訊公司在申請該案時做了較好的處理。首先，將這一商業方法落實到網絡應用場景下，將所要解決的技術問題確定為：①如何通過分析用戶通過網絡發送的大量信息，較準確地確定用戶的行為屬性；②如何根據用戶的行為屬性進行廣告投放，其中涉及廣告投放方法的獨立權利要求如下：“一種廣告投放方法，其特征在于，包括接收客戶端發起的攜帶用戶標識的廣告播放請求；根接所述用戶標識，從網絡側屬性服務器中獲取對應用戶的行為屬性信息；根據所述用戶的行為屬性信息，匹配對應的廣告投放給所述客戶端，其中，所述用戶的行為屬性，通過下述方法確定，即由客戶端獲取用戶的發送信息，將所述發送信息與設定的匹配詞進行匹配，確定出匹配成功的匹配詞的對應屬性，獲取所述對應屬性中各屬性的設定權值，將所述用戶的用戶標識、所述設定權值及對應屬性的屬性標識上報給網絡側屬性服務器，由所述屬性服務器按屬性標識得到與該用戶對應的各屬性的和值，將最大和值對應的屬性確定為該用戶的行為屬性并儲，以基于所述用戶的行為屬性向所述用戶發送相關信息。”

可見，該權項中包含了許多技術特征，例如，動作執行的主體為“客戶端”“屬性服務器”等物理設備，由信息觸發主體執行相應的動作，主體之間通過網絡進行信息交互，處理結果存儲于設備上等。從整體看，該方案是由多個設備主體通過對信息的加工、處理和交互，自動地完成了用戶行為屬性的獲取、計算、存儲及基于用戶行為屬性的廣告投放等一系列動作。如此撰寫的方案，利用了技術手段，解決了技術問題，符合指南要求。對涉及計算機軟件及商業模式的案件，一個撰寫的經驗是：應當站在設備的角度，從設備的視角來描述整個方案的實現過程，而不是站在人的角度來描述整個方案。

第二， 基于新版指南第二部分第九章第2節的修改，計算機程序本身、僅由所記錄的計算機程序本身限定的計算機可讀存儲介質或者一種計算機程序產品，實質上仍然僅僅涉及智力活動的規則和方法，不屬于專利保護的客體。“計算機程序本身”不同于“涉及計算機程序的發明”，請參考指南第二部分第九章第1 節對“計算機程序本身”的定義，應當避免將權利要求主體限定為計算機程序本身。endprint

第三，基于新版指南第二部分第九章第5.2節的修改，可歸納為：

①“計算機存儲介質+計算機程序處理流程”的權利要求能夠得到保護；

②涉及計算機程序的裝置權利要求，其裝置的組成部分不僅可以包括硬件，還可以包括程序；

③避免“功能模塊”與“功能性限定”相混淆。

在此修改基礎上，涉及計算機程序的發明的權利要求撰寫方式可以至少概況為以下四種：

其一，一種XXX的方法，其特征在于，包括：……

其二，一種XXX的裝置，其特往在于，包括：……（功能模塊）。

其三，一種XXX的裝置，包括存儲器、處理器，存儲器用于存儲計算機程序，所述計算機程序用于被處理器加載時執行權利要求1所述的方法。

其四，一種計算機可讀存儲介質，所述存儲介質中存儲有計算機程序，所述計算機程序適用于被計算機加載時執行權利要求1所述的方法。

仍以前述騰訊公司的申請案為例，其中包括了法權項、虛擬裝置權項和系統權項。在新版審查指南實施后，為獲得更完善的保護，在以后的申請案中，加入處理器+存儲器+計算機程序的裝置權項和存儲介質+計算機程序的計算機可讀存儲介質的權項將是被推薦的做法，尤其是涉外的案件。

第四，關于功能模塊與功能性限定相混淆的問題。

在（2013 ） 滬高民三（知）終字第96號，諾基亞訴上海華勤侵害發明專利權糾紛案中，法院認為，虛擬裝置權利要求在方法權利要求對應的每一個步驟特征前，附加“被配置為”的撰寫方式來表征其所限定的相關技術特征，而“被配置為”在文意上應當被理解為使該設備、部件能夠實現或達到其所限定的執行某一步驟的功能或效果，因此，均屬于使用功能性詞語限定的技術特征。這其實與指南對功能模塊構架權利要求的解釋是不同的，在工作實踐中也經常會出現將“功能模塊”與“功能性限定”相混淆的情況。那么，本次指南的修改，將第二部分第九章第5.2節第2段中的“功能模塊”修改為“程序模塊”，目的也是避免將此處的“功能模塊”與“功能性限定”相混淆的問題。基于新版指南的修改精神，程序模塊架構的權利要求不應當被一概解釋為限定裝置的功能性特征，其應當理解為主要通過記載的計算機程序實現該解決方案的程序模塊架構，而不應當理解為主要通過硬件方式實現該解決方案的實體裝置。因此，建議針對純軟件方式實現的技術方案，采用與方法對應的程序模塊架構的權利要求撰寫方式，而針對軟硬結合才能實現的技術方案，采用前述硬件+程序的權利要求撰寫方式。

本文的一點拙見，還請知識產權行業同仁批注指教。endprint