實用新型初步審查中主動分案申請的案例探討

楊瑩

摘要：分案申請制度是克服原專利申請缺乏單一性而設立，既可以由申請人主動提出，也可以根據審查員的審查意見被動提出，其中主動分案很多并非因申請內容存在單一性缺陷，而是為實現其他目的而提出，導致分案申請與母案內容相似。本文針對筆者在實用新型初步審查中遇到的非單一性缺陷而主動提出的分案申請進行討論，在分析本案不同處理方式的基礎上，給出了筆者的傾向性意見。進而探討了出現此類非正常分案申請的原因，并參考國外的相關規定，提出法律改進的建議。

關鍵詞：分案申請；實用新型；非正常；單一性

我國專利法第三十一條第一款規定了專利申請的單一性：“一件發明或者實用新型專利申請應當限于一項發明或者實用新型。屬于一個總的發明構思的兩項以上的發明或者實用新型，可以作為一件申請提出”。《專利法實施細則》第四十二條第一款進一步規定了分案申請：“一件專利申請包括兩項以上發明、實用新型或者外觀設計的，申請人可以在本細則第五十四條第一款規定的期限屆滿前，向國務院專利行政部門提出分案申請；但是，專利申請已經被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請”。從專利法及實施細則的規定可以看出，分案申請制度是為解決一件申請中包含兩項以上的發明或者實用新型不具有單一性的問題而設立的。

分案申請可以由申請人主動提出，也可以應審查員發出的不具有單一性的審查意見提出。在實際審查中，有些主動提出的分案申請，母案本身并沒有單一性的問題，而是申請人出于其他目的提出的，這些分案申請的權利要求通常是與母案完全相同或者相似的技術方案，對于此類分案申請本文稱之為“非正常分案申請”。筆者結合一個實用新型審查中的實際案例談談對這種非正常分案申請的思考。

一、相關案例與分析

原申請（申請號：201620892604.6）的申請日為2016年8月17日，經過初步審查符合實用新型專利授權條件，筆者于2016年12月5日發出授權通知書；在收到授權通知書之日起2個月內的2016年12月16日，以原申請為母案提交了分案申請（申請號為201621387540.0），并同時提交了分案申請權轉讓證明，母案的申請人任延峰將分案的申請權轉讓給分案的申請人張祥林。分案申請的權利要求1是由母案的權利要求1-3合并而成，說明書及其附圖與母案完全相同，由于母案的從屬權利要求2、3分別引用獨立權利要求1，因此，分案權利要求1的保護范圍與母案的權利要求均不相同。

該母案申請并不存在單一性缺陷，申請人在確定技術方案能夠獲得授權后，將分案申請權轉讓給他人提出分案申請，根據母案所要求保護的技術方案重新撰寫了新的權利要求，此案明顯屬于非正常分案申請。對于本分案申請的處理方式，存在以下兩種觀點。

觀點一：本分案申請在原申請未結案之前提出符合分案時機，同時滿足分案內容的要求，該分案申請的權利要求是對母案技術特征進行的重新組合，其保護范圍與母案申請的權利要求不完全相同，不存在重復授權的問題；分案申請的說明書及其附圖與母案完全相同，權利要求的技術特征均記載在母案申請文件中，并且其權利要求的保護范圍小于母案，沒有擴大保護范圍，該分案申請未超出母案記載的范圍。雖然本分案申請非針對單一性缺陷而提出的，與母案技術內容相似，明顯缺乏創新，屬于濫用分案制度的非正常分案申請，但目前的專利法規中未明確規定不涉及單一性問題而提出分案申請的情形是不允許的，因此由于沒有合適的法律條款能夠約束，該分案申請可以予以授權。

觀點二：按照專利法及其實施細則的規定，設立分案申請是為克服原申請的單一性問題而提出的，本案例的原申請說明書只包含一項發明創造的內容，權利要求也符合單一性要求，該分案申請明顯違背了分案制度設立的初衷，應根據專利法實施細則第四十二條第一款的規定，以不符合分案申請的條件為由駁回該分案請求。

在實用新型初步審查中經常遇到主動分案申請與母案具有單一性，屬于一個總的發明構思，申請人通過分案的方式提交與母案權利要求的保護范圍相互交叉或接近等同的專利申請，但對于此類案件目前沒有統一的審查標準。雖然現有法律法規中未明確規定不涉及單一性問題而提出分案申請的情形是不允許的，但從分案申請的立法本意出發，筆者傾向于第二種觀點，不能授予該分案申請專利權。分案的立法宗旨是為了使不具備單一性的申請得到救濟，本案例中的母案不存在單一性的缺陷，申請人在母案授權后分案并將分案的申請權轉讓給他人，根據母案的保護范圍通過修改衍生出相關的權利要求提出分案申請，目的是基于一項發明創造獲得更多的專利權，其違背了分案制度設立的宗旨。如果不對申請人這種濫用分案制度的行為進行有效約束，申請人獲得不當得利必然對社會公眾的利益造成損害，并且會出現大量技術方案相同或相似的非正常申請，擾亂專利市場秩序，無法起到鼓勵發明創造和促進科技進步的目的，另外，類似技術方案進行多次重復審查還會造成行政資源的浪費。

本案例中的分案申請不存在其他不能授予專利權的實質性缺陷，無法采用相應的法條進行約束，專利法實施細則第四十二條第一款雖然沒有明確規定不允許不涉及單一性問題而提出分案申請，但其體現了母案權利要求書中包含不屬于一個總的發明構思的兩項以上發明或實用新型，不符合單一性是允許分案申請的要件，因此可以適用該條款不授予本分案申請專利權；但對于一般的分案申請，不是明顯為了其他目的提出的非正常分案，不建議采用該條款，例如母案的申請文件中包含多項發明創造，權利要求中不存在單一性問題，針對母案中未要求保護的發明創造提出的分案申請；如果此類非正常分案申請同時存在修改超出母案范圍，或與母案構成重復授權的問題，由于申請人通過修改容易克服該缺陷，而無法作為約束手段將分案申請駁回，筆者認為該情況下也可以直接采用專利法實施細則第四十二條第一款，以節約審查程序。

二、非正常分案申請的原因分析

出現上述非正常分案申請的根本原因在于，申請人基于一項發明創造希望獲得多項專利權，以謀取不當利益。目前，我國大部分地區都制定了專利資助政策，即給予專利申請人一定的資助和獎勵，旨在鼓勵申請人進行發明創造，資助獎勵的數額與專利申請數量息息相關，部分申請人為了享受該政策，將一件專利申請的若干技術特征排列組合，通過分案形式拆分成多件專利申請，從而套取多份專利資助。endprint

大量非正常分案申請出現的另外一個重要原因是現有法律法規沒有有效的約束手段，雖然從法理上分案申請應當是為了克服母案單一性缺陷而提出的，但專利法實施細則第四十二條第一款并未明確規定不允許不涉及單一性問題而提出分案申請；《專利審查指南》第二部分第六章第三節規定了“分案以后的原申請與分案申請的權利要求書應分別保護不同的發明”，但沒有對其中的“不同的發明”作出具體解釋，無法確定是指所要求保護的發明主題不同還是權利要求的保護范圍不完全相同，也未給出對違反該規定的情況如何處理的規定，因此，在實際操作中上述法律法規難以產生約束效力。

基于上述兩方面的原因，一些從同一個原申請中分出的內容雷同或相似的分案申請獲得了授權，從而造成大量保護范圍相近或交叉重疊的專利申請。

三、約束非正常分案申請的建議

上文通過分析得到了產生非正常分案申請的主要原因，進而可以針對上述兩方面原因分別從政策和法律層面進行約束，以減少此類非正常分案現象。

首先，應當進一步完善地方政府的相關專利資助政策，對申請資助的專利申請進行嚴格篩查，對于此類非正常分案申請不予資助，并實施一定的懲罰措施，使得申請人無法通過分案的方式根據一項發明創造獲得多項專利權，達到騙取資助的目的，從而根本上解決非正常分案申請的問題。

其次，針對非正常分案申請設立明確的法律規定，使其無法授權。美國、日本、歐洲專利局都明確要求母案申請與分案申請應保護不同的主題，兩者應能夠明確的區分；并且在形式方面，美國和日本專利局都需要提交初步修改表或修改標記頁，以清楚顯示分案申請相對于母案修改的內容。上述規定在一定程度上防止了申請人就同一發明創造重復進行分案申請，而我國并沒有類似的規定。因此，筆者建議在我國的法律法規中增加要求申請人提交相關證明材料明確分案目的的規定，證明材料包括分案申請相對于母案的修改標記頁，以及說明分案原因的意見陳述書。該證明材料能夠幫助審查員準確判斷分案申請是否存在惡意，對于申請人無法給出分案的合理理由的惡意申請，審查員可以依據該規定駁回其分案申請，從而有效地遏制申請人惡意提出分案申請的行為。

四、結語

對于原申請不存在單一性問題，申請人通過分案的方式提交與母案的保護范圍相似的專利申請，以獲得多項專利權，現行法律法規無法有效約束此類非正常分案的行為。筆者認為，可以根據專利法實施細則第四十二條第一款的規定，以不符合分案申請的條件為由駁回該分案請求。但該條款僅限于此類非正常申請，對于正常的分案申請，即使原申請不存在單一性問題，也不能適用該條款。并且建議通過對相關法律規定進行修改，要求申請人提交說明分案理由的證明材料，和完善地方政府的相關專利資助政策，以對非正常分案申請加以約束，從而避免審查資源的浪費，維護社會公眾的利益和正常的市場秩序。

參考文獻：

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