美國高校專利運營的經驗教訓及對中國高校的思考

張子燕

筆者在美國Inteum公司從事市場分析工作多年，參與全球400多家主要高校科研院所的知識產權運營的信息化管理工作，謹以此文與大家分享一下對美國高校專利運營現狀的觀察以及對中國高校的思考。

2016年被授予美國專利最多的300家組織機構中1，加州大學系統、麻省理工大學、斯坦福大學、加州理工大學、清華大學、約翰霍普金斯大學、德克薩斯大學系統、哥倫比亞大學及南佛羅里達大學等9所中美高校榜上有名。與同時上榜的IBM、波音、孟山都等商業巨頭不同，大學本身不具備產業化的能力，也基本不存在防衛性申報的情況。因此，由大學所申報的專利均需要通過某些形式的技術轉移才能實現其價值。事實上，在美國，高校及科研院所是一個主要的專利所有人群體，并且在這個群體中，存在著比大多數公司更為活躍的專利運營活動。筆者在美國Inteum公司從事市場分析工作多年，參與全球400多家主要高校科研院所的知識產權運營的信息化管理工作，謹以此文與大家分享一下對美國高校專利運營現狀的觀察以及對中國高校的思考。

1. 高校專利運營的特點

高校的知識產權由專利、商標、版權、植物新品種及商業秘密組成，其中專利的比重，無論從數量、投入經費還是運營的活躍程度上都是最大的。相對于企業，高校的專利運營有很大不同：第一，高校的專利運營僅僅為自內而外、從高校向社會單向輸出，而不存在交叉許可、不起訴協議等相對復雜的情況；第二，由于高校的主要職能為研究與教學而非生產銷售，故高校的專利往往為基礎研究的副產品，而非以市場為導向、用以解決實際問題的產品。因此，高校的專利常常與市場應用有較大的距離，需要經過進一步開發；第三，除了合作開發以外，高校的研究均由政府經費支持，也承擔著用研究成果回報社會的使命。因此高校專利運營的首要考量是如何將成果的社會價值最大化，而非商業利益的最大化；第四，高校作為非營利機構，在商業化途徑、投資融資方式上有一定的限制。為此，許多高校成立了營利性質的校屬公司，專門負責知識產權運營。

2. 美國高校的專利運營

2.1 發明披露及專利申請

1980年12月生效的拜杜法案（Bayh-Dole Act）明確規定，使用聯邦政府經費產生的發明由發明人所在的科研機構擁有，科研機構有權利首先獲得專利權（Elect Title）。只有當科研機構選擇放棄專利權的時候，該專利權才會被聯邦政府收回，并可以進一步授權給發明人。這種所有權的優先順序，使科研機構對于某一項發明是否申報專利、如何申報專利以及專利授權之后如何維護有了很大程度的決定權。專利保護的相關費用也是由科研機構的技術轉移辦公室（Technology Tranfser Office， TTO）支付。一項針對美國科研機構技術轉移辦公室的調查發現，科研機構平均將0.6%的研究經費用于技術轉移的相關工作，其中45%用于專利的申報與維護，55%用于辦公室的日常運轉2。科研機構每年在專利申報和維護上面的花費從數十萬到數千萬美金不等。

在決定是否對發明進行專利保護的評估過程中，技術經理人往往從發明的技術獨特性和市場應用前景兩個方面進行考慮。 由于自身的研究水平、專利經費狀況、學校政策、既往經驗及與工業界的關系等方面情況有很大的不同，所以各高校決策風格有很大的差別。有些學校經費相對充足，為了保護科研人員的積極性，鼓勵發明披露，對專利的初審要求較松，申報專利的數量較大，但獲得授權的比例相對較低（如約翰霍普金斯大學、西北大學）。而有些學校則在初審上非常嚴格，控制申報數量，保證申報質量（如威斯康星大學、匹茲堡大學）3。

將發明披露申報專利，并不意味著高校對此項發明充滿信心，從而將投入大量資金予以保護。高校TTO，往往從申報臨時專利開始，便積極地為該項技術尋找轉化途徑，如果該技術在臨時專利的有效期內并未引起需求方的興趣，TTO將對此技術的商業前景重新進行評估，并可能不再申報進一步的非臨時專利。

2.2 專利保護的加深及維護

高校對專利保護的策略與技術類別息息相關。對于美國高校而言，價值高的專利許可多集中在生物醫藥方面，因此高校對于生物醫藥類的技術也給予更多的投入，在臨時專利過期后，往往申報PCT，將臨時的保護延長至30個月。對于預期商業前景格外樂觀的技術，即使未被許可，高校也會在30個月之后在世界幾個主要國家對其國家化，以期在技術許可以后能將部分或全部的專利費用回收。而對于迭代迅速的工程類技術，由于其價值隨著時間的推移會發生較大的變化，故高校會在一段時間后對該技術進行重新評估，來決定在專利申請上的投資。

非臨時專利一旦被授權，便會產生少則幾年一次、多則一年一次的維護費用，而專利的價值也隨著技術更迭、專利有效期、市場等因素的變化而隨時發生變化。高校會定期對未轉化的專利進行評估，當潛在價值低于維護成本時，便停止繳納年費，放棄專利權。

專利的申報與維護費用是高校TTO的主要負擔，因此，此項費用也是高校在簽署技術轉移協議時首先尋求收回的部分。專利使用權被公司許可后，公司便會根據自身的商業需要，從經濟上支持大學在更多的國家申請專利。辛西納提兒童醫院的一項技術就是在被一大型跨國醫藥企業許可后，專利的保護拓展至世界二十多個國家。

2.3 技術轉移

正如本文開頭所說，與公司不同，高校申報專利的目的便是向校外轉化。轉化的方式主要有合作開發、專利許可及專利轉讓三種。如果發明過程中使用了國家科研經費，則大學占有一定比例的專利權。拜杜法案規定，高校有權轉讓專利，但需要聯邦政府批準。實際操作中，美國高校極少進行專利轉讓。絕大多數的成果轉化工作都是以專利許可的方式完成的。高校依照拜杜法案，有義務確保專利的運營以對發明研究最有利的方式進行，因此對被許可方的選擇和許可協議的擬定，不僅僅要考慮經濟利益，也要有利于技術的開發和使用。

專利許可可以有多種形式，其中獨占許可賦予被許可方在約定區域（全球或部分地區）內的所有領域使用該項專利，并排除其他任何組織在該區域使用該項專利的權利。這類許可對許可雙方都存在著很高的風險。對于高校來說，獨占許可斬斷了該技術未來在新興領域的發展以及可能帶來的經濟效益；對于被許可方來說，獨占許可的條款嚴格，許可費很高，而對于一個早期技術來說，其價值能否在市場中實現還是未知數。因此，高校往往會對獨占許可設置一些限制來降低雙方的風險。例如，設定階段性的開發目標來保證被許可方對技術的有效開發，一旦被許可方沒有按照約定最大程度地發揮技術的價值，高校可以削減許可的范圍以允許更多的企業進行許可。endprint

由于新藥的開發和審批周期長、投入高、風險大，醫藥企業往往希望能簽訂獨占條款，來保護他們在整個藥物開發過程中的利益，因此獨占條款在醫藥領域相對比較普遍。而對于用于實驗、診斷等領域的生物試劑，由于開發周期短、應用范圍廣，往往適用非獨家條款。

初創公司的建立是高校技術轉移成果的一個重要指標。而在美國，專利向初創公司轉化，哪怕是由發明人團隊組建的初創公司，也是以許可的形式實現的。為了鼓勵創業，高校對初創公司的許可條款相對寬松，尤其是在許可費方面，有如免去或僅收取很低的預付款、允許公司在發生銷售以后再支付許可費等優惠。許可費可以以現金或是股權的方式支付。但是，在許可的條件上，高校對初創公司的要求相對嚴格，會為其設置一定的階段性目標，如果公司未能按預期發展，則專利使用權將被收回。

高校專利，尤其是單獨價值較低的專利，有時會許可給非生產機構（Non Practicing Entity， NPE）。非生產機構分為兩類，一類的目的是收集相關專利，再將專利群打包許可給生產機構，以實現專利價值的最大化。另一類則俗稱專利流氓（Patent Troll），以低廉的價格大量收集專利，再去起訴生產機構，以獲得經濟利益。近些年隨著人們對專利流氓行為的了解以及專利法對NPE的限制，面向NPE的許可少了很多。一些曾經的專利流氓也在尋求轉型，停止了以訴訟為目的的專利收購。

2.4 專利權之爭

自拜杜法案實施以來，美國高校之間、高校與企業之間、高校與研究人員之間發生過多起圍繞專利權的訴訟，這些訴訟的結果也在不斷地詮釋各方的權利，幫助高校完善專利運營操作。下面是三起近期比較著名的案例：

卡耐基梅隆大學 vs Marvell

2016年2月，卡耐基梅隆大學（Carnegie Mellon University， CMU） 與Marvell公司達成庭外和解， Marvell公司支付CMU 7億5千萬美金，作為侵犯兩項CMU專利的賠償，結束了長達7年的拉鋸戰。這個案子也成為了歷史上計算機技術相關的賠償金額最高的案子。盡管高校專利權訴訟總體而言仍不多見，但自2010年以后，由于一些高影響力的案件，加上美國科研經費的削減，越來越多的高校開始以訴訟的形式維護專利權。

加州大學伯克利分校 vs 博德研究院（Broad Institute）

2017年2月，美國專利與商標辦公室裁決博德研究院擁有CRISPR技術的專利權。這是一個被廣為關注的案例，筆者無需在此贅述細節。值得注意的是，博德研究院在裁決之前已經將此專利許可給數十家企業，相信伯克利大學也是如此。此裁決意味著敗訴的一方將終止或修改許可協議，這也是為什么雙方愿意花費千萬美金在法庭上一決高下的原因。2017年7月，博德研究院、洛克菲勒大學、哈佛大學、MIT等22家CRISPR相關技術的專利所有人聯合宣布，將組成一個全球共享的專利許可平臺，最大程度地推進CRISPR技術的發展應用，尋求利益共贏。

John Fenn vs 耶魯大學

2005年2月，康涅狄格州聯邦法庭判決諾貝爾化學獎獲得者、前耶魯大學教授John Fenn敗訴，賠償耶魯大學54.5萬美金的專利使用費及罰金以及近50萬美金的訴訟費，至此結束了這位明星教授與耶魯大學長達10年之久的紛爭。Fenn教授在20世紀80年代末期由于不滿耶魯大學的專利政策，私下以個人名義為自己的一項發明注冊了專利，并將此專利授權給自己與他人合開的一家公司。十幾年來，這項專利產生了超過500萬美金的專利使用費，而耶魯大學一直蒙在鼓里，直到一家加州的公司對這項專利產生興趣聯系到耶魯大學。1996年，Fenn教授把耶魯大學告上法庭，指控耶魯大學“偷取”他的個人發明。法庭最終裁決，Fenn教授的行為是“欺詐（fraud）”與“偷竊（Civil Theft）”。這個案件發生在拜杜法案頒布的頭十年內，現如今的美國，高校對專利的所有權以及發明人違規私自申請專利獲利的后果已經被廣為了解和接受，這種現象也是少之又少了。

2.5 高校間的合作

能夠產生百萬美元經濟效益的專利畢竟是少數。在高校擁有的所有有效專利中，約有80%并未轉化。如何能實現這部分專利的價值，是全球技術經理人都在探索的問題。許多TTO把眼光投向了校外。在美國，高校之間在技術轉化上的合作十分常見，形式多樣，但并沒有非常成功的案例。有的合作重點在形成互補的專利庫，例如2005-2007年間由Larta Institute牽頭創辦的校際技術整合項目（Inter-University Technology Bundling Project， IUTBP）4；有的合作重點在轉化資源（資金、政策、組織結構等）的共享，如美國國家科學基金支持的I-Corps項目；還有的重點在信息共享，將高校發明信息整合在一個平臺，方便需求方查詢，如Kauffman Innovation Network提供的iBridge網絡。此類平臺的關鍵是信息的質量，只有平臺與高校內部信息管理系統直接相連，實現信息實時的更新，才有意義。

2.6 高校與代理機構的合作

由于高校TTO在資源、行政等方面的限制，美國圍繞高校及其他研究機構衍生出許許多多獨立的技術轉移代理機構。這些機構都具有很強的地區性，有些主要與附近的某一個學校合作，相當于外包的TTO，如南達科塔州的South Dakota Innovation Partners；有些則與一個區域的高校和其他科研機構合作，如休斯頓的Fennin Innovation Studio。圍繞政府的科研單位、國家實驗室的代理機構就更多了。這些機構有的承擔了一部分專利的申報和管理工作，更多的則是專攻轉化，利用高校與他們的長期合作關系，近水樓臺，獲得最新的技術信息和更加優厚的許可條款，再利用他們作為獨立的營利機構運作方式靈活的優勢，向工業界推廣技術。這些代理機構的存也在一定程度上緩解了高校的壓力。科研單位的制度越繁瑣僵化，代理機構的作用也就越明顯，這一點在美國國家實驗室中體現的尤為突出。endprint

2.7 專利法的變化對高校的影響

最近一個十年，由于專利流氓的興起，美國對專利法和專利法的執行進行了一系列的調整，限制了可申請專利保護的范圍，提升了在侵權案中專利被判定無效或保護范圍被縮減的可能性，在限制專利流氓訴訟、保護商業創新的同時，也大大削弱了真實的專利所有人的權利。而高校作為主要的專利所有人，也不幸成為了受害者，使得本來已經步履維艱的技術轉移工作變得更加困難。

3. 對中國高校專利運營工作的思考

中國高校專利運營及技術轉移工作在與美國相似的框架下有其自身的特點。從學科上說，美國的專利保護和轉化的重點在生物醫藥領域，而中國則集中在工程技術方面；從組織結構上說，美國高校的專利保護和轉化工作集中在技術轉移辦公室進行，而中國高校則分散在學校、院系、校辦企業中，甚至有的是教授自己進行。這樣的特點，使中國高校面臨著獨特的機遇和挑戰。

筆者自2014年起，對多家國內高校進行了考察，認為國內高校的優勢主要在于以下方面：

●工業對口。中國在院系設置上，有很多專項高校是與主要工業對口的。即使這些高校現在紛紛轉型為綜合性大學，他們仍然與相關工業有非常緊密的聯系，他們的研究很多是從實際問題出發，轉化難度較低。

●政府支持。與美國多處削減經費相反，中國政府正在大力鼓勵高校創新和成果轉化，從政策和經費上都給予了有力的支持。

●區域合作。地區政府可以通過行政、稅收等多種手段有效地促進地區內高校間及高校與企業的合作。

●方式靈活，思路開闊。中國高校已經采取了很多很有創新性的手段，與國外多家機構合作，在世界各地進行成果轉化工作。

●產業升級的壓力。中國大量的企業都在面臨產業升級的壓力，這種壓力構成了對高校技術的巨大需求。

同時，國內高校的成果轉化工作也面臨著專利質量低、轉化人才缺乏、發明人及企業均對高校轉化機構缺乏信任、工作流程不專業、國內工業界對轉化的知識非常有限以及期望不合理等挑戰。

結合國內高校的優勢與挑戰，筆者認為可以從以下三點著手：

1.信息化統一管理。美國高校的技術轉移行業早已充分意識到了信息化統一管理對于有效的專利運營的重要性。斯坦福大學OTL主任Katherine Ku曾說過，信息管理系統是斯坦福技術轉移工作的大腦。在中國高校專利管理分散的情況下，信息的統一管理就顯得更為重要。現代管理系統均為網絡界面，使得從事技術轉移各個環節的工作人員在任何地方都可以登錄到同一個數據庫，進行資源的統一管理和調度。

2.專業化人才的培養。中國高校的技術經理人還認為自己只是高校龐大機構中的普通辦公人員，因此提高業務能力的動力不強。技術經理人行業，是一個對人才素質要求極高的行業，從業人員不僅需要有很強的技術背景，還要對法律和商業都有一定的了解。美國的技術經理人幾乎是全美國受教育水平最高的群體，同時具有博士、法學博士和MBA學歷的人比比皆是，很多人在高校、大型企業、初創公司和投資機構之間流動。中國迫切地需要建立這樣一個職業群體，對他們進行專業化的培養，并建立此類人才的流動通道，同時在編制上給予一定的空間，例如允許他們投資他們負責的技術，來提高他們推動轉化的動力。

3.加強對國有資產的法律保護。許多高校反映，一些在高校產生的有商業價值的技術，被發明人以轉讓或是許可的方式私自轉化了。而高校出于種種原因很難維護自己的權利。從John Fenn與耶魯大學的訴訟案中可以看出，在美國拜杜法案頒布之初，這種現象也是存在的。在過去的三十余年里，一方面高校通過訴訟等手段加強了對專利權的保護，使教授們看到了竊取職務發明的過高成本；另一方面高校加強了對技術轉移辦公室的建設，使專利保護和技術轉移的流程變得更加簡單透明，技術轉移手段更加有效，取得了教授們和工業界的信任，最后形成了現在規范的管理。希望中國的高校與教授的博弈也能取得共贏的結果。

綜上所述，美國高校自拜杜法案以來大幅度增加了專利的申報數量， 逐漸形成了從發明披露、發明評估到專利維護、專利許可的完整規范的工作流程。然而，由于美國專利法的變化、高校專利與市場需求的差距等因素，高校在專利的運作上有著許多挑戰，也在持續地摸索更好的方法。中國高校的專利運營正面臨著蓬勃發展的大好時機，希望以后能致力于培養專業團隊，完善配套法規，加強法規的執行，走出一條適合中國國情、比美國更加靈活有效的專利運營之路。endprint