用商法思維審理商標侵權民事案件之我見

岳利浩

一、問題的提出

2012年，杭州中院和深圳中院先后受理一宗當事人訴訟地位相反的商標侵權民事案件。杭州案：原告王某永，被告歌力思公司。王某永作為第4157840號“歌力思GLEAS及圖”注冊商標（核定類別18類皮包等）的商標權人，要求歌力思公司停止在皮包上使用“歌力思”商標。審理情況：2012年12月，杭州中院一審判決歌力思公司停止商標侵權。2013年6月，浙江高院二審維持原判。2013年11月，最高法院裁定提審該案，并于2014年8月判決撤銷一審和二審判決，駁回王某永的訴訟請求。1深圳案：原告歌力思公司，被告王某永。歌力思公司作為第1348583號“歌力思”注冊商標（核定類別25類服裝等）的商標權人，要求王某永停止使用“歌力思皮具店”字號等不正當競爭行為。審理情況：2014年5月，深圳中院判決王某永構成不正當競爭，停止使用“歌力思皮具店”字號。2015年11月，廣東高院判決維持原判。2016年6月，最高法院駁回了王某永的申訴2。

筆者注意到，王某永取得“歌力思GLEAS及圖”注冊商標的依據是歌力思公司初審提出異議后，2011年3月2日商標局裁定異議不能成立，故核準注冊，依法發給商標注冊證。3取得商標專用權的時間是2008年6月28日（即自初審公告日2008年3月27日三個月期滿之日計算）。直到2015年1月29日，商評委才裁定對“歌力思GLEAS及圖”不予注冊。也就是說，在最高院對杭州案提審并作出判決以及深圳中院對深圳案作出一審判決時，“歌力思GLEAS及圖”注冊商標尚處于有效狀態。

雖然兩個案件均已塵埃落定，但仍引發很多思考。在杭州案中，最高院判決“歌力思GLEAS及圖”注冊商標的商標權人無權阻止他人在注冊商標核定類別上使用近似商標。而在深圳案中，一審即以“歌力思GLEAS及圖”注冊商標的商標權人使用“歌力思皮具店”商號構成對核定服裝類“歌力思”商標的不正當競爭，判決停止侵權。而“歌力思皮具店”商號顯然是銷售“歌力思GLEAS及圖”注冊商標核定皮包類商品的合理使用。兩個判決不支持王某永以“歌力思GLEAS及圖”注冊商標作為抗辯依據的理由均為，商標權人在注冊之時有惡意搶注他人在先的且有一定影響商標之嫌，因此取得的商標權沒有正當性。那么，人民法院在審理商標侵權民事案件中，可否對商標授權的正當性進行評判？注冊商標專用權授權后，商標權人可否阻止他人在同類產品上使用注冊商標？可否自己合理使用注冊商標？如果注冊商標被撤銷，商標權人是否要因以往的使用注冊商標的行為承擔侵權責任？

二、應當用商法思維審理商標侵權民事案件

在審判中采取不同的審判思維，很可能出現截然不同的判決結果，相應的也會給社會公眾不同的價值導向。因此，對一份判決不能僅用對或錯的標準來評價，而應當考察判決結果帶給社會的價值導向是否適當。

通說認為，在大陸法系國家分為民商合一和民商分立兩種立法模式。對于民法4來說，公平是其追求的核心價值和終極目標。商法對于民法具有相對獨立性，屬于調整營利性行為的民法特別法。商法的核心價值是保護交易安全和交易效率。筆者認為，鑒于商標法的商法特征非常明顯，故應采用商法思維審理商標侵權民事案件。

首先，商標使用貫穿于商品制造、流通環節，起著促進生產、保證商品和服務質量、推動社會主義市場經濟發展的作用。商標法鼓勵經營者持續使用商標從事經營活動，如果三年不使用商標即可以撤銷注冊商標專用權。因此，商標制度自創立之初，就成為商事主體從事商事交易的標簽。商標法與調整商事交易中的營利性行為的商法具有天然的親緣關系。

其次，注冊商標的所有人是商事主體。商標法規定自然人、法人或者其他組織均可以申請商標注冊。但是根據相關解釋，以自然人名義辦理商標注冊、轉讓等申請事宜的，僅限于個體工商戶、個人合伙、農村承包經營戶等5，因此排除了非商事主體申請并獲得注冊商標的可能。而商法同樣強調商事主體的身份要求，對公司法人、營利性組織、個體工商戶等商事主體的法律地位均有明確規定。

第三，商標法具有鮮明的國際化特征。我國在制定商標法時參考了許多國外立法經驗和國際條約規定，對商標的保護方式與途徑大都有先例可循。我國商標制度注重國際間協調，參加了《保護工業產權巴黎公約》、《商標注冊用商品和服務國際分類尼斯協定》、《TRIPs協議》等國際公約。商標法所具有的國際化特征與商法通過國際貿易領域的國際條約和協定來實現各國貿易制度協調的國際化特征非常相似。

第四，商標法有保障交易安全和交易效率的制度設計。商法來源于交易習慣法，具有很強的操作性、技術性。商標法為促進注冊商標交易流轉和使用，在立法技術上為了提升交易標的可辨識性、保障交易安全和交易效率，有極富針對性的制度設計，這一點與商法非常相似。這些制度設計有：1、公示主義。要求注冊商標具有明確的保護范圍，注冊商標權利人信息必須向公眾展示，消除信息不對稱問題，節約交易成本；2、強制主義。對于注冊商標保護期限和續展期的規定是強制性的，不允許當事人任意擴張和延長；3、嚴格責任主義。商標侵權采用嚴格責任，不論侵權人主觀是否有過錯，只要其實施了侵權行為，就構成侵權。侵權人是否具備主觀過錯僅是其是否承擔賠償責任的考量因素；4、穩定交易秩序原則。商標法從保護交易安全的角度出發，規定注冊商標被無效對于人民法院以及工商機關已經做出并已執行的商標侵權案件的裁判和決定以及已經履行的商標轉讓或者使用許可合同均不具有溯及力。6

綜上，筆者認為，商標法的性質更多地接近商法而不是民法，因此審理商標侵權民事案件，采用商法思維更為適當。如果采用商法思維審理前述兩案，會側重促進動態的交易而不是靜態的權利保護，側重保護交易安全和交易效率而不是強調權利取得的正當性。也就是說，人民法院在審理商標侵權民事案件時，一般不對商標授權的正當性進行評判；在注冊商標享有商標專用權期間，商標權人有權阻止他人在同類或類似商品上使用相同或近似的商標，有權合理使用自己的注冊商標；注冊商標被撤銷后，商標權人無須為以往的商標使用行為承擔侵權責任。即使由于注冊商標被無效，人民法院需要判決停止侵權，也并非根據商標法的嚴格責任原則，而是根據《中華人民共和國侵權責任法》的相關規定7，判決原商標權人在注冊商標無效之日起，停止使用被訴侵權的商標，而該停止侵權的判項不具有溯及既往商標使用行為的效力。endprint

三、從制度設計上規制惡意搶注商標現象

筆者的觀點飽受爭議，主要原因是目前我國的惡意搶注商標現象非常普遍。法官在審理商標侵權民事案件時，往往認為應當對惡意搶注商標行為予以規制，否則會助長此類現象。筆者認為，這種做法以犧牲交易安全和交易效率為代價，將使社會經濟秩序長期處于不穩定狀態，從社會效果而言弊大于利。對于惡意搶注商標現象，現行法律已經有針對性的解決方法；而要從根本上解決惡意搶注商標現象，則需要完善現行的商標授權制度。

（一）治標之策：依據現行商標法解決惡意搶注商標問題

商標法第四十七條第二款規定，宣告注冊商標無效的決定或者裁定，對宣告無效前人民法院做出并已執行的商標侵權案件的判決、裁定、調解書和工商行政管理部門做出并已執行的商標侵權案件的處理決定以及已經履行的商標轉讓或者使用許可合同不具有追溯力。但是，因商標注冊人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償。 惡意搶注商標行為如果符合該“但書”規定的條件，在先權利人可以據此要求惡意搶注人給予賠償。雖然這種維權方式勢必會給在先權利人增加訴訟負擔，但是兩害相權取其輕，這樣做遠比允許任何一個法院均有權評價已授權注冊商標的正當性要慎重。在我國，有嚴格的注冊商標申請和授權體系，有異議制度、無效宣告制度、司法審查制度等配套程序，有一支專業審理商標授權確權行政訴訟的知識產權法官隊伍。如果允許任何一個法院評價已授權注冊商標的正當性，即使忽略各地法官的能力因素，仍是對我國現行商標授權體系的巨大沖擊。8

（二）治本之道：從商標授權源頭扼止惡意搶注商標現象

我國商標申請量已經連續15年位居世界第一。根據世界知識產權組織（WIPO）發布《世界知識產權指標》年度報告，2015年全球商標申請共計600萬件，按類計為840萬件，其中中國商標申請量為283萬件，遠超美國的51萬件、歐盟的36萬件、日本的34萬件、印度的28萬件。92016年中國商標申請量更達到369.1萬件。10在中國數量龐大的商標申請中，充斥著大量為了防止別人搶注的防御性申請，為了避免“撤三”制度的重復申請11以及搶注他人商標的申請。這種現象的出現，歸根結底是因為我國商標制度設計不盡合理：（1）商標法對商標注冊申請人在不同類別的商品上申請注冊同一商標沒有任何限制。按照《商標注冊分類尼斯協定》，商品和服務共劃分為45類，其中商品分為38個類別，服務分為7個類別。對一個商標專用權人而言，除非全類申請注冊相同的商標，否則任何人都有可能將已經注冊的商標搶注在不同類別的商品和服務上；（2）商標審查包括形式審查和實質審查。商標形式審查僅對有關申請商標注冊的文件、手續是否符合法律規定進行審核；商標實質審查，是對商標是否具備注冊條件進行審查，包括絕對理由的審查，即是否是商標法禁注和禁用的標識，還包括相對理由的審查，即商標是否與他人在同一種或類似商品上注冊的商標相混同以及申請商標注冊是否損害他人現有的在先權利、是否以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標。隨著我國商標申請數量劇增，商標審查員對商標的合法性、顯著性以及是否混同做出判斷已屬不易，不可能對每一件商標是否搶注他人在先使用的商標或者是否是侵犯了他人的在先權利進行全面審查，更不可能對商標申請人主觀是否存在惡意做出判斷；（3）商標法立法技術存在漏洞。以商標法第31條后半句為例，商標法規定“不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”，僅從法律解釋學角度分析，這一規定就似乎對三種搶注商標情形網開一面：一是以正當手段搶注他人已經使用并有一定影響的商標，即善意搶注知名商標；二是以正當手段搶注他人已經使用但沒有一定影響的商標，即善意搶注未知名商標；三是以不正當手段搶注他人已經使用但沒有一定影響的商標，即非善意搶注未知名商標，12而其中有些情形顯然是不應當被允許的。

針對現行商標法之不足，筆者試提出以下建議：（1）對申請商標附加必要限制。商標法應明確規定商標申請人所申請注冊商標之核定使用商品應與申請人所從事的商品經營范圍相關聯。申請人提出申請時，應同時提交其申請的合理依據，或在合理期限內使用商標的相關證據，以杜絕沒有使用意圖的申請人不當占用商標資源；（2）建立聯合商標與防御商標制度。聯合商標是指同一商標注冊所有人，在與其主商標核定使用的商品相同或類似商品中，再申請注冊若干與主商標近似的商標而形成的系列商標；或是指同一商標所有人在某些類別的商品上，申請注冊若干與其注冊商標相同或近似的商標，商標之間不分主次而形成相互關聯的系列商標。防御商標是指同一商標所有人將與其主商標相同的商標，在與主商標核定使用的商品以外的若干類商品上分別申請注冊并經核準的商標。設立聯合商標與防御商標，可以使商標權人圍繞其主商標設置防范區。依國際通行做法，聯合商標和防御商標的存續不以使用為前提。商標權人只要使用主商標，商標主管機關即不得以在規定時間內不使用為理由撤銷這些商標；（3）在立法上加強對搶注商標行為的規范。應修改商標法第31條后半句，并借鑒德國和日本的立法經驗13，區分兩種情況予以規定：對于有主觀惡意的搶注商標行為，不要求在先使用商標有知名度，提出撤銷申請也沒有時效限制；對于在先使用商標并有一定知名度的商標，規定他人不得在相同或者類似商品或者服務上就相同或者近似商標申請注冊或者使用。

由于現階段我國惡意搶注商標現象較多，人民法院不得不采取權宜之計，在審理商標侵權民事案件中制止惡意搶注商標行為。但是從長遠來看，商標授權方面的問題還是要通過完善商標授權制度來解決。筆者衷心希望，人民法院商標授權確權行政審判和商標侵權民事審判能夠“凱撒的歸凱撒，上帝的歸上帝”。畢竟，在商標侵權民事案件中采用保護交易安全和交易效率的商法思維處理糾紛，是促進社會主義市場經濟體制不斷成熟和完善的必由之路、大勢所趨。endprint