專利臨時保護期的案例評析

專利臨時保護期的案例評析

隨著我國汽保行業的不斷發展，專利保護問題成了困擾不少自主研發企業的難題。由于發明專利申請程序上具有“早期公開遲延保護”的特點，致使在專利申請后正式授權公告前(“臨時保護期”)專利不能夠受到與被授權后同等的法律保護。為規范“臨時保護期”內專利的保護，2016年專利法司法解釋二對此類情況作出明確的規定。因此，本文將以一起發明專利侵權案件為例，對于“專利臨時保護期”內專利申請人如何進行維權以及正確適用相關規定提供一定的借鑒，希望可以引起廣大汽保企業對專利臨時保護期內的相關法律規定知識的關注。

一、案情簡介

1.案件事實

深圳A公司于2006年1月19日向國家知識產權局申請一種名為“制備高純度二氧化氯的設備”的發明專利，該專利于2006年7月19日公開，2009年1月21日授權公告，專利權人為深圳A公司。2008年10月20日，深圳B公司與深圳C公司簽訂《購銷合同》，深圳B公司向深圳C公司購買了二氧化氯發生器一套，價格26萬元。深圳C公司已于2008年12月30日就上述產品銷售款要求稅務機關代開統一發票。在上述《購銷合同》中，約定深圳B公司分期向深圳C公司支付設備款項，深圳C公司為深圳B公司提供安裝、調試、維修、保養等技術支持及售后服務。

2009年3月16日，深圳A公司以其為“制備高純度二氧化氯的設備”發明專利(以下簡稱涉案發明專利)的合法專利權人，深圳C公司生產、銷售和深圳B公司使用的二氧化氯生產設備侵犯其涉案發明專利為由將深圳C公司和深圳B公司訴至法院，訴請：1.判令深圳C公司停止侵犯涉案發明專利的生產、銷售行為；2.判令深圳B公司立即停止侵犯涉案發明專利的使用行為；3.判令深圳B公司和深圳C公司賠償深圳A公司因此造成的經濟損失人民幣30萬元；4.本案的訴訟費由深圳B公司和深圳C公司承擔。在本案中，深圳A公司沒有提出支付發明專利臨時保護期使用費的訴訟請求，在一審法院已作釋明的情況下，深圳A公司仍堅持原訴訟請求。

2.裁判結果

廣東省深圳市中級人民法院依據《中華人民共和國民法通則》第一百三十條、《中華人民共和國專利法》第十一條第一款、第五十六條第一款、《最高人民法院關〈關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定〉》第二十一條、第二十二條、《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款的規定，于2010年1月6日作出(2009)深中法民三初字第94號民事判決：1.深圳C公司立即停止制造、銷售涉案發明專利權產品的行為；2.深圳B公司和深圳C公司連帶賠償深圳A公司經濟損失8萬元。

深圳B公司、深圳C公司不服一審判決，均提起上訴。廣東省高級人民法院于2010年11月15日作出(2010)粵高法民三終字第444號民事判決：駁回上訴，維持原判。

深圳B公司不服二審判決，向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2011年12月20日作出(2011)民提字第259號民事判決：撤銷原一、二審判決，駁回深圳A公司的訴訟請求。

二、案件評析

專利法中的專利侵權行為是指發明和實用新型專利權被授予后，任何單位或者個人未經專利權人許可，實施其專利，即為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。

由此專利侵權的概念可知，專利法保護的對象是已經被合法授權的專利。由于發明專利的申請程序具有“早期公開遲延審查”的特點，這就造成發明專利自被公布之日(申請日起滿18個月即公布)起至發明專利公告之日(專利臨時保護期)是否受到專利法的保護，行為人生產、銷售、使用專利權人的專利產品是否構成侵權成為本文討論的重點關注的問題。其實這就是司法實踐中經常提到的“專利的臨時保護期”的問題。

透過本案案情，案件在審理過程中的主要爭議焦點為深圳C公司在涉案專利被授權之前的生產、銷售涉案發明專利產品、在涉案專利被授權后銷售涉案發明專利產品的行為以及深圳B公司在涉案發明專利授權后繼續使用涉案發明專利產品的行為是否侵犯涉案發明專利權。即在專利臨時保護期內，專利權人以外的單位或個人能否生產、銷售、使用涉案專利產品。

關于臨時保護期的問題，我國《專利法》第十三條規定，發明專利申請公布后，申請人可以要求實施其發明的單位或者個人支付適當的費用。第六十八條規定，侵犯專利權的訴訟時效為二年，自專利權人或者利害關系人得知或者應當得知侵權行為之日起計算。發明專利申請公布后至專利權授予前使用該發明未支付適當使用費的，專利權人要求支付使用費的訴訟時效為二年，自專利權人得知或者應當得知他人使用其發明之日起計算，但是，專利權人于專利權授予之日前即已得知或者應當得知的，自專利權授予之日起計算。通過上述規定可知，為臨時保護專利申請人的知識產權，專利法賦予了發明專利申請人可以要求實施其發明專利的單位或者個人在專利臨時保護期內支付專利使用費的權利，但支付專利使用費卻非強制性義務，是否要求專利臨時保護期內專利使用費的選擇在于專利申請人，況且現行專利法并未明確在專利臨時保護期內實施其發明的行為是侵權行為或享有請求實施其發明的單位和個人停止實施其專利的權利，專利法及相關司法解釋也并未明確禁止該行為。司法實踐中，也并未將此種行為歸于專利侵權行為。因此，在發明專利臨時保護期內實施發明專利申請人發明專利的行為，不屬于專利法上的專利侵權行為，即專利權人無權禁止他人對專利臨時保護期內制造、銷售、進口的被訴專利侵權產品的后續使用、許諾銷售、銷售。

雖然專利臨時保護期內實施其專利的行為不構成專利侵權行為，但是發明專利被正式授權后，對于發明專利臨時保護期內實施發明得到的產品的后續使用、銷售、許諾銷售等行為是否構成侵權呢？《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》(法釋[2016]1號)第十八條第三款規定，發明專利公告授權后，未經專利權人許可，為生產經營目的使用、許諾銷售、銷售在本條第一款所稱期間內已由他人制造、銷售、進口的產品，且他人已支付或者書面承諾支付專利法第十三條規定的適當費用的，對于權利人關于上述使用、許諾銷售、銷售行為侵犯專利權的主張，人民法院不予支持。對于該條款，筆者結合目前司法實踐分析如下。

1.只要行為人支付或書面承諾支付適當的專利使用費，專利權人就無權要求行為人停止使用、銷售、許諾銷售的行為。

2.發明專利公告后，行為人只能實施“使用、銷售、許諾銷售”三種行為，不得進行再生產或制造行為。

該條款的設計旨在平衡各方之間的利益關系，對于發明專利申請來說，在專利申請后，公開日之前實施專利申請的發明專利的，不構成侵權，在公開日后也應當允許此前實施發明得到的產品的后續實施行為，由于專利法沒有禁止發明專利授權前的實施行為，則專利授權前制造出來的產品的后續實施也不屬于專利侵權行為，否則就違背了專利法的立法初衷。但需要注意的是，上述規定的后續實施行為是不包括“制造”或“生產”行為的，也就是說如果專利被授權后，未經專利權人許可，繼續生產、制造涉案專利權產品的，將依法構成專利侵權行為。

深圳C公司銷售涉案專利產品是在涉案發明專利臨時保護期內，依據上述分析，深圳C公司的銷售行為并不構成專利法上的專利侵權行為。繼而深圳B公司使用所購買的被訴專利侵權產品的行為也應不構成專利侵權。同理，深圳C公司在涉案發明專利授權后為深圳B公司使用涉案發明專利產品提供售后服務的行為不屬于專利侵權行為。但需要注意的是，深圳A公司在本案中是享有要求深圳B公司和深圳C公司支付專利使用費的權利的，但經法院釋明后深圳A公司未變更訴訟請求，最終最高人民法院依法駁回了深圳A公司的全部訴訟請求。

本案中，一審、二審法院均判決深圳B公司、C公司構成專利侵權行為，但最終最高院依法改判深圳B公司和深圳C公司不構成侵權行為，進一步肯定了本文上述分析。希望通過上述案件的分析，能使廣大汽保企業正確理解臨時保護期內的相關法律規定，為企業避免侵權以及依法維權提供一定的借鑒。

(供稿：中國汽車保修設備行業協會法務部，咨詢律師鄭菊芳聯系電話：010-67756088)