跨國并購知識產權盡職調查問題研究

張犖

DOI：10.16661/j.cnki.1672-3791.2017.30.218

摘 要：盡職調查尤其是知識產權盡職調查在跨國并購當中必不可少，盡職調查的嚴密和完備對并購的成敗有重要意義。知識產權盡職調查主要包括對專利權、商標權等權利的權利歸屬、范圍、有效性、執行性和FTO等方面的調查核實。

關鍵詞：知識產權 盡職調查 并購

中圖分類號：D923.4 文獻標識碼：A 文章編號：1672-3791（2017）10（c）-0218-02

經濟學家羅伯特·巴羅和澤維爾·薩拉·馬丁指出：“如果沒有強有力的知識產權，處于領先地位的國家就沒有足夠的發明刺激，而后進國家則有國度復制的欲望”。在知識經濟時代跨國并購中的知識產權已顯得愈發重要，其需要對對知識產權進行合理、規范、公正的價值評估。然而海外并購中知識產權的范圍、有效性和可行性等均具有不確定風險，因此需要職業的知識產權律師進行知識產權相關的盡職調查以確?？鐕①彽捻樌瓿伞?/p>

1 跨國并購中知識產權盡職調查的內容

在跨國并購中進行知識產權的盡職調查既盡職調查的一般內容，又包括跨國法律行為的特殊性而帶來的特殊風險，因此這種盡職調查必須兼顧兩者?？偟亩钥鐕①彵M職調查中需要對各種責任及潛在責任加以明晰和劃分，比如跨國并購中相關知識產權的所有權和使用權等權屬問題、相關知識產權的權利未來屬性和未決事項、或者相關知識產權是否存在可能影響價值評估的情況、以及相關知識產權是否可能與其他權利發生碰撞等，此外在跨國并購中還需要注意國別變更而導致的各國相關知識產權法律的變動等問題。這些相關的知識產權問題都將決定一項跨國并購交易是否能夠取得成功。

1.1 確定知識產權的明確權屬關系

1.1.1 知識產權的所有權

盡職調查的首要步驟是對相關知識產權的權屬關系進行明確，理論上來說目標公司的知識產權的所有權權屬形態大致有三種不同的形式：目標公司享有所有權；目標公司與他人共同享有該種權利的所有權；或者他人對該權利享有所有權。這就要求盡職調查必須厘清企業知識產權的所有權歸屬。就專利權而言，通常會涉及諸如專利申請等政府文件，知識產權律師可以通過在相關部門查詢相關文件來確證專利權的存在與否。但實踐中常常存在目標公司知識產權所有權不明晰或界定不清的情況，導致許多并購交易中的盡職調查在所有權歸屬問題的界定上就出現錯誤。

1.1.2 知識產權使用權

除所有權歸屬問題，知識產權權屬還包括使用權的情況。在跨國并購實務中目標公司內的知識產權往往已經全部或部分許可給第三方使用。如果目標公司已經將知識產權使用權全部或部分地轉讓，則并購后并購方獲得的知識產權將要受到這些許可協議的約束。比如目標公司通過一項獨占許可協議將自己的某項專利在美國的使用權以獨占許可轉讓給第三方，那么并購方則不能再將該專利在美國的使用權進行自我使用或許可別人使用的處分，這將使得并購方使用知識產權的效能大打折扣，因此盡職調查中如涉及并購知識產權的許可及相關協議，應明確每一協議的當事方、協議的簽署地、許可或被許可協議、獨占或非獨占許可、許可的技術及領域的定義條款、協議所涉知識產權是否涵蓋后續改進、許可是否再許可或非許可、協議的期限，等。盡職調查應當獲得目標公司知識產權使用權相關情況的信息，這一方面保障了并購方的權益不受損害；另一方面也為并購談判中獲取折扣或優勢地位增加了籌碼。

1.2 確定目標公司知識產權的范圍、有效性和可執行性

知識產權盡職調查必須首先明確并購意圖，并購意圖的確定，并購意圖的確定有助于調查時有所側重，既可減少不必要的工作量，又可有針對性地進行調查。盡職調查需要知識產權律師對目標公司的知識產權進行細致地確認，律師不僅需核實目標公司自行出具的相關知識產權所有權清單，還需要運用公共數據庫資源對相關知識產權進行檢索，從而確認目標公司從法律上擁有對相關知識產權的權利。

盡職調查應當關注有效性問題，為了確定該知識產權是否有效，對權利要求范圍進行評估的首要步驟是對相關專利和專利申請的權利進行合規性的解釋與說明。其次，明確專利權利要求范圍，目的是確保權利要求范圍覆蓋所要轉讓或許可的產品和技術。[]比如，盡職調查應當關注域名注冊的有效期問題。一般情況，域名到期后在規定時間內不續期將導致該域名會被刪除并進入高價贖回期。在贖回期若再不贖回，域名則會被徹底刪除，變成公共域名。再比如，盡職調查應核實目標公司知識產權是否已經設定了擔保。一旦知識產權被設置了擔保，則使得債權人擁有了對該知識產權的物上代位權和優先受償權，這將會給己方的并購和并購后對知識產權的處分甚至是破產時的清算帶來不利影響。

1.3 技術的自由實施（FTO）調查

對一項技術的自由實施（FTO）指的是實施人可在不侵犯他人專利權的前提下對該技術自由地進行使用和開發，并將通過該技術生產的產品投入市場。知識產權并購交易中，既要確保目標公司對自己的知識產權的歸屬，也要保證公司的知識產權不侵犯第三方的權利。通常由FTO團隊和專業檢索組織合作進行FTO檢索，并對檢索的結果進行分析和審核。通過對結果的分析，來發現目標公司知識產權是否有侵權風險，如果存在侵權風險，則應當對相關權利進行有效性評估，在盡量不造成訴訟的情況下，要求目標公司對相關權利進行確認和處理，保證相關權利不至于影響并購的進程。FTO調查對于減少企業價值或提升商業價值，幫助企業改進技術等多方面都具有重要作用，在盡職調查中應當注重對技術自由實施的調查。

1.4 其他有關事項調查

1.4.1 各國知識產權法律差異審查

跨國并購中經常要面對各國國家知識產權相關法律規定不同的情況，以職務發明為例，中國《專利法》第六條將職務發明的專利權所有人歸屬為單位。與之相對美國法則規定發明人或合作發明人個人擁有專利權，即使該項發明產生于工作中。再比如，美國法一般規定每一個合作發明人對合作發明擁有平等不可分割的利益，每一個發明人都有權許可、轉讓其利益而不必經過其他合作人同意。除非合作發明人將訴權轉讓給其他合作人單方行使，所有的合作人擁有同等的訴權，以維護、實施專利。而英國和日本法律要求合作發明人頒發許可協議授予其他合作人行使專利權。此外，各國法律的制度設計存在的較大差異也給盡職調查帶來相當困難。例如美國的企業并購設計就十分復雜。美國法上司法部反托拉斯局和聯邦貿易委員會都是企業并購事務的主管機構因而兩者的管轄權有一定程度的重合與交叉；此外《克萊頓法》第7條和《謝爾曼法》第1條對于企業并購均有各自的適用余地。各國法律的差異導致在判斷同一項專利所有權時可能會得出截然相反的結論，因此國際并購的盡職調查中必須各國法律的不同之處，在進行盡職調查之前對于目標國家的相關法律進行梳理和研究。

1.4.2 與知識產權相關訴訟

當存在第三方或者潛在第三方對目標公司的知識產權提出訴訟或仲裁時，并購可能會因此而陷入停滯甚至難以為繼。即使已經結案的訴訟案件也可能使目標公司再次陷入訴訟或者仲裁糾紛之中。起訴第三方侵犯知識產權常伴有未確定索賠，此時，訴訟調查時需要校驗目標方律師提供的法律意見，因此盡職調查需要了解目標公司作為原告、被告所涉及的訴訟案件的審理情況，對這些訴訟案件進行分析權衡。

2 結語

專業、完備的盡職調查報告對于減少并購成本、降低風險有著重要的意義，而跨國并購具有極強的復雜性、不確定性和高風險，在國際并購中盡職調查的作用愈加凸顯。從宏觀層面而言，目前中國對于國際并購的政策支持不足，也缺乏專門規范企業海外并購的法律法規，在這種情況更應該重視盡職調查的作用，同時盡職調查應當盡可能涉及多方面的內容和情況，力求在盡職調查中做到細致、全面、公正，減少知識產權給并購交易帶來的阻礙，使國并購順利進行。

參考文獻

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