簡析專利代理機構經營風險

冷奎亨

根據《專利代理條例》的規定，我國專利代理機構的組織形式分為對外承擔有限責任的有限公司、對外承擔無限責任的合伙制代理所和有專利代理資質的律師事務所。根據與以上組織形式分別對應的法律規定可知，專利代理機構如果因違反合同約定或因侵權對客戶或他人造成經濟損失，對有限公司來說只要股東出資到位且沒有抽逃出資或惡意轉移公司財產等法定情形，以公司的全部資產為限對外承擔責任，公司無力賠償可以依法破產；但對合伙制代理機構和律師事務所來說，如果因違反合同約定或侵權對客戶或他人造成經濟損失需要對外承擔無限責任，即先由代理所或律師事務所賠償，不足以賠償的部分則由全體合伙人承擔連帶責任對外賠償。自從國家知識產權局修改的《專利代理管理辦法》（國家知識產權局令第70號）將設立專利代理資質的條件放寬，并于2015年5月1日實施后，全國專利代理機構數量大幅增長，截至2017年12月31日，全國共有具有資質的專利代理機構1 824家，其中合伙制的專利代理機構和有資質律師事務所占總數的67%，有限責任制的專利代理機構占31%?，F實中全國還有數不清的不具有專利代理資質的機構或者自然人（業界稱“黑代理”）在實際從事專利代理工作，這些黑代理成本相對低廉，一般情況下報價較低，結果造成專利代理業務競爭慘烈，確實影響到一部分專利代理機構的生存。部分專利代理機構為了生存不得不采取精簡人員、降低薪酬等措施，這些措施雖然降低了經營成本，但隨之而來的執業風險卻放大了很多倍，特別是對于承擔無限責任的合伙制代理所和律師事務所可能帶來巨大的經濟災難；甚至還有個別代理機構的相關人員為了爭攬業務挺而挺險，不惜行賄相關政府機關領導或企事業單位相關負責人，最終構成刑事犯罪而鋃鐺入獄。

專利代理機構及其工作人員在工作中可能因為違約行為、侵權行為或違法行為承擔的法律責任形式可能有民事責任、行政責任、刑事責任三種。民事責任主要是返還財產、恢復原狀、繼續履行、賠償損失、支付違約金、消除影響、賠禮道歉等責任；行政責任主要是接受警告、罰款和沒收違法所得等行政處罰；刑事責任是可以從單處罰金直到剝奪一個人自由乃至生命的一種最嚴厲的責任。筆者作為一家成立11年的律師所負責人，根據多年來的工作經驗，結合本所經辦的案例和中國裁判文書網公開的案例，按三種責任的類型分別講述一下專利代理機構在日常經營過程中可能遇到的風險。

一、民事責任

只要是經營實體，在營業過程中就不可避免地與不同客戶進行商業往來，客戶都希望得到完美的產品或服務，但現實中任何一經營實體不可能做到讓每一客戶都滿意。專利代理機構作為提供知識產權服務的經營實體，因服務本身的標準不像產品的標準可以量化，特別是因專利無效、訴訟事務本身所固有的巨大風險，不可能全部滿足客戶的愿望，這就不可避免地帶來一些客戶的抱怨甚至爭議或糾紛，這些代理機構與客戶之間的糾紛都是因為雙方履行專利代理合同（包括書面合同和非書面合同）而引起的，法律上稱之為專利代理合同糾紛。另外還有一種糾紛，例如代理機構意外泄露他人的商業秘密而引起的糾紛，這類糾紛稱為侵權糾紛。因合同糾紛或侵權糾紛而承擔的責任，稱之為民事責任。筆者經梳理發現代理機構主要有以下幾種違約現象，并將各類違約現象分別對應的民事責任做如下分析。

（一）代理機構惡意不履行合同義務而承擔的返還責任

有的代理機構根本不履行合同義務或者以惡意不退還代理費用為目的或者因自身法律基本知識欠缺認為不會被追究責任，因這種業務而引起的索賠風險是代理機構明知的，收人錢財替人辦事是人人皆知的道理，嚴格意義上講不應該稱之為風險。目前這種訴訟案例基本上多發生在客戶與承擔有限責任的代理公司之間，客戶與對外承擔無限責任的有代理資質的律師事務所和專利事務所可能因無限責任的原因而幾乎不會發生這種訴訟。

1.代理公司股東通過股權轉讓或申請公司注銷等方式逃避債務而被索賠

在重慶市第五中級人民法院（2014）渝五中法民初字第00651號一案中，作為代理公司的被告，其原法定代表人（也是股東）在與客戶的交涉中居然以公司股權已轉讓為由不履行專利代理合同義務且拒絕返還客戶支付的代理費，這個案子結果當然是判決返還代理費。該案中判決代理公司返還代理費后，代理公司可以依據股權轉讓合同和該案判決向原股東索賠。

在鄭州市中級人民法院（2017）豫01民初584號案中，代理公司在解散清算前未將公司解散清算事宜書面通知客戶，導致客戶未及時申報債權而未獲清償；在代理公司申請注銷后，客戶將該代理公司的兩股東起訴至法院要求返還專利代理費并承擔律師費。法院判決代理公司的股東應對客戶未及時申報債權而造成的損失承擔責任，支持了客戶返還專利代理費及部分律師費用的請求。該案反映了該兩股東根本不了解公司注銷的法律意義，認為只要公司注銷就可以不承擔原公司債務。

2.代理公司偽造客戶簽名將專利申請權轉讓他人

在浙江省高級人民法院（2017）浙民終294號案中，代理公司幫助客戶代為申請專利，結果在收到授予發明專利權通知書和辦理登記手續通知書后惡意偽造客戶的簽名將專利申請權轉讓給他人，客戶知道后將代理公司訴至法院，法院最終判決專利權屬于客戶所有并對客戶進行賠償。

（二）代理公司無法履行承諾的服務結果而賠償客戶

在廣西南寧市中級人民法院（2015）南市民三初字第733號案中，代理公司在代理客戶進行發明專利的答復審查合同中，承諾百分百授權并且收到首付款后6個月內，拿到合法授權通知書，結果代理公司未能全面履行義務拒不退款而被法院判決退還款項。在山東省濰坊市中級人法院（2015）濰商終字第847號案中因代理公司無法完成與客戶簽訂的《高新技術企業復審服務合同》《專利服務合同》《專利通服務合同》的約定，也不能證明其實際履行了任何一份合同的任何義務，被判返還全部款項。

（三）代理機構因人員流動無法完成有效的業務交接而賠償損失

部分代理機構惡性競爭等原因導致代理機構因無法向職工提供有競爭力的薪酬或者提供足夠的個人發展空間等原因造成職工流動性大，特別是流程管理人員、高級管理人員、業務人員的頻繁更換導致業務交接不到位等部管理問題給客戶造成損失而被法院判決承擔賠償責任。

1.代理公司因辦理專利權權利恢復失敗而對客戶的賠償

有的代理機構為了業務競爭的需要，對于接受委托代繳年費、著錄項目變更等簡單的程序性專利事務對客戶免費，并想當然地認為只要免費為客戶辦理業務即使造成損失也無需賠償。其實根據《合同法》的相關規定，無償的委托合同，因受托人的故意或者重大過失給委托人造成損失的，委托人可以要求賠償損失。在浙江省高級人民法院（2016）浙民終750號案中，代理公司免費為客戶代理繳納年費，客戶因代理公司的重大過失導致無法恢復專利權向法院起訴主張經濟損失696.83萬元；該案最后打到二審法院，二審法院最終綜合考慮涉案委托合同的性質、代理公司的過錯程度、涉案專利為發明專利且無法恢復、涉案發明專利的價值、客戶為研發及實施涉案專利所投入成本等因素，認為一審法院判決代理公司賠償客戶經濟損失35萬元并無不當。另外還在福建泉州市中級人民法院（2017）閩05民初339號案中，泉州一家有著20多年歷史的代理機構，為客戶代繳年費僅僅收取了100元的代理費，因未足額繳納年費造成客戶無法恢復專利權。客戶將代理公司起訴至法院，要求代理公司賠償因專利權失效的直接經濟損失200萬元，最終一審法院判決賠償客戶損失40萬元。

2.代理公司因業務管理混亂未履行代理合同而被索賠

江蘇省高級人民法院在（2014）蘇知民終字第00276號一案中，因代理機構管理原因，經辦人將本應由單位收取的代理費自行收取，代理機構無法從財務上監管代理事務；結果因經辦人離職，代理機構對客戶交給當時經辦人的專利服務費不認可。后被客戶起訴至法院，法院最終認定代理機構長時間不履行合同義務，并且符合《合同法》第94條第（二）項規定的“以自己的行為表明不履行主要債務”的情形，確認雙方當事人之間簽訂的合同應予解除。故法院二審判決解除合同，退還服務費。

3.代理公司因流程管理混亂未履行代理合同而被索賠

幾乎所有的專利代理機構也同時從事商標申請等相關業務，客戶的專利、商標一旦被駁回，代理機構均應及時通知客戶，否則會因客戶無法申請復審程序而被判決賠償。

在（2015）豫法知民終字第44號案中，河南省高級人民法院經審判后認為：代理機構不能舉證證明其收到商標駁回通知書后，及時通知并將駁回通知書交付客戶，致客戶無法申請復審程序，喪失了商標權獲得救濟的可能，代理機構的行為構成違約，應退客戶繳納的商標代理費，同時承擔因此造成的寶匯公司的損失；法院也考慮到因該案所涉委托事項商標注冊存在即使各方全面履行合同也最終不被批準注冊的風險，在未成功注冊前客戶廣泛使用該商標及因此產生的損失是其正常的經營損失，與代理機構的違約行為沒有必然的因果關系；雖然代理合同中約定“賠償總額不超過本次委托合同邦信河南分公司收取的代理費金額”，因雙方所簽合同約定的格式違約損失條款無效，相當于雙方未約定違約責任條款。故二審法院認為一審法院酌定代理機構賠償客戶經濟損失3萬元并無不當。

（四）因執業證掛靠合同產生的糾紛

部分代理機構在經營過程中或因辦理專利代理注冊證的需要或因其他原因，違反行政法規或國家知識產權局的相關規章或專利代理人協會的規定，利用或幫助他人辦理專利代理人執業證，除了仍應全面履行掛靠合同外，還可能產生行政違法或行業違規。在天津市第二中級人民法院（2015）二中保民終字第104號案中，代理機構為了取得專利代理注冊證，與張××簽訂合作協議，由張××作為代理機構名義上的法人代表和股東，專利代理人執業證掛靠在代理機構；后張××與專利代理機構產生糾紛，最后經法院二審認定上述合作協議違反了市場的準入條件，并不違反效力性強制規定，合同有效。該民事案件公開后，雖然張××與專利代理機構之間的合作協議有效，但畢竟違反市場準入條件也會受到專利行政主管部門和專利代理人協會的處罰。

（五）黑代理與客戶之間的代理合同無法保障雙方利益

按照《專利法》及《專利代理條例》的規定，我國對專利代理業務實行資格準入制度，即專利代理機構和專利代理人必須取得國家規定的代理資質和從業資格。未取得資質與客戶簽訂的代理合同無效，其法律后果自然是雙方均不能依據合同向對方主張違約責任，返還收取客戶的代理費用；若造成損失，因雙方均有過錯而各自承擔一定比例的責任。

（六）黑代理根據合同收取的代理費應全部返還但承擔部分賠償責任

1.絕大部分法院認為只要在一審辯論終結前未取得專利代理資質，則與客戶簽訂的代理合同無效

例如廣東佛山禪城區人民法院的（2017）粵0604民初15773號案判決代理合同無效，收取的代理費予以返還。從目前的司法實踐來看，法院基本是嚴格按照規定，只要在法庭辯論終結前未能取得專利代理資質，基本判決黑代理與客戶之間的專利代理合同無效。

客戶如果委托黑代理從事專利代理業務，一旦黑代理處理業務產生過失或過錯造成損失，則客戶因為選擇黑代理本身就存在一定的過錯，故法院會判決客戶承擔一部分的損失。例如廣東省深圳市中級人民法院在（2013）深中法商終字第1086號案中認定：代理公司未經專利主管部門的批準，在不具有專利代理資質的情況下，其與客戶達成的代理繳納專利年費及滯納金的協議應確認為無效，不具有法律約束力。造成合同無效以及因未足額向知識產權局繳納專利年費及滯納金，導致客戶的專利權被終止，代理公司存在主要過錯，應承擔主要過錯責任；客戶應當知道代理公司不具有專利代理資質，仍委托代為繳納專利年費及滯納金，也有一定的過錯，應承擔相應的責任。

2.以合法形式掩蓋非法目的的專利代理合同無效

近幾年，全國各地為了鼓勵科技創新，紛紛出臺了相關政策支持專利申請；由于金錢的誘惑，客戶與部分專利代理機構合謀騙取政府補貼的報道屢見不鮮，這類以合法形式掩蓋非法目的的合同也無效。

深圳市中級人民法院審理的（2014）深中法知民初字第426號案：客戶為了積分入戶，代理公司為了獲取經濟利益；代理公司組織他人撰寫專利申請文件并以客戶名義向國家知識產權局申請專利，該專利代理行為實為以申請專利權為名私自牟利的行為。代理公司與客戶之間存在惡意串通，主觀上均有過錯，客觀上破壞了我國專利申請制度的健康有序運行，擾亂了專利申請秩序，損害了國家利益。雙方在此基礎上簽訂的《專利申請代理服務協議書》，因損害國家利益而應當認定為無效合同。因雙方均有過錯，應當各自承擔相應的責任。

（七）代理公司的網站宣傳內容直接抄襲其他公司網站構成不正當競爭而賠償

廣東省東莞市中級人民法院（2013）東中法知民終字第149號案中查明：代理公司在其網站上使用的宣傳文稿除了與另一公司企業名稱不同外，內容和排版基本相同，且代理公司使用了另一公司的電話號碼和員工名稱作為其聯系方式，會誤導相關公眾以為代理公司與另一公司有關聯，此行為屬于虛假宣傳行為，構成不正當競爭行為；代理公司將不是其代理的業務作為其代理的業務進行宣傳的行為屬于虛假宣傳行為，構成不正當競爭行為。對于這種不正當競爭行為，除了法院判決民事賠償外，當地的市場監督管理部門也會根據法院查明的事實對代理公司進行行政處罰。

上面重點講述了代理機構因種種自身的原因可能遇到的風險，現實中作為代理機構遇到更多的是客戶的種種違約行為，只是大部分代理機構放棄追究違約責任而已。我們欣喜地看到部分代理機構能依法向客戶主張權利了。在江西省高級人民法院審理的（2016）贛民終448號案中，客戶與代理公司就專利申請事務簽訂了一份《知識產權事務委托合同》，其中第5條第5款約定，在委托合同有效期間內，客戶關于申請知識產權項目只能由代理公司代理申請，不得與其他代理機構存續代理申請知識產權項目的合作關系，否則甲方需向乙方支付違約金叁萬元人民幣。根據查明事實，代理公司在合同期內積極為客戶的有關壓磚機、卸磚機設計專利申報方案，履行了合同義務，客戶未經代理公司同意在合同期內通過南昌××專利事務所申請了4個實用新型專利且不能提供證據證明代理公司怠于或不能從事上述代理申請事務，違反了雙方合同第5條第5款的約定，構成違約，應當承擔相應的違約責任，賠償其給代理公司造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益。

二、行政責任

行政責任是因為主體違反行政管理方面的法律法規但未構成犯罪而應承擔的法律責任。我國行政管理方面的法律法規非常龐雜，專利代理機構及從業人員接觸的行政法律法規也是海量，因違法而可能承擔的行政責任也是五花八門。例如可能因為辦公室的消防設施不符合要求而被消防主管部門處罰，可能因為辦公電腦使用盜版軟件而被文化執法部門給予行政處罰，可能因為單位車輛的道路交通違法行為而被交警部門處罰等等。本部分主要從代理業務中較普遍性的典型違反行政法規而又容易被忽略的案例來解說代理機構及從業人員可能承擔的行政責任。

（一）違反新的《反不正當競爭法》而被行政處罰的風險

《反不正當競爭法》對不正當競爭行為的認定比以前更加明確且不正當競爭的范圍擴大，特別是對作引人誤解的虛假宣傳明確界定為不正當競爭行為，市場監督檢查部門可以進行行政處罰。如前文所述，專利代理機構之間競爭激烈。但有的代理機構不是靠加強內部管理，在提升服務水平上下功夫，反而靠虛假宣傳甚至在投標文件中弄虛作假，牟取不正當利益，這會帶來被行政機關處罰的風險。

筆者曾于2018年4月份參加了一家國有企業的專利代理業務的招標，在中標的專利代理公司中，其中有一家對其工作人員的介紹為“專利訴訟經經驗豐富的律師”。根據《律師法》的規定，律師只能在律師事務所執業而不可能執業于一家專利代理公司，屬于明顯的虛假宣傳。另一案例是2015年上半年，原山東某某律師事務所因注銷而不再具有專利代理資質，該律師所個別從事專利代理的工作人員辭職后與個別從青島××知識產權代理事務所辭職的工作人員成立了青島某某××知識產權代理有限公司，該代理公司對外宣稱是“由青島××知識產權代理事務所和某某律師事務所知識產權事務中心合并設立而成，擁有專利代理人、商標代理人、律師……”。然而經查詢該代理公司的工商登記檔案，其股東是5個自然人，與律師事務所和青島××知識產權代理事務所無任何法律關系。該代理公司這一宣傳行為構成《反不正當競爭》第9條規定的引人誤解的虛假宣傳，根據該法第24條規定：監督檢查部門應當責令停止違法行為，消除影響，可以根據情節處以1萬元以上20萬元以下的罰款。

（二）未對在異地設立的分支機構進行注冊而引起的行政處罰

近幾年隨著國家對知識產權宣傳力度的加大，部分代理公司加快了在全國設立分支機構以便更有效的占領市場。其中有的代理公司異地設立分支機構時居然不知道需向工商管理部門依法辦理注冊登記，被工商行政管理部門按照《無照經營查處取締辦法》第14條的規定進行處罰；如果工商行政管理部門同時按照第15條規定對提供經營場所的第三方也進行處罰，則兩種處罰的后果最終都會由代理公司承擔。

（三）代理機構違法發布廣告而被罰款

有的代理公司基本法律知識欠缺不知道其廣告行為也會構成違反，例如北京市工商行政管理局于2018年2月23日對北京××××國際知識產權代理有限公司作出了責令停止發布違法廣告并罰款200 000元的行政處罰（京工商處字（2018）第6號）。

三、可能承擔的刑事責任及風險防范

專利代理機構及工作人員在工作中主要涉及的刑事犯罪包括可能因騙取他人財物而構成詐騙罪、可能為了獲取業務而行賄構成行賄罪、可能因故意或重大過失泄露委托人的商業秘密而構成侵犯商業秘密罪、相關工作人員可能因為侵占本單位財產構成職務侵占罪等等。正因為違反刑法被追究刑事責任的嚴厲，所以刑法的最基本原則是罪刑法定原則，即法無明文不為罪，法無明文不處罰。作為專利代理機構的從業人員，普遍受過高等教育，對于其行為能否違反刑法、是否構成犯罪有著明確的預判，完全可以自主的采取依法經營、合法競爭的手段，從而避免為了謀取不正當利益違反刑法規定而構成犯罪的行為。代理機構經營困難難以為繼可以考慮改變經營策略、與其他機構合并甚至申請法院破產的方式來解決，從業人員認為薪酬較低可以應聘到其他代理機構或者改變工作態度等等方式解決，為了一點兒經濟利益而犯罪實在得不償失。以下兩案例的當事人均是為了謀取經濟利益而構成犯罪，被法院責令退還了已獲得的經濟利益又額外承擔罰金，最終輸掉了人生，實在令人扼腕嘆息！

1.私刻申請人當地知識產權局印章騙取國家知識產權局減緩的申請費而構成詐騙罪（北京市海淀區人民法院（2015）海刑初字第77號）

國家知識產權局在審查一份發明專利申請時發現申請費用減緩證明上地方知識產權局印章可能是偽造的，且申請人的3份專利申請均由北京××××知識產權代理有限公司重慶分公司代理，而申請人在申請專利時沒有提出費用減緩申請，于是向公安機關報案。后經法院審理查明：北京××××知識產權代理有限公司重慶分公司涉嫌在不具備開展專利代理資質的情況下非法開展專利代理業務，該公司業務員與對方談妥后會簽代理合同但不提費用減緩的事；后偽造費用減緩證明騙取減緩費。法院認為，李某通過偽造地方知識產權局費用減緩證明的方式，向國家知識產權局騙取減緩費用，其行為已構成詐騙罪。法院最終以詐騙罪，判處李某有期徒刑3年，并處罰金人民幣5萬元，責令李某退賠12萬余元發還國家知識產權局。

2.因為相關政府官員犯受賄罪而牽扯出的專利代理人季某的行賄罪（江蘇省鎮江市中級人民法院（2016）蘇11刑終89號）

法院在該案中認定：2013年春節至2015年春節期間，被告人施某利用分管揚中市企業專利申報工作、專利市場的規范與管理等職務之便，先后3次收受上?！痢林R產權代理事務所專利代理人季某給予的現金，共計人民幣38 000元。上述刑事判決書認定的事實已成鐵證，季某為了獲取業務，不惜鋌而走險向國家工作人員行賄，根據刑法的相關規定，季某先后三次行賄且數額達38 000元已構成行賄罪，根據《刑法》第390條規定將會被判處5年以下有期徒刑，專利代理資格證和執業證均會因這一故意犯罪被注銷，只是截至發稿日，筆者尚未查詢到相應的刑事判決。

前面講述了專利代理機構在執業過程中的種種風險，經筆者統計本文中列舉的案例發現其中的35%是由分公司引起的，這足以證明代理公司對分公司缺少有效管理，這些案件均把代理公司和分公司作為共同被告訴至法院，造成代理公司商譽和經濟上受損；另從代理機構的組織形式上分析，有85%案件是由承擔有限責任的代理公司引起的，這反映了承擔無限責任的代理所和有資質的律師所對風險的把控能力遠遠超過普通代理公司。

作為朝陽產業的專利代理行業在政府的強力支持下正在迅猛發展，專利代理機構作為其中重要一環，應把注意力放在提升內部管理水平、提高服務質量、準確把控風險上，唯此方能長遠穩定發展！