關于“部分駁回”決定的探討

於堃

國家知識產權局專利局專利審查協作湖北中心

1 引言

作為一種行政審批程序，專利審查需要遵循的兩大基本原則是公平與效率。駁回決定屬于專利審查的一個環節，自然也需遵守該基本原則。為了體現專利審查的公平，《專利審查指南》指出實質審查過程中的一項基本原則是聽證原則，即審查員在作出駁回決定前，應當將其經實質審查認定申請屬于專利法規定的應予以駁回情形的事實、理由和證據通知申請人，并給申請人至少一次陳述意見和/或修改申請文件的機會。而為了體現專利審查的效率，《專利審查指南》指出實質審查過程中的另一項基本原則是程序節約原則，即審查員應當盡可能地縮短審查過程，換言之，審查員要設法盡快地結案。綜合考量公平和效率這兩項基本原則，結合《專利法》的相關規定，筆者得出結論：只要符合聽證原則，審查員就可以做出駁回決定。

在審查實踐中，專利申請文件的權利要求一般包含多種技術方案，經常會出現部分技術方案已經滿足聽證條件，而其他部分權利要求卻并未滿足的情形。此時，審查員可以針對這些已符合聽證條件的部分技術方案將該申請予以“部分駁回”。

2 “部分駁回”的駁回時機

《專利審查指南》對符合駁回時機的各種情形進行了具體規定。在此基礎上，筆者將符合“部分駁回”的駁回時機的典型情形歸納為以下兩類：

（1）審查員在前次審查意見通知書中指出申請文件的全部或部分技術方案具有實質性缺陷，申請人在答復意見中并未針對所有涉及的技術方案進行實質性修改，也未提供有說服力的意見陳述；

（2）審查員在前次審查意見通知書中指出申請文件的全部或部分技術方案具有實質性缺陷，申請人在意見答復中針對其中的全部或部分技術方案進行實質性修改，而修改后的權利要求中僅有部分技術方案構成“同類缺陷”。上述的“部分技術方案”可以是部分權利要求中的技術方案，也可以是權利要求中的部分并列技術方案；上述的“實質性缺陷”包括《專利審查指南》第二部分第八章第6.1.2節所指出的所有駁回的種類。下面結合兩個實際案例來探討一下“部分駁回”的典型情形。

【案例1】

原始權利要求書包括獨立權利要求1，從屬權利要求2引用權利要求1，從屬權利要求10也引用權利要求1。審查員在第一次審查意見通知書中指出權利要求1、2和10不具備專利法第22條第3款規定的創造性。申請人在意見答復中對權利要求書進行修改，將原權利要求2的附加技術特征加入權利要求1，將原權利要求10的序號調整為8，并簡單陳述了意見。

由于原權利要求1和2之間存在直接引用關系，新的權利要求1的技術方案即為原權利要求2的技術方案，故申請人并未對該技術方案進行實質性修改。而新的權利要求8因引用關系導致其技術方案與原權利要求10并不相同，即申請人對該技術方案進行了實質修改。此時新的權利要求1符合聽證原則，而其他的權利要求（包括權利要求8）不符合聽證原則，故該案例屬于“部分駁回”的第一種典型情形，審查員可以采取的做法是僅以新的權利要求1不具備創造性為“駁回理由”進行“部分駁回”，并將權利要求8不具備創造性的評述放在通知書的“其他說明”里。

【案例2】

原始權利要求書包括獨立權利要求1，其包括并列技術方案A和B；從屬權利要求2-6引用權利要求1。審查員在第一次及第二次審查意見通知書中指出權利要求1-6的技術方案A相對于對比文件1不具備專利法第22條第3款規定的創造性。申請人在兩次意見答復中均對權利要求書進行修改，將說明書的內容加入到權利要求1中形成新的技術方案A和B。

對于權利要求1-6的技術方案A，審查員在前兩次通知書中針對不同的事實，均以相同的理由和證據進行過評述，而在第二次修改后，其仍然能夠以相同的理由和證據評述其創造性，故其已構成“同類缺陷”，因此該部分技術方案符合聽證原則。該案例屬于“部分駁回”的第二種典型情形，審查員可以采取的做法是僅以權利要求1-6的技術方案A不具備創造性為駁回理由進行“部分駁回”。

3 “部分駁回”與授權前景

《審查操作規程》中指出：專利申請文件有無授權前景是指其是否可以合法克服目前所存在的所有實質性缺陷而最終走向授權的可能。在實質審查中的各個階段，明確申請文件的授權前景，進而決定是否全面審查，可以提高審查效率。而在實際審查過程中，審查員的駁回或部分駁回的時機選擇是否會受到申請文件的授權前景的影響呢？

筆者認為，總的來說，部分駁回決定的時機選擇與申請是否具備授權前景并無直接的關系，駁回決定做出的時機既不應當過多地考慮授權前景，但也可以酌情適當地考慮。而這個考慮的原則是部分駁回決定的作出是否真的可以節約行政程序。具體來說，當申請文件不具有授權前景時，只要其符合部分駁回的駁回時機，即應當對其進行部分駁回，以縮短審查周期，因為其不可能通過合法修改來克服其實質性缺陷。當申請文件具有授權前景時，如果其符合部分駁回的駁回時機，審查員是可以依法予以部分駁回的；但是，如果申請人已經表現出積極配合的意愿，本著善意審查的精神，審查員再次發出通知書，對申請人進行有效引導，使案件走向授權是更值得提倡的，因為申請人已經進行積極地修改，且目前存在的缺陷也是可以被合法克服的，而如果審查員做出部分駁回的決定，很有可能會不必要地引入復審程序，這實質上并未體現出部分駁回決定應遵循的行政節約原則。

結語

“部分駁回”是針對申請文件僅有部分技術方案符合駁回時機時，以該部分技術方案為駁回理由所作出的駁回決定。作為實質審查的一個環節，“部分駁回”需要遵循聽證原則和程序節約原則。部分駁回的駁回時機的關鍵在于僅有部分技術方案符合聽證原則，包括絕對聽證和相對聽證。“部分駁回”決定的作出與申請文件是否具有授權前景并無直接聯系，但可以基于是否真正節約行政程序的考慮來適當選擇部分駁回的時機。

以上是筆者在實際審查工作中關于“部分駁回”的一些觀點和體會，鑒于水平所限，其中難免有不當之處，歡迎各位讀者批評指正。