現有技術抗辯制度適用規則的探究

(湖南師范大學 湖南 長沙 410006)

現有技術抗辯，是指在專利侵權糾紛中，被控侵權人不通過行政程序質疑專利權的有效性，而直接在訴訟程序中提出并證明自己所使用的技術是現有技術，從而證明侵權不成立而免于承擔侵權責任的一種抗辯形式。我國《專利法》第62條規定：“在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬于現有技術或者現有設計的，不構成侵犯專利權”。這是我國首次以法律形式規定了現有技術抗辯制度。但該規定過于簡單，操作性不強，實踐中如何運用該制度存在諸多爭議，有鑒于此，筆者試著對其適用規則進行初步探析。

一、“現有技術”的范圍

實踐中要準確援引現有技術抗辯制度進行抗辯，首先必須厘清現有技術的范圍。根據我國《專利法》第22條規定，現有技術是指申請日前在國內外為公眾所知的技術。何為“公眾所知”？即全社會中任何人都可以接觸和了解該項技術。

公眾可以從申請日前在國內外出版物上、在國內外公開使用以及以其他方式獲知該項技術。因此現有技術特征有三：第一，該技術應當是申請日前就已經為公眾所知的技術。申請日當天或申請日之后為公眾所知的技術，不屬于現有技術范疇；第二，現有技術的范圍采用絕對性標準，在世界范圍內，只要在申請日前為公眾所知即為現有技術，而不限于授予專利權的中國；第三，為公眾所知并不是指特定的公眾已經知道了該技術，而是指該技術處于不特定公眾想知道就能夠知道的狀態。

在厘清現有技術概念的基礎上，仍有兩個問題需要進一步探討：1、抵觸申請是否屬于現有技術？該問題的在于這樣一個事實出現：就同一技術，兩人先后向專利局進行申請，但后申請人先于在先申請人獲得專利權，那么在先申請人是否可以以現有技術進行抗辯？這就是抵觸申請的由來。對于這個問題筆者認為：我國《專利法》第22條第二款規定了判斷新穎性的標準，即①該發明或實用新型不屬于現有技術；②也沒有任何單位或個人就同樣的發明或實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，③且該申請記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。而抵觸申請是在申請日當天或者之后公布的，因此抵觸申請的技術在申請日前不能為公眾所知，不屬于現有技術。2、非自由技術是否屬于現有技術？非自由技術是指雖然該技術已為公眾知曉，但尚處于不同于起訴專利權人的另一專利權人的有效專利權控制人之下的技術。相較于非自由技術而言，自由技術是指已進入公有領域，任何人都可自由使用的現有技術，包括他人已經失效的專利技術。筆者認為，依據《專利法》,專利申請日前為公眾所知的技術都可以視為現有技術,包括他人在先取得專利權的技術。現有技術抗辯是針對瑕疵專利的防御手段,引用他人在先取得的專利技術,與現有技術抗辯的制度目的是契合的。并且,被控侵權人有可能是獲得了該他人的許可,即使未獲得相應許可,該他人仍有追究被控侵權人侵權責任的自由,被控侵權人引用該他人的專利技術所做的現有技術抗辯如果成立,甚至可以作為日后該他人追究被控侵權人責任的證據,對此法律無須為他人作不必要的考慮。

二、現有技術抗辯制度的適用規則探討

運用現有技術抗辯經常涉及被控侵權技術、涉案專利技術、現有技術三者之間的關系，在法院認定現有技術抗辯是否成立的過程中，會產生一些比較復雜而有爭議的問題。

(一)現有技術抗辯的對比對象

當被控侵權人提出現有技術抗辯時，就會出現涉案專利、被控侵權技術、現有技術三個技術方案。那么如何將這三種方案進行對比？存在以下三種觀點：

第一種觀點是只將被控侵權技術與現有技術進行對比。理由是：判斷現有技術抗辯是否成立，應將被控侵權產品與一份公知技術進行對比，被控侵權產品的技術特征與一份現有技術相同，則可直接認定所實施技術為現有技術，不構成侵權，而無需涉案專利技術進行對比。

第二種觀點是先將被控侵權技術與涉案專利進行比較，在被控侵權技術與涉案專利構成相同或等同的情形下，再將被控侵權技術與現有技術進行比較。理由是：在專利侵權訴訟中，被控侵權物(產品或方法)與專利權利要求所記載的專利技術方案相同或等同的情況下，如果被告提供證據證明被控侵權物的技術特征與一項現有技術相同或等同，則被告的行為不構成侵犯原告的專利權。據此，適用現有技術抗辯原則的前提是被控侵權技術與專利權利要求記載的技術特征相同或等同。

第三種觀點是將被控侵權技術分別與涉案專利和現有技術進行比較，判斷被控侵權技術與哪一項技術更為接近。即對三者同時進行比較，兩頭分別是專利發明和現有技術，中間是被控侵權技術或者方法，判斷被控侵權技術或方法更為靠近專利發明，還是更為靠近現有技術，結論是前者時就判定為等同侵權，結論是后者時就判定現有技術抗辯成立。將三者同時進行比較的觀點得到了最高人民法院的認可。時任最高人民法院副院長的曹建明在全國法院知識產權審判工作座談會暨優秀知識產權裁判文書頒獎晚會上的講話指出“被控侵權人以現有技術抗辯成立的，應當認可該抗辯理由……對于更接近現有技術而與專利技術有一定差別的，應當認定不構成侵權。”

關于現有技術抗辯制度的對比對象，以上三種觀點在司法實踐中皆有不少判例。筆者贊同第一種觀點，理由如下：①從現有技術抗辯制度來看，其核心要義就是被控侵權技術如果為現有技術則不構成侵權，因此將被控侵權技術與現有技術進行對比就成了必然，并且對比的結果一般較為清晰；②從效率上看，只是將被控侵權技術與現有技術進行對比大大節約司法資源以及訴訟時間，能較為快速的得出結論，符合市場經濟效率的要求；③ 第三種觀點中“誰更接近”理論，仍然存在疑問，被控侵權技術與現有技術、涉案專利技術誰更接近的標準處于模糊地帶，無法得出有力有效的結論，導致案件進入死循環。

(二)現有技術抗辯的對比方法

將被控侵權技術與現有技術進行對比時，采用什么樣的對比方法比較合理，一直是現有技術抗辯制度適用規則的爭議焦點之一。

1、被控侵權技術是與一項現有技術進行對比，還是與幾項現有技術的結合進行對比。對于單獨的技術方案進行對比實踐和理論中沒有爭議，但對于組合的技術方案是否屬于現有技術存在不同觀點：第一種觀點認為，只能援引一項現有技術而不能將兩項或多項現有技術組合起來進行抗辯；第二種觀點認為，作為抗辯的現有技術應當是一項單獨的技術方案，但是所屬領域的普通技術人員認為相對于現有技術是顯而易見的簡單組合的技術方案也可作為現有技術抗辯的基礎。

第三種觀點認為，被控侵權人可以將幾項現有技術組合起來作為現有技術抗辯的基礎。筆者觀點較接近于第二種觀點，即簡單組合的技術方案可以作為現有技術抗辯，理由如下：①組合本身可能具有創造性，兩份或者多份現有技術組合起來的技術方案可能構成一項可以被授予專利權的發明創造，因此只有不具有創造性的簡單組合才能作為現有技術抗辯，因此當被控侵權技術相對于現有技術不具有創造性時，現有技術抗辯才可成立。②簡單組合的意思是僅僅是將某些現有技術中的已知產品或方法組合或連接在一起，各自以其常規的方式工作，總的技術效果是各組合部分效果之總和，組合后的各技術特征之間在功能上無相互作用關系，僅僅是一種簡單的疊加。這種明顯低于創造性的標準的簡單組合，較易區分、具有可操作性，在實踐中能快速處理專利侵權案件，符合經濟訴訟的要求。

2、是將技術方案進行整體對比還是將技術特征進行逐個對比

我國專利侵權的原則采取的是全面覆蓋原則，即根據《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十四條之規定，被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征，與一項現有技術方案中的相應技術特征相同或者無實質差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實施的技術屬于專利法第六十二條規定的現有技術。因此，筆者認為，在將被控侵權技術與現有技術進行對比時，應當就技術方案進行整體對比，而非針對個別技術特征進行對比，這樣才符合專利法的基本原理。專利侵權的判斷標準是：被控侵權技術的整個技術方案或者說所有技術特征都落入專利權利要求范圍。相應的，如果被控侵權技術與涉案專利技術相同或者十分近似，則只有在其整個技術方案或者說所有技術特征同時也被現有技術所披露，導致涉案專利技術因為援引的現有技術而喪失新穎性或創造性時，才能繞過專利無效程序而直接認定成立公知技術抗辯不成立侵權。

(三)現有技術抗辯的對比標準

將被控侵權技術與現有技術進行對比達到何種程度可認定現有技術抗辯成立？目前大致存在三種觀點：第一種觀點是看被控侵權技術與現有技術更接近還是與涉案專利技術更接近。 第二種說法是看被控侵權技術與現有技術是否相同或等同。該對比標準實質上同于“看被控侵權技術與現有技術是否相同或十分接近”。第三種說法是看被控侵權技術與現有技術相比是否具有新穎性和創造性。

筆者贊同第三種觀點，現有技術抗辯的對比標準應當是看被控侵權技術與現有技術相比是否無新穎性和明顯無創造性。在現有技術抗辯制度中進行新穎性判斷時，并非嚴格要求被控侵權技術與現有技術完全相同，當兩者的區別是所屬技術領域慣用技術手段的直接置換，被控侵權技術與現有技術相比仍然不具有新穎性，現有技術抗辯成立。 另外新穎性也是區別于新技術與現有技術的最為重要的衡量標準，審查起來較為容易。法院在審理過程中可以聘請專業人士進行輔助。

三、結語

隨著新《專利法》的實施，該制度在今后的專利侵權訴訟中將得到更加廣泛的適用。鑒于《專利法》對現有技術抗辯只給出了原則性的規定，本文對現有技術抗辯制度的適用規則提出以下建議：

第一，對比對象上，從效率出發，只需對被控侵權技術與現有技術進行對比即可 。

第二，對比方法上，不具有創造性的簡單組合的技術方案可以作為現有技術進行抗辯。

第三，對比標準上，被控侵權技術與現有技術相比是否具有新穎性，如果不具有則可以作為現有技術進行抗辯。

【參考文獻】

[1]尹新天.專利權的保護[M].知識產權出版社.北京.2005 .

[2]閆文軍.專利權的保護范圍：權利要求解釋和等同原則適用[M].法律出版社.北京.2007 .

[3]程永順.中國專利訴訟.知識產權出版社.北京.2005.

[4]中華人民共和國知識產權局.專利審查指南.知識產權出版社.2010.

[5]譚莜清.已有公知技術抗辯原則在專利侵權訴訟中的運用[J].《人民司法》.2002(8).

[6]張鵬、崔國振.現有技術抗辯的對比方式和對比標準探析[J].《知識產權》.2009(109).

[7]朱倩.現有技術抗辯制度研究[D].中國政法大學研究生畢業論文.2010.

[8]覃彥.現有技術抗辯研究[D].中國政法大學研究生畢業論文.2012.

[9]賀淑東.專利侵權中的現有技術抗辯研究[D].華東政法大學研究生畢業論文.2012.

[10]郝貴茹.現有技術抗辯制度研究-基于專利侵權訴訟典型案例的實證分析[D].華東政法大學研究生畢業論文.2013.