淺論專利申請中對審查意見的答復策略

余 岢 王海濤 施穎杰

一、引 言

專利申請能否最終授權，專利權又能得到多大的保護范圍，不僅與專利申請提交時申請文件撰寫質量密切相關，而且與專利申請實質審查過程中審查意見答復密切相關。盡管越來越多的申請人或專利代理人在撰寫專利申請文件前，對預請求保護的技術方案進行新穎性、創造性分析，a朱紅霞，李征，蔣濤，高天柱．小議專利代理人在答復審查意見通知書中的責任和義務［G］．中華全國專利代理人協會．加強專利代理行業建設 有效服務國家發展大局：2013年中華全國專利代理人協會年會暨第四屆知識產權論壇論文匯編．北京：知識產權出版社，2013（4）：1-4．但受客觀（數據庫）和主觀（檢索水平）條件的限制，在專利申請實質審查階段被檢索到文件的可能性依然很大。另外，隨著國家知識產權局專利審查制度的日趨嚴密，審查員利用對比文件結合公知常識、慣用技術手段、常規選擇等來評價專利申請創造性的現象越來越普遍。b莫丹，高安娜．結合案例談專利審查意見中關于“創造性”問題的答復［G］．中華全國專利代理人協會．發展知識產權服務業，支撐創新型國家建設．2012年中華全國專利代理人協會年會第三屆知識產權論壇論文選編．北京：知識產權出版社，2012（2）：1-6．因此，收到涉及創造性問題審查意見的概率較大，能否成功答復審查意見關系到專利權及合理保護范圍的獲得。

二、案 例

（一）【案例1】

1．案情簡介

申請號：201310663462.7。

發明名稱：一種壓力信號器。

審查員引用對比文件1（CN101936240A“一種粗微調相結合的壓力信號器”）評價上述專利申請權利要求書所有的權利要求均不具備創造性。

專利申請權利要求1中的殼體、膜片、硬芯、接管嘴、微動開關、插座和導線均被對比文件1披露，對比文件1還披露了碟簧和調節彈簧。基于區別技術特征，審查員認為上述專利申請權利要求1實際解決的技術問題是：如何連接接管嘴和殼體；如何支撐彈簧下端；如何固定安裝微動開關和插座。從對比文件1和上述專利申請實際解決的技術問題出發，審查員認為區別特征是常規技術手段或易想到的技術手段。

對比上述專利申請壓力信號器的結構（如圖1所示）與對比文件1壓力信號器的結構（如圖2所示），可以認定對比文件1是上述專利申請的最接近的現有技術，但兩者還是有明顯區別的。

圖1 專利申請壓力信號器的結構

圖2 對比文件1壓力信號器的結構

仔細閱讀這兩份專利申請文件的全文，可以發現：

（1）兩者結構不同。對比兩者結構，上述專利申請的壓力信號器結構更簡單，由兩個彈性元件簡化為一個彈性元件，從而減少了相關調節部件，如上述專利申請的壓力信號器只有一個相關調節部件——調整蓋，而對比文件1的壓力信號器相關調節部件有調整螺套、調節調整螺栓、限位螺套。

（2）兩者工作原理不同。該申請的壓力信號器通過支架精確調整微動開關的觸點與按壓面A的相對位置，通過調整蓋調解彈簧的預壓縮量，充入氣體或釋放氣體時膜片兩側的氣壓差只通過氣壓和彈簧力調節，工作過程簡單、可靠、精確；而對比文件1的壓力信號器工作時需要調整螺套、調節調整螺栓、限位螺套、碟簧和彈簧全面配合，工作過程復雜，操作難度大。

基于上述分析，該申請相對對比文件1實際解決的技術問題是，在保證精確度的前提下如何簡化壓力信號器的結構、減小壓力信號器操作難度。

從重新確定的實際解決的技術問題的角度進行意見陳述，本案例的專利申請最終授權。

2．小結

（1）審查員進行“突出的實質性特點的判斷”時采用三步法，區別技術特征→發明實際解決的技術問題→區別技術特征是否顯而易見。答復創造性問題審查意見亦可采用該三步法思路，只是要在認真閱讀、研究申請文件全文的基礎上，從自己對技術方案的理解重新進行三步法分析。

（2）該案例成功答復還要歸功于說明書中對壓力信號器的工作原理進行了清楚描述，并對各部件間的配合及功能作用作了說明，這才能準確找到發明實際解決的技術問題，找到答復的突破口。因此，撰寫產品類發明創造的申請文件時，尤其是機械類產品，不僅要清楚、詳細寫出產品部件、各部件之間關系（如位置關系、連接關系），還要清楚、詳細寫出產品工作原理，即寫出各部件間的配合及功能作用。這有助于全面說明產品，為后續審查可能出現的問題做好鋪墊。

（二）【案例2】

1．案情簡介

申請號：201310231773.6。

發明名稱：一種船舶系泊定位方法。

審查員引用對比文件1（JP特開2006-206006A）評價上述專利申請權利要求書所有的權利要求均不具備創造性。

上述專利申請權利要求1中被系泊對象通過鋼絲與重物相連、重物放入水下及重物定位三個步驟，對比文件1均有披露。上述三個步驟細節上的不同及上述專利申請權利要求1涉及的步驟四（該步驟四對比文件1未涉及），審查員認為是常規技術手段或易想到的技術手段。

閱讀上述專利申請的申請文件全文后了解到，上述專利申請技術方案的提出是針對需在深水、狹窄航道下定點作業的水面船舶，在特殊水域下，比如航道狹窄、水底地形地質復雜、水位落差較大、水域周邊有水上建筑物等情況下的系泊方案，即上述專利申請是針對特殊系泊環境、特定系泊對象提出的系泊方法。在此背景下，各步驟細節上的處理就不能簡單地認定為“常規設置”“常規選擇”“常規手段”“容易想到”，因為這些細節正是解決特殊系泊環境下特定問題的關鍵。如，絞車帶排纜裝置和恒張力，與鋼絲繩連接，用恒定張力功能保障在有較大水位落差時鋼絲繩的自由收放，以確保工程船系泊的可靠性和安全性。又如，鋼絲繩與岸上的固定裝置相連接，以防止鋼絲繩失效或者斷裂時船體對附近的水上建筑物造成沖擊。另外，雖然上述專利申請采用的一些裝置是已知裝置，但可用于船舶系泊的已知裝置一定會有很多，上述專利申請對裝置的選擇、對裝置連接方式的設計也是付出創造性勞動的結果。

2．小結

（1）當要求保護的發明與對比文件相比的區別特征被審查員認為是常規選擇、常規設置、常規手段、易想到的時，答復審查意見的思路是，從發明解決的技術問題找突破口，若發明提出的技術方案是針對特殊或特定的技術問題，則這些看似常規的選擇、常規的設置、常規的手段及其組合往往顯得非顯而易見。若要求保護的發明與最接近的現有技術相比的區別特征是現有技術的組合，可以考慮發明解決的技術是否為特殊或特定的技術問題。這里的現有技術也包括常規手段、常規設置、常規選擇等。

（2）從該案例可以看到，說明書的背景技術部分同樣很重要，撰寫說明書時，背景技術應與發明內容、具體實施方式一樣受到重視。

（三）【案例3】

1．案情簡介

申請號：201610097642.7。

發明名稱：一種應用于空間太陽電池陣的能量閉環超疏電簾除塵系統。

審查員引用對比文件1（CN102231394A）和對比文件2（CN204974606UA）評價上述專利申請權利要求書所有的權利要求均不具備創造性。

審查員認為對比文件1是該申請的最接近的現有技術，上述專利申請權利要求1中的技術特征太陽電池模塊、DC/AC變換器、繼電開關、升壓變壓器和梳狀電簾均被對比文件1披露，而未被對比文件1披露的技術特征 “梳狀電簾表面覆蓋的一層具有微納結構的超疏層”，審查員利用對比文件2中的自清潔薄膜（納米二氧化鈦薄膜）引出公知的兩種自清潔涂層——具有微納結構的超疏水層結構和納米二氧化鈦薄膜，認為采用任一一種是本領域的常規選擇，另外，審查員認為自清潔薄膜在對比文件2中的作用與具有微納結構的超疏層在上述專利申請中的作用相同，風和刷子在對比文件2中的作用與電場在上述專利申請中的作用相同，即對比文件2給出了將自清潔層與電場結合以提高除塵效果的技術啟示，綜上，審查員認為對比文件2披露了具有微納結構的超疏水層結構，以及給出了將具有微納結構的超疏水層結構與電場結合以提高除塵效果的技術啟示。結合對比文件1和對比文件2，上述專利申請權利要求1不具備創造性，而其他從屬權利要求也未披露突出的實質性技術特征，故上述專利申請權利要求書所有的權利要求均不具備創造性。

先仔細閱讀上述專利申請和對比文件1全文，可以發現：

（1）該申請的具有微納結構的超疏層為兩層結構，第一層為覆蓋在電簾表面的絕緣襯底，第二層為覆蓋在絕緣襯底上具有凸起、絨毛狀的超疏結構（如圖3所示）；對比文件1披露了在電路層表面覆蓋透明絕緣保護膜（相當于上述專利申請的絕緣襯底），但未披露凸起、絨毛狀的超疏結構（如圖4所示）。另外，上述專利申請說明書中提到凸起、絨毛狀的超疏層大大降低了表面能，塵埃在太陽電池陣表面吸附性降低，因此在電場的作用下塵埃很容易被舉起并沿著垂直于電極的方向運動，從而達到除塵的目的。

圖3 具有微納結構的超疏層為兩層結構

圖4 電路層表面覆蓋透明絕緣保護膜

（2）該申請說明書提到的除塵系統自帶供電裝置——高壓太陽電池模塊，該高壓太陽電池模塊獨立為除塵系統供電，即該申請的除塵系統的供電與航天器電源系統隔離，這提高了除塵系統的安全性和可靠性，也就是說，該申請的除塵系統為航天器電源系統的太陽電池陣除塵，但它并不由航天器電源系統的太陽電池陣供電；對比文件1中除塵系統由太陽能蓄電池供電，而由其說明書附圖圖3可知，太陽能蓄電池由太陽能電池板提供能源，太陽能電池板就是對比文件1除塵系統處理對象，即對比文件1的除塵系統由航天器電源系統供電。

再仔細閱讀對比文件2全文，可以發現：

上述專利申請的凸起、絨毛狀的超疏結構無論是結構特征還是材料特征均與對比文件2的自清潔薄膜不相同，即凸起、絨毛狀的超疏結構未被對比文件2披露。抓住上述專利申請與對比文件的細小區別，本案例的專利申請最終授權。

2．小結

（1）當要求保護的發明大部分技術特征已被現有技術披露，仔細閱讀申請文件全文，尋找技術細節，從細節上找區別技術特征，若能找到區別技術特征，且申請文件記載了該區別技術特征的有益技術效果，則利用該區別技術特征答復審查意見成功率較大。

（2）撰寫說明書具體實施方式時，代理人應充分挖掘要求保護的發明所包含的技術特征，對每個技術特征的功能作用、技術效果都應當記載。

三、結束語

《專利法》第22條第1款規定：授予專利權的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性。新穎性和創造性審查是發明專利申請實質審查階段的工作重心。盡管針對不同申請案件，下發的涉及新穎性和創造性的審查意見不同，但答復這類審查意見仍然有技巧可尋，歸納總結這些技巧可提高審查意見答復成功概率。本文通過三個具體案例介紹了三種不同條件下答復審查意見的三種不同思路，并對三種不同思路的特點作了總結，期望能給讀者一些啟示。

《專利法》第33條規定：申請人可以對其專利申請文件進行修議，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。依據《專利法》第33條，答復涉及新穎性和創造性的審查意見時，無論是對申請文件的修改，還是陳述發明技術方案相對現有技術具有顯著的進步，都不能超出原說明書和權利要求書記載的范圍。即，專利申請文件撰寫關系后續審查意見答復成敗。從審查意見的答復對專利申請文件撰寫進行思考，有助于進一步提高撰寫質量，保障專利申請授權并得到最理想的保護范圍。