關于實用新型優先權審查中“相同主題”的探究

王麗杰,呂愛飛

（國家知識產權局專利局專利審查協作北京中心，北京 100096)）

1 引言

優先權，源自1883年簽訂的《保護工業產權巴黎公約》，目的是便于締約國國民在其本國提出專利或者商標申請后，可以向其他締約國提出申請[1]。而在我國，《專利法》第二十九條也規定了發明或實用新型在中國就相同的主題提出專利申請后，符合相關條件的也可以享有優先權，這也正體現了在先申請原則和保護發明創造的積極性。

2 相同主題的理解

在我國，《專利審查指南》中有明確解釋：相同主題的發明或者實用新型，是指技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果相同的發明或者實用新型[2]。

所謂的相同，并不意味著在文字記載或者敘述方式上完全一致，只要在先申請中闡明了在后申請的權利要求所要求保護的技術方案即可。也就是說，對于在后申請的權利要求的每一項技術方案，都應記載在該在先申請的申請文件中，但不是必須記載在該在先申請的權利要求書中，也可以記載在該在先申請的說明書中。值得注意的是，由于說明書摘要不具有法律效力，不能是記載在說明書摘要中的內容。

3 發明專利申請中相同主題的審查方式

3.1 發明初審中相同主題的判斷

《專利審查指南》明確規定了“初步審查中,審查員只審查在后申請與在先申請的主題是否明顯不相關,不審查在后申請與在先申請的實質內容是否一致”[2]。可以說，在后申請的主題是否與在先申請主題一致，可以通過發明名稱判斷主題是否相同即可，通常情況下，發明創造名稱一致，就認為主題相關；若不一致，則可認定為主題不相關。

3.2 發明實質審查中相同主題的判斷

根據專利審查指南實質審查部分規定，在優先權主題是否相關的判斷中，需要將在后申請的每一項技術方案與在先申請的權利要求書和說明書（不包括摘要）整體進行比較。如果一項技術方案未完整記載在在先申請中，只是組成此技術方案的技術特征分別記載在不同的在先申請中，則此技術方案不能夠享受在先申請的優先權。

可見，在發明初審中,優先權主題相關的審查主要是形式方面，通過發明名稱即可判斷主題是否相關。而在發明實質審查過程中進一步核實技術方案，涉及到技術方案的實質內容進行仔細比對核實，其在后申請是否涉及相同主題的判斷原則更類似于新穎性的判斷方式。

4 實用新型審查中優先權主題的判定方式

在我國，實用新型專利審查只進行初步審查，沒有像發明專利申請一樣的實質審查。而優先權審查，《專利審查指南》實用新型部分中只是規定“使用本部分第一章第6.2節的規定”,即實用新型初步審查中的優先權審查標準與發明初步審查中的優先權審查標準是完全一樣的[3]。可見，在后申請的主題是否與在先申請主題一致，也可以通過實用新型名稱判斷主題是否相同即可，若主題名稱相同，就可判定為主題相關。

但專利優先權的目的在于，避免有抄襲其他國家的專利申請者，搶先在中國提出申請取得注冊的可能。而根據現行的實用新型專利申請審查方式，當做出優先權結論后，經初步審查合格后便可授權，直接進入公告，顯然僅通過實用新型名稱審查主題是否相關，不免會出現誤判而導致優先權結論錯誤的情況。

因此,盡管《專利審查指南》中明確規定了實用新型和發明初審的優先權主題判定原則相一致,但是由于發明初審后面還有實質審查，會進一步具體核實優先權的結論是否正確；但實用新型專利審查要求短平快，初步審查也無法做到發明實質審查時優先權主題是否相關的深度核實。因此，為了適應實用新型專利申請的審查需要，同時優先權主題判定的結論盡量準確，筆者認為在實用新型專利審查中，應通過發明名稱、大致對比權利要求書、說明書及說明書附圖來判斷在后申請與在先申請主題是否明顯不相關。

但大致對比權利要求書、說明書及說明書附圖的比對程度如何，不免具有一定的主觀性，不同人的審查核實程度不同、判斷標準不一致，會帶來一定的執行標準不一致；為此，根據上面的分析，筆者將實用新型審查過程中優先權主題相關的判斷分下面幾種情況。

4.1 主題名稱相同、附圖相同

若在后申請與在先申請的實用新型名稱完全相同，同時說明書附圖完全相同，實用新型審查中可以直接給出優先權成立的結論。

4.2 主題名稱相同、附圖部分相同

【案例1】

本申請和在先申請的實用新型名稱分別為“一種防蚊棒”和“推拉窗防蚊棒”，二者具有相同的發明主題“防蚊棒”，且具有相同的說明書附圖，其技術方案具有相關性，該在先申請與在后申請的主題相關，可以作出優先權成立的結論。

4.3 主題名稱類似、附圖不同

【案例2】

本申請和在先申請的權利要求1及附圖對比如下表1。

案例分析：實用新型名稱中均有“迷走神經”，僅從實用新型名稱不能明顯判斷在先與在后申請的主題是否明顯不相關，通過大致對比權利要求書、說明書及說明書附圖發現，沒有一幅相同的附圖，進一步發現權利要求保護的方案完全不同，說明書記載完全不同，此時可以判斷，本案屬于在后申請與在先申請的主題明顯不相關的情形。

4.4 主題名稱不同、附圖部分相同

【案例3】

本申請和在先申請的權利要求1對比如下表2。

表1

表2

上述案例中，僅從實用新型名稱無法判斷在先與在后申請的主題是否明顯不相關，通過大致比對在后申請與在先申請的說明書附圖發現，兩件申請的說明書附圖1-6完全相同，附圖7-9不相同，其中本申請的技術方案（對應圖7）在在先申請中完全沒有提及，說明書中也沒有記載，以此可以判斷二者屬于主題明顯不相關的情形。

5 結語

綜上，筆者認為，在實用新型專利審查中，對于“相同主題”的審查，應結合發明名稱與權利要求書、說明書或說明書附圖進行簡單核實，除非在后申請請求保護的技術方案在在先申請中完全未記載，一般均可認為“相同主題”，給出優先權成立的結論。