淺析禁止重復授權原則中的例外情況及其適用

吳配全

一、引言

由我國《專利法》第9 條第1 款在前半部分規定了同樣的發明創造只能授予一項專利權這一禁止重復授權原則的同時，又在該條款的后半部分及《專利法實施細則》第41 條規定了該原則適用時的一種例外情況，即同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人在申請時分別說明對同樣的發明創造已申請了另一專利的，可通過放棄實用新型專利權而獲得發明專利授權的情形（以下簡稱例外情況）。雖然我國《專利法》、《專利法實施細則》和《專利審查指南》（2010 版）從不同的層次對上述例外情況作了較為詳細的規定，然而由于現實中涉及重復授權的情況往往紛繁復雜，導致上述例外情況的準確適用存在一定難度，特別在“同一申請人”、“同日”和“分別說明”等條件的判斷上，有時無法僅根據已有的明確規定作出準確判斷。鑒于此，為了能準確適用《專利法》第9 條的上述例外情況，除了需要知道《專利法》、《專利法實施細則》和《專利審查指南》（2010版）有關上述例外情況的明確規定外，還需了解該例外情況產生的歷史背景及制定相關法條的立法本意，從而加深對相關法條、法規的理解并在出現無法僅根據已有明確規定進行判斷的疑難情形時，可結合立法本意作出更全面、更準確的考量。

二、例外情況規定的歷史由來及立法本意

我國實用新型專利申請和發明專利申請的審查制度不同，前者實行初步審查制，因此，從申請到授權所需的時間較短，后者則實行實質審查制，從申請到授權所需時間較長。由于部分申請人既希望能夠較快地獲得專利保護，又希望能夠獲得保護期限更長的發明專利權，于是便對同樣的發明創造既提交實用新型專利申請又提交發明專利申請，由此而對同樣的發明創造獲得兩項專利權。然而，我國1992 年修改的《專利法實施細則》增加了有關“同樣的發明創造只能授予一項專利權”這一禁止重復授權原則的規定。自此，申請人便不能再采取上述做法。

到了20 世紀90 年代中期，我國的專利申請數量快速增加，而審查員嚴重不足，導致發明專利申請的積壓情況較為嚴重，引起了申請人和社會公眾的不滿。基于此國家知識產權局出臺了一項臨時規定，即允許同一申請人同日或先后就同樣的發明創造既提交發明專利申請又提交實用新型專利申請，在實用新型專利獲得授權后，若發明專利經實質審查被認定可以授予專利權的，申請人可通過聲明放棄已經獲得的實用新型專利權而獲得發明專利的授權。這一臨時規定便是上述例外情況的原型。

進入21 世紀以后，我國發明專利申請積壓的問題已經得到了很大緩解，但大多數人認為上述臨時規定為申請人提供了更多的選擇，符合我國的國情，因此，在2008 年修改《專利法》時予以了保留，但對上述臨時規定的做法進行了修改完善以克服其不合理之處。其中，為了避免原先臨時規定允許申請人先、后分別提交實用新型專利申請和發明專利申請可能導致的專利保護最長期限超過自申請日起的20 年，繼而對其他發明專利權人有失公平的缺陷，修改后的相關法條明確了兩件申請必須滿足由同一申請人在“同日”提出。此外，由于先授予的實用新型專利權因被放棄或保護期限屆滿而終止會由國務院專利行政部門予以登記和公告，公眾在得知上述情況后認為實用新型專利請求保護的發明創造已經進入公有領域而自由實施應用的，又可能侵犯隨后授予的發明專利權，這有損公眾的信賴和利益，因此，為了更好地維護公眾利益，修改后的法條還明確了須滿足“先獲得的實用新型專利權尚未終止”，方可通過聲明放棄實用新型專利權以獲得發明專利申請的授權。

2010 年修改的《專利法實施細則》第41 條第2款又規定了對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的，應當在申請時予以“分別說明”。其中，要求提交實用新型專利申請時進行“說明”的意義在于讓公眾通過實用新型專利的授權公告知曉相同的發明創造還提交了發明專利申請，避免誤導公眾。而要求提交發明專利申請時進行“說明”的意義在于讓國家知識產權局在對發明專利進行實質審查時知曉相關情況并予以注意，確保發明專利授權符合相關規定。至此，禁止重復授權原則中的上述例外情況規定便正式形成。

從以上描述可看出，例外情況是在特定歷史背景下產生的，其立法本意是在禁止重復授權的大原則基礎上給予在中國提交專利申請的申請人一定優惠政策，但這種優惠政策僅適用法律明確規定的具體情形，并在施行方式上受到嚴格限制，為的是給予申請人優惠的同時確保公眾利益不受損害，體現了權利和義務平衡的原則。

三、例外情況的適用及疑難情形

由于例外情況是中國《專利法》在禁止重復授權原則基礎上給予申請人提供的一種便利，意味著只有在規定的情形下才允許對同樣的發明創造授予兩項專利權，其他情形均不允許，這從《專利法》將例外情況緊接著寫入第9 條第1 款“同樣的發明創造只能授予一項專利權”之后便可窺見一斑。因此，在適用上述例外情況時，需要嚴格遵守“同一申請人”、“同日”、“先獲得的實用新型專利權尚未終止”和“分別說明”等規定。而在遇到無法僅根據現有的明確規定作出準確判斷時，則需要結合該例外情況規定的立法本意進行判斷，確保滿足在給予申請人優惠的同時不損害公眾利益，做到權利和義務的平衡。下面本文將就常見的幾種疑難情形結合具體案例進行分析，給出傾向性建議，以期為同行從業者提供參考借鑒。當然，針對下文所列的三種疑難情形，同一情形之下可能還有多種不同的具體情況，如涉及分案申請的第（二）種情形就紛繁復雜。筆者的以下觀點也僅是針對羅列的具體案例給出的傾向性建議，針對其他具體情形，可以參考本文的分析思路結合例外情況的立法本意等具體問題具體分析。

(一)PCT 國際申請與同日實用新型專利能否適用例外情況的規定

某案為進入中國國家階段的PCT 發明申請，申請人在國際申請日同日向國家知識產權局提交了實用新型專利申請，現實用新型已授權且處于有效狀態，其保護范圍與PCT 發明申請相同。申請人在收到國家知識產權局發出的克服重復授權的審查意見后，欲通過放棄實用新型專利權來獲得發明專利申請的授權。

針對上述案例的情形能否適用例外情況的規定存在一定爭議。主張不可以適用例外情況規定的人，其理由主要在于PCT 國際申請并非申請人向國家知識產權局提交的專利申請，且申請人在申請時并未進行“分別說明”。而主張可以適用的人則認為，PCT 國際申請進入中國國家階段與普通國內申請在實質審查時適用的法律條款和基本原則相同，且此類情形已經滿足了例外情況規定中有關“同一申請人”、“同日”、“先獲得的實用新型專利權尚未終止”等條件，而未滿足“分別說明”的條件則是由于PCT 表格中沒有相應的勾選項，屬于表格本身缺陷導致的結果，并非申請人刻意不進行說明。從善意審查的角度考慮，應同意其放棄實用新型專利權以獲得發明專利申請的授權。

針對上述爭議問題，筆者傾向于前一個觀點，即PCT 國際申請與同日實用新型專利不能適用例外情況的規定。通過本文第二部分對例外情況歷史由來及立法本意的分析我們可以看出，例外情況規定適用是極其嚴格的，一般不宜擴大適用，必須要考慮權利和義務的平衡，不能損害公眾利益。由于PCT 國際申請與其同日實用新型在申請時無法進行“分別說明”，因此，若讓申請人通過放棄實用新型專利權以獲得發明專利申請的授權，就會存在前述所說的可能誤導公眾、有損公眾的信賴和利益等問題，其與2010 年修改的《專利法實施細則》第41 條第2 款的立法本意相悖。因此，第二種觀點所說的“善意”實則只是對申請人單方面的善意，并非“公平的善意”。而“PCT表格中沒有相應的勾選項導致申請人無法分別說明”的情況也只是表明我國《專利法》給予在我國提交專利申請的申請人相應優惠時并未將該例外開口擴大到PCT 國際申請。因此，所謂的“表格本身缺陷”并不是PCT 申請可以適用例外情況規定的理由。

實際上，《專利法實施細則》第三次修改導讀中對本案上述情形也做出過明確說明：“關于申請人同日就同樣的發明創造分別提交一件實用新型專利申請和一件PCT 國際申請是否適用《專利法》第9 條的例外規定的問題，我們認為答案是否定的”。具體理由有三點：一是《專利法》第9 條規定的例外指的是在申請日向國家知識產權局實際提交了兩件申請，而國家知識產權局受理PCT 國際申請是依據《專利合作條約》及其實施細則，并不依據我國《專利法》，盡管按照《專利合作條約》已確定國際申請日并指定中國的國際申請，視為向國家知識產權局提出的專利申請，其國際申請日也被視為《專利法》第28 條所規定的申請日，但這種“視為”的結果只有國際申請進入中國國家階段后才能確定；二是PCT 國際申請在國際階段時并無類型上的區分，究竟是實用新型還是發明專利申請，需要等到申請人辦理進入中國國家階段的手續時才能確定；三是申請人在提出國際申請時無法“分別說明對同樣的發明創造已經申請了另一專利”。因此，綜合考慮申請日、專利申請的類型以及申請時分別說明等因素，同日提交一件實用新型專利申請和一件PCT 國際申請不能適用《專利法》第9條的例外情況規定。

(二)發明分案申請與母案的同日實用新型專利能否適用例外情況的規定

某發明分案申請在擬授權時被發現與其母案同日的實用新型構成重復授權，該授權的實用新型專利目前仍處于有效狀態，發明的母案與同日實用新型在申請時也進行了分別說明。

針對上述情形中申請人能否通過放棄實用新型專利權以獲得分案專利申請的授權也存在正反兩種觀點。存在爭議的原因主要有兩點：一是分案申請的申請文件遞交日與實用新型并不相同，因此，其是否滿足“同日”的要求存在疑惑；二是分案申請在遞交時，未就同日存在相同的發明創造作出過說明，因此，其不滿足例外情況規定中“分別說明”這一條。

筆者認為上述案例的情形應該可以適用例外情況的規定，理由如下：首先，分案申請的申請文件遞交日期雖然與母案不同，但這一文件遞交日期并非用于確定《專利法》第28 條規定的申請日，分案申請的申請日與其母案相同，這完全符合例外情況規定中有關“同日”是指“申請日”的規定（參見《專利法實施細則》第41 條第2 款）；其次，例外情況規定要求“分別說明”主要是讓社會公眾和專利審批人員知曉相關情況，避免誤導社會公眾也便于專利審查。由于申請人在母案及其同日實用新型專利申請提交時已經就相關情況進行了“分別說明”，授權的實用新型專利也已經公告了存在相同的發明專利申請，因此，此類情形并不會損害公眾利益，也不會對專利審查帶來額外負擔，并不違背例外情況規定的立法本意。此外，由于分案申請的內容并未超出母案記載的范圍，且很多時候分案是根據不具備單一性的審查意見“被迫”做出的補救措施，允許其放棄實用新型專利以獲得分案的發明專利申請授權理論上并未擴大《專利法》第9 條例外情況給予申請人的好處，在不損害公眾利益的情況下也滿足“權利和義務平衡的原則”。綜上，從善意審查的角度出發，此類情形可以允許申請人適用該例外情況，此時的“善意”與情形1 不同，不再是片面的善意。

(三)發明專利授權前申請人發生了變更，能否適用例外情況的規定

申請人就同樣的發明創造于同日提交了發明專利申請和實用新型專利申請，并在申請時分別做出了說明，目前實用新型已獲得授權且處于有效狀態，但在發明專利申請授權前，發明申請人變更為他人，因而發明專利申請和實用新型專利的申請人和專利權人不同。

上述情形在現實中較為常見，申請人在獲知發明專利可能被授予專利權后，常在授權前就將申請進行轉讓，從而導致發明專利申請的申請人變得與實用新型不同。此時，很多從業者會覺得發明與實用新型不再滿足“同一申請人”這一條件，因而對其能否適用有關例外情況的規定存在疑惑。

針對此類情形，由于在申請時發明和實用新型申請為同一申請人，符合《專利法》第9 條第1 款的相關規定。在發明專利申請的申請人發生表更后，該情形仍滿足例外情況有關“同日”、“先獲得的實用新型專利權尚未終止”和“分別說明”等的規定，即申請人的變更并不會損害社會公眾利益。此外，該類情形中發明專利申請的申請人與實用新型的專利權人之間為受讓人和轉讓人關系，具備協商放棄專利權的基礎。因此，若雙方在協商后，轉讓人（即實用新型專利權人）愿意放棄實用新型專利權以讓發明專利申請獲得授權，應予以準許。該情形與上述情形（二）一樣，適用例外情況規定，因其不會損害公眾利益，也不會對專利審查帶來額外負擔，符合例外情況規定的立法本意。

四、結 語

例外情況適用的疑難情形無法一一窮舉，因此，為做到準確判斷，除牢記《專利法》、《專利法實施細則》和《專利審查指南》（2010 版）的相關規定外，我們還需在了解該例外情況產生的特殊歷史背景下準確把握其立法本意，以便在出現疑惑，無法簡單根據已有規定作出準確判斷時能依據立法本意作出更合理的抉擇，從而在惠及申請人的同時也確保公眾利益不受損害。