專利創造性問題答復方法論的構建與應用

覃韋斯

一、引言

創造性是專利領域最重要、最抽象同時也是最容易引發爭議的問題。在專利審查中，絕大多數專利申請都會涉及缺乏創造性的問題。專利代理師（以下簡稱代理師）在面對缺乏創造性的審查意見通知書時普遍感到頗為棘手，常常出現或放棄答復、或答非所問、或答復無用等情況。關于創造性問題的審查意見之所以難以答復，原因是多方面的，但其中一個重要原因就在于代理師缺乏系統性的答復方法論的指引。

具體而言，《專利審查指南》（2010 版）（以下簡稱《指南》）是一部為審查員進行專利審查提供操作方法的指導書，其將專利審查工作流程化、標準化、系統化，提供了具體明確的審查步驟和依據，審查員只需要嚴格按照《指南》的規定逐步進行審查即可。但是，對于代理師而言，《指南》中并沒有提供“如何針對審查意見進行有效答復”的方法。因此，本文基于《指南》的規定和實務的經驗，擬嘗試提煉總結出一套方法論，為代理師有效答復缺乏創造性的審查意見提供參考。

二、創造性判斷“三步法”的特征分析

在專利審查中，審查員通常使用“三步法”來評價專利權利要求的創造性。“三步法”包括“確定最接近的現有技術”、“確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題”以及“判斷是否顯而易見”這三大步驟。它是審查員在多年的審查實踐中歸納形成的一套用于判斷創造性的審查機制，也是目前公認的最客觀有效的審查法寶。審查員運用“三步法”對個案進行審查的過程實質上是一個典型的三段論法律推理過程，即在“三步法”所設定的審查規則的大前提下，套入個案技術事實的小前提，最終得出是否具有創造性的結論。

本文認為，“三步法”的審查機制具有三個顯著特征：正面立論、環環相扣以及難以自糾。所謂“正面立論”是一種運用客觀真實的證據從正面直接證明自己結論正確的論證形式，也就是說審查員為了證實其審查結論的正確性，就必須將其論據以及整個論證過程清晰完整地展示出來，這猶如一個蓋房子的過程，核心在于“立”。所謂“環環相扣”是指“三步法”中的每一個步驟在邏輯上是單向的依次遞進的關系，后一個步驟的成立必須以前一個步驟的成立為前提，猶如一個房子要蓋到第三層，則必須依次先蓋好第一層和第二層。所謂“難以自糾”是指如果機械地套用“三步法”的審查機制進行工作，則其不具有自我糾錯的功能，即如果在前一個步驟中出現了審查錯誤，那么在后面的步驟中則難以通過自檢發現錯誤的存在，從而會出現將錯就錯、一錯到底的情形。

三、答復方法論的提出

基于以上分析可知，答復創造性問題的方法論應針對“三步法”本身所具有的上述三大特征來構建才可能取得最佳答復效果。具體來說，對于“正面立論”而言，由于審查員審查工作的核心在于“立”，即如何蓋房子，那么代理師答復工作的核心就在于“破”，即如何拆房子。對于“環環相扣”而言，由于審查員在運用“三步法”審查個案時每一個步驟都必須正確，才能證明其最終得出的權利要求不具有創造性的結論是正確的，那么對于代理師而言，只需要找到和證明審查員在運用“三步法”的過程中至少有一個步驟不能成立，就可以推翻審查員的結論，從而證明權利要求是有創造性的。對于“難以自糾”而言，由于在審查過程中一旦某個步驟出現審查錯誤，審查員如果機械的套用前一步的審查結果通常難以自檢發現從而容易導致審查結論的錯誤，因此代理師對審查意見進行答復的過程實質上就可以轉變成代理師主動地對審查員在具體個案中運用“三步法”是否正確進行核實的過程。

綜上所述，可以將答復創造性問題的方法論歸納為：代理師是以作為“審查員的審查員”的視角來分析解讀審查意見，逐項地核實判斷審查員在運用“三步法”進行審查時的每一個步驟是否正確，從審查員的每一個論證步驟中尋找爭辯點，并以該爭辯點作為答復審查意見的切入口和方向，通過反駁審查員在論證過程中的某一個步驟不能成立從而達到反向地證明專利權利要求具有創造性的目的。

四、答復方法論的應用

下面將結合“三步法”的具體內容和案例來詳細論述代理師可以從哪些角度來逐項核實審查員發出的審查意見通知書，完成有效的答復。

（一）確定最接近的現有技術

確定最接近的現有技術是“三步法”的第一步。《指南》將最接近的現有技術定義為現有技術中與要求保護的發明最密切相關的一個技術方案，并且進一步指出在選擇最接近的現有技術時需要綜合考量技術領域、技術問題、技術效果、技術特征等因素。因此，代理師可以從以下四個方面對審查員所選定的最接近現有技術的適格性進行核實，判斷該最接近的現有技術是否真正具有評價本發明的資格。

1.最接近的現有技術是否為“現有技術”

現有技術是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。如果經核實發現審查員所選定的最接近的現有技術來源于本發明申請日之后，則可以直接排除，無需進一步考察其所記載的具體內容。

2.最接近的現有技術是否為“技術方案”

現有技術包括專利文獻和非專利文獻。其中非專利文獻包括了期刊、技術報告、圖書以及學位論文等。當審查員引用非專利文獻作為最接近的現有技術時，這些非專利文獻不能當然地作為技術方案與本發明進行特征比對，代理師需要核實這些非專利文獻是否為技術方案。原因在于，技術方案是指各個技術特征以特定的方式相互連接、共同作用而構成的一個完整的整體，用于解決特定的技術問題，獲得特定的技術效果。而非專利文獻種類眾多，用途各異，當從非專利文獻中不能明確地得出其解決的技術問題和技術效果時，說明該非專利文獻不具有技術方案的基本屬性，與本發明之間不具有可比性，不適合作為最接近的現有技術。

3.最接近的現有技術是否為“一個”技術方案

在審查意見中，審查員通常會引用一篇對比文件來作為最接近的現有技術。代理師需要注意的是，“一篇對比文件”并不當然地等同于“一個技術方案”，其中可能包含了多個技術方案。另外，代理師需要核實當一篇對比文件公開了多個技術方案時，審查員是否將其中幾個技術方案的技術特征拆分后再重新組合在一起作為最接近的現有技術。例如，對比文件中公開了“A+B”和“A+C”這兩個技術方案，但并不等于對比文件也公開了“A+B+C”或者“B+C”的技術方案。最接近的現有技術只能是以已經明確記載的“一個”技術方案的形式存在。

4.最接近的現有技術是否在“整體上”與發明的技術構思不同

根據《指南》規定，審查員在選擇最接近的現有技術時，還需要從技術領域、技術問題、技術效果、技術方案這四個方面進行“整體性”考量。如果審查員所選擇的最接近的現有技術在“整體上”與發明的技術構思不同，那么該現有技術也不能作為最接近的對比文件。例如，針對申請號為201310148011.X，名稱為“一種油液體積彈性模量測量的方法”的發明專利申請，審查員將對比文件1(CN1804576A)作為最接近的現有技術。將該發明與對比文件1 從技術領域、技術問題、技術效果等多方面進行整體考量可以發現，雖然該發明和對比文件1 都是為了解決測量油液體積彈性模量時油箱變形造成測量精度降低的技術問題，但是為了解決該問題，該發明整體的技術構思是從算法上進行改進，對比文件1 是從材料上進行改進，兩個改進的方向完全不同。如果以對比文件1 作為技術改進的出發點，由于對比文件1 通過采用無縫鋼管這種高強度的材料制作油箱已經從根本上解決了油箱變形的問題。在此基礎上，本領域技術人員幾乎不可能再考慮油箱的變形對測量油液體積彈性模量造成的影響，自然也就不可能從油箱變形的角度再去改進算法。因此，以對比文件1 作為最接近的現有技術來考察本發明的創造性是不合適的。①戴翀.談創造性評判中最接近現有技術的選擇—以發明構思為視角[J].中國發明與專利，2016（8）：96.

（二）確定發明的區別特征

“三步法”的第二步包括“確定發明的區別特征”和“確定發明實際解決的技術問題”兩個子步驟。《指南》規定，在審查中應當客觀分析并確定發明實際解決的技術問題。為此，首先應當分析要求保護的發明與最接近的現有技術相比有哪些區別特征。基于以上規定，代理師可以從兩個方面來核實審查員所確定的區別特征是否正確。

1.審查員是否在客觀上“遺漏”了技術特征？

審查員通常在審查意見中直接指出對比文件中何處公開了權利要求的哪些技術特征。代理師不應該想當然地認同，而應該認真細致地核實這些被審查員認定為已公開的技術特征是否在對比文件中有明確的記載，尤其在對比文件是外文以及審查員只是泛泛地指出對比文件的全文公開了相關技術特征的情況下。如果經核實后發現在對比文件中并沒有相關記載，則說明這些技術特征實際上并沒有被對比文件公開，屬于區別特征。審查員在確定區別特征時發生了遺漏。

2.審查員是否在主觀上“誤解”了技術特征

當對比文件和權利要求的技術特征之間缺少直接明確的對應關系時，審查員有可能會采用“對比文件的特征A 相當于權利要求的特征B”、“特征A 對應于特征B”等類似表述。此時，代理師應核實審查員將“特征A”相當于“特征B”的理解是否正確。要判斷兩個技術特征是否等價，并不僅僅是看在文字表達層面上兩者是否相同或相近，更要看兩個技術特征分別在對比文件中和在權利要求中所起的作用是否相同。只有這樣才能夠避免將異名同物確定為區別技術特征，也避免將同名異物確定為相同技術特征，從而在主觀上正確理解把握區別特征。

（三）確定發明實際解決的技術問題

《指南》規定，根據區別特征所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題。因此，代理師可以從以下兩個方面來核實審查員所確定的發明實際解決的技術問題是否正確。

1.審查員是否根據區別特征“本身固有的功能”來確定技術問題

如果審查員基于“區別特征本身所固有的功能”而不是“區別特征所能達到的技術效果”來確定發明實際解決的技術問題，那么其所確定的技術問題可能有誤。具體而言，“區別特征所能達到的技術效果”是指將區別特征放置在發明整體技術方案的大環境中，與其他技術特征協同作用之后最終產生的技術效果。而“區別特征本身所固有的功能”是指區別特征作為一個獨立的單元所天然具有的技術功能。因此，“區別特征本身所固有的功能”并不能當然等同于“區別特征所能達到的技術效果”。例如，在“整體式合頁活動壩”實用新型專利無效案②參見專利復審委員會無效宣告請求審查決定第25390 號。中，合議組認為：“在實際解決的技術問題的確定中，區別技術特征實際上所實現的技術效果是形成位于河道壩基之上的整體式合頁活動壩，對壩基的沉降適應能力強，中間無需閘墩，克服壩閘對壩基沉降敏感、易導致底軸漏水的缺點，而并非僅僅發揮了基礎連接板本身固有的連接固定作用，即將基座體與底板更好的固定，該區別技術特征正是發明的技術貢獻所在”。

2.審查員是否基于“所有的”區別特征來確定技術問題？

當區別特征的數量為多個時，如果審查員針對每一個區別特征分別獨立評判其所能達到的技術效果，那么最終確定的發明實際解決的技術問題就可能有誤。具體而言，如果各區別特征之間存在相互作用，成為一個不可分割的整體，則應基于“所有的”區別特征所達到的技術效果來確定發明的技術問題。例如，針對名稱為“一種來電信號處理的方法”的發明專利申請（申請號為200910008857.7），審查員認為相對于對比文件1，權利要求1 所具有的區別特征是“來電信號是由固網支付服務中心下發的”（區別特征1）以及“判斷來電信號是否基于頻移鍵控協議，在所述來電信號未基于頻移鍵控協議的情況下，透傳所述來電信號”（區別特征2）。其中對于區別特征1，在固網支付服務中心下發來電信號的場景下，應用該來電信號處理是本領域技術人員根據本領域公知常識很容易做出的設置。同時對于區別特征2，本領域技術人員根據本領域常用技術手段，在來電信號未基于頻移鍵控協議時透傳所述來電信號并不需要付出創造性勞動。因此權利要求1 不具備創造性。在該案中，由于審查員將兩個相互聯系的區別特征分割開來各自評價其技術效果，從而沒有正確地確定發明所要解決的技術問題。實際上，將區別特征作為一個整體，放置在發明技術方案中進行分析就會發現，發明所要解決的是“通過對來自固網支付服務中心下發的來電信號進行判斷處理，可以避免與固網支付終端并聯的普通固定電話在接收到固網支付服務中心下發的頻移鍵控信號后錯誤振鈴的問題”。該技術問題與對比文件所要解決的技術問題和所得到的技術效果均不相同。因此，該發明具有創造性。當然，如果多個區別特征之間沒有相互作用，分別獨立解決技術問題，則可以將其區分開來，各自評價。

（四）判斷是否顯而易見

判斷是否顯而易見是“三步法”的最后一步，也是最具爭議的一步。《指南》規定，判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見就是要確定現有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現有技術中是否給出將上述區別特征應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題(即發明實際解決的技術問題) 的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術并獲得要求保護的發明。如果現有技術存在這種技術啟示，則發明是顯而易見的，不具有創造性。進一步地，《指南》還列舉了通常認為現有技術中存在技術啟示的三種情況：(1)區別特征為公知常識，是本領域解決該技術問題的慣有手段；(2)區別特征被同一份對比文件其他部分披露，且作用相同；(3)區別特征被另一份對比文件所披露，且作用相同。基于以上規定，代理師可以從三個方面來核實審查員的判斷結論是否正確。

1.區別特征是否被其他現有技術所披露并且作用相同

區別特征來源于最接近的現有技術之外的其他現有技術，其他現有技術可以是“同一份對比文件其他部分”，也可以是“另一份對比文件”。當審查員認為“所述區別特征為另一份對比文件（或者同一份對比文件其他部分）中披露的相關技術手段，且該技術手段在該對比文件中所起的作用于該區別特征在要求保護的發明中為解決所確定的技術問題所起的作用相同”時，代理師要核實在另一份對比文件中是否可以確切地找到該區別特征，并且更為重要的是，代理師一定要核實其作用是否相同。例如，在一種存儲系統的發明申請中，該發明與最接近的現有技術對比文件1 相比具有區別特征“放大器”，審查員雖然在對比文件2 中找到了相同結構的“放大器”，但由于對比文件2 中的“放大器”用于信號放大，而本發明中的“放大器”用于信號讀出，兩者作用不同，不存在技術啟示。因此，存在技術啟示的判斷標準是“特征相同”且“作用相同”的統一。如果“只要拼湊在一起能夠覆蓋一項權利要求中記載的所有技術特征，就可以得出權利要求保護的技術方案不具備創造性的結論，那么世上將沒有幾件專利申請能夠獲得批準”③戴翀.談創造性評判中最接近現有技術的選擇—以發明構思為視角[J].中國發明與專利，2016（8）：96.。

進一步地，在實務中還會出現審查員認為“雖然對比文件中對區別特征的作用沒有記載，但是其客觀上可以具有與本發明相同的作用”的情況。本文認為，所謂“作用”是指相應的技術特征在對比文件公開的技術方案中實際起到的作用，而不是該相應的技術特征客觀上能夠具備的所有作用。這是因為“技術特征在該技術方案中所起的作用不可能是該技術特征在客觀上可以具有的所有作用，而是針對特定技術問題并在考慮其他相關技術特征的情況下所做出的特別選擇”④宋淑華，楊存吉.權利要求的技術特征被對比文件公開的認定標準[J].人民司法，2012（22）：6.。

2.區別特征是否是公知常識

當審查員沒有在現有技術中檢索到區別特征，則可能直接認定“所述區別特征為公知常識”，此時代理師需要核實審查員“關于所述區別特征為公知常識”的論斷是否正確。具體而言，代理師可以從“技術領域”和“技術問題”這兩個角度來核實審查員的論斷是否成立。

從技術領域的角度來說，技術領域具有多樣性，隨著科技的發展以及分工的細化，新的技術領域層出不窮。公知常識并不是泛指所有領域普遍知曉的事實，它的內涵需要具體到每個發明所涉及的具體技術領域。在不同的技術領域中，公知常識所涵蓋的范圍必然有所不同。對于同一個技術特征而言，在A 技術領域中是公知技術，在B 技術領域中則可能不是公知技術，甚至可以產生具有創造性的發明。因此，不宜將某一領域的技術手段輕易地認定為其他領域的公知常識。例如，將飛機的主翼用于潛艇，使潛艇在起副翼作用的可動板作用下產生升浮力或沉降力，從而極大地改善了潛艇的升降性能。飛機領域的公知常識技術轉用到潛艇領域，構成具有創造性的技術方案，因而該技術不再是公知常識，這說明公知常識的認定與發明所屬的技術領域密切相關。

從技術問題的角度來說，根據《指南》的規定，公知常識具有一個基本的屬性，即其為“解決特定技術問題的技術手段”。判斷某個技術特征是否為公知常識，并不是單純地判斷該特征本身是否為本領域技術人員所公知，而是要判斷“將該特征用于解決該特定的技術問題”是否為本領域人員所公知。如果僅從技術特征本身的角度出發，往往無法對公知常識做出準確的認定。原因在于，從某種意義上，如果將權利要求的技術方案進行拆分，其中的每一個技術特征都應當是本領域技術人員所公知的，否則，本領域技術人員可能無法實施，申請文件可能存在公開不充分的風險。只有將孤立的技術特征放到整個技術方案的背景下，考慮該技術特征在整個技術方案中的作用，明確其所解決的技術問題，才能正確地認定該技術特征是否為公知常識。

3.是否存在結合障礙

如果對以上兩步進行核實，確認存在技術啟示，則還不能直接得到本發明顯而易見從而不具有創造性的結論。因為根據《指南》的規定，還必須能夠將“區別特征應用到該最接近的對本文件”。也就是說，代理師還需要核實當將區別特征應用到最接近的對比文件時，是否存在阻礙兩者結合在一起的結合障礙。

例如，要求保護的發明的技術方案為A+B，最接近的現有技術的技術方案為A+C，區別特征為B，為了獲得要求保護的發明A+B，首先需要從最接近的現有技術A+C 中刪除C，然后添加B。但是，如果A與C 之間因為在結構上彼此關聯而無法進行分離，或者C 和B 之間因為在功能上彼此抵觸而無法相互替換，則可以認為最接近的現有技術和區別特征之間存在結合障礙而導致無法將區別特征應用到最接近的對比文件上，即區別特征與最接近的對比文件之間不能結合。此外，如果作為最接近的現有技術的對比文件的其他部分或另一份對比文件給出了與本發明相反的技術教導，也視為存在結合障礙，導致不能結合。

五、結 語

本文基于《指南》的相關規定以及專利代理的實務經驗，對缺乏創造性問題的答復方法進行了抽象化和系統化的總結，提煉出一套具有規律性且能夠為代理師所掌握和運用的操作技藝。通過本文的介紹，希望能夠幫助專利代理師形成切入點準、條理性好、邏輯性高、說服力強的答復意見，最終為客觀公正地評判專利創造性問題提供有效保障。