單位放棄專利權時職務發明報酬確定研究

鄭 悅

一、問題的提出

中國《專利法》對職務發明人規定有“一獎二酬”的獎勵及報酬機制。一獎，即在單位獲得職務發明專利授權之后對發明人支付一次性的獎勵。二酬，是指在職務發明專利實施后根據其推廣應用的范圍和取得的經濟效益，由單位對發明人進行的持續性的付酬。②《專利法》第16 條規定：“被授予專利權的單位應當對職務發明創造的發明人或者設計人給予獎勵；發明創造專利實施后，根據其推廣應用的范圍和取得的經濟效益，對發明人或者設計人給予合理的報酬。”根據《專利法實施細則》的規定，職務發明人所獲報酬的確定標準是單位在該職務發明的專利權有效期內實施該專利所取得的利潤或許可他人使用該專利所取得的許可使用費。③《專利法實施細則》第78 條規定：“被授予專利權的單位未與發明人、設計人約定也未在其依法制定的規章制度中規定專利法第十六條規定的報酬的方式和數額的，在專利權有效期限內，實施發明創造專利后，每年應當從實施該項發明或者實用新型專利的營業利潤中提取不低于2%或者從實施該項外觀設計專利的營業利潤中提取不低于0.2%，作為報酬給予發明人或者設計人，或者參照上述比例，給予發明人或者設計人一次性報酬；被授予專利權的單位許可其他單位或者個人實施其專利的，應當從收取的使用費中提取不低于10%，作為報酬給予發明人或者設計人。”因此，在確定職務發明人的報酬時，無論是其依據是單位實施職務發明專利的所獲利潤還是許可他人實施專利取得的許可使用費，均要求發生于職務發明的專利有效期內。鑒于此，在實務中，有的單位出于各類目的，主動放棄專利權，或者借關聯企業向專利主管部門請求宣告專利權無效，而單位作為專利權人則放任無效宣告的發生。這些行為人為地縮短了專利權有效的期間，也導致了職務發明人所獲報酬降低。此時，發明人的報酬應當如何計算？是否應當在裁判中予以提高，以對發明人的損失進行補償？本文將通過對一些案例的分析進行探討。

二、司法實踐中的觀點及對前述觀點的分析

（一）兩則案例的比較分析

【案例1】單位主動放棄專利權——石某等三人訴重慶某機械廠職務發明人報酬糾紛案上訴案④參見重慶市高級人民法院(2005)渝高法民事判決書民終字第9 號。

重慶某機械廠原來擁有一實用新型專利“柱式回轉噴頭”，設計人為該廠已故工程師陳某。專利申請日為1999年3月4日，授權公告日為2000年1月19日。2003年8月，重慶某機械廠于糾紛發生以后書面聲明放棄該項專利權。該產品自投產以后為重慶某機械廠創造了較好的經濟效益，是該廠的主要贏利產品之一，同時該技術提高了中國許多工業領域的涂裝技術，具有良好的社會效應。陳某的繼承人石某等三人起訴重慶某機械廠，要求其支付2002-2009年期間的職務發明報酬。

一審法院認為，重慶某機械廠放棄專利的行為不能影響發明人所獲報酬，應按照涉案實用新型專利的十年有效期計算報酬。二審法院則認為，應當按照專利的實際有效期間計算職務發明報酬，但根據單位主動放棄專利存在惡意，酌定調高了單位應支付的單年提成比例。

【案例2】單位放任專利被宣告無效——翁立克訴上海浦東伊維燃油噴射有限公司、上海柴油機股份有限公司職務發明設計人報酬糾紛案⑤參見上海市高級人民法院民事判決書(2008)滬高民三(知)終字第23 號。

翁立克曾在伊維公司任職，系“噴油泵挺柱體滾輪鎖簧裝置”、“矩形截面柱塞彈簧噴油泵”兩項技術的發明人。2001年，伊維公司的母公司亦即上柴公司向國家知識產權局申請了涉案專利，并于次年獲得授權。后上柴公司將涉案專利無償轉讓給伊維公司。伊維公司許可案外人電裝公司實施涉案專利并取得許可費，伊維公司也曾自己實施涉案專利并取得利潤。2005年，案外人電裝公司申請宣告涉案專利無效，伊維公司稱因員工失誤導致未能在法定期限內提起行政訴訟。同年，翁立克起訴伊維公司、上柴公司，要求支付職務發明報酬。

一審法院認為，一方面，原告只能要求被告支付專利權被宣告無效前基于專利許可使用費的收取所應提取的相應報酬。另一方面，被告放任專利權無效存在惡意，酌情將報酬提取比例定為較高的30%。二審維持一審判決。

對上述兩案進行分析。首先，除石某案的一審法院外，石某案的二審法院及翁某案的一二審法院均認為，不論因何種理由導致職務發明專利權的無效，計算職務發明報酬所依據的營業利潤或許可費用等均只能以專利權有效期內發生的為準。其次，兩案中的所有審級都認為專利權人主動放棄專利或放任專利權無效的行為具有惡意，應當由專利權人對發明人進行某種形式的補償。其中，石某案的一審法院以涉案專利本可自然存續的有效期限作為計算的期間標準，要求單位按照涉案專利本可以存續的最長有效期向發明人支付報酬。石某案的二審法院以及翁某案的兩審法院則選擇以專利的實際有效期為計算的期間標準，但根據專利權人的“惡意”酌定較高的報酬提取比例，以補償發明人。這兩種做法均不合理。

（二）計算期間應當以專利的實際有效期為準

對《專利法實施細則》第78 條⑥《專利法實施細則》第78 條規定：“在專利權有效期限內，實施發明創造專利后，每年應當從實施該項發明或者實用新型專利的營業利潤中提取不低于2%或者從實施該項外觀設計專利的營業利潤中提取不低于0.2%，作為報酬給予發明人或者設計人，或者參照上述比例，給予發明人或者設計人一次性報酬；被授予專利權的單位許可其他單位或者個人實施其專利的，應當從收取的使用費中提取不低于10%，作為報酬給予發明人或者設計人。”進行文義解釋可知：只有在專利權有效期限內取得的實施專利的營業利潤、許可他人實施專利收取的使用費，才能夠作為計算發明人報酬的依據，無論其支付方式是逐年支付還是一次性支付。并且，該條之中不存在但書，其后也沒有條文作出例外規定，說明在何種例外情況下允許超出專利權有效期限進行職務發明報酬的計算；其他法律法規中也同樣找不到這樣的規定。因此，職務發明報酬計算的標準就應當僅限于單位在專利權有效期限內所取得的相關利潤。

在此基礎上，需要進一步分析《專利法實施細則》第78 條中的“專利權有效期限”究竟是指《專利法》第42 條所規定的“專利權的期限”，還是指專利權的實際有效期？所謂“專利權的期限”，是指自申請日起算，發明專利為20年，實用新型、外觀設計專利為10年。但是，如果專利權人未按規定繳納年費或者書面聲明放棄其專利權，專利權也可能在期限屆滿前就終止。⑦《專利法》第44 條規定：“有下列情形之一的，專利權在期限屆滿前終止：（一）沒有按照規定繳納年費的；（二）專利權人以書面聲明放棄其專利權的。”對于無效宣告的專利，自無效宣告作出之日起，專利權就視為自始不存在。⑧《專利法》第47 條規定：“宣告無效的專利權視為自始即不存在。”無論是專利權的期限自然屆滿還是在期限屆滿前終止，其效果均為發明創造進入公有領域，社會公眾可以隨意實施。當專利在期限屆滿前就已經終止，則此時也沒有必要再去討論特定專利權的“期限”了。由此可知，《專利法》第42 條規定的“專利權的期限”只是指專利權可以存續的最長期限，和《專利法實施細則》第78 條規定的“專利權有效期限”含義不同。故當法律條文表述為“專利權有效期限”，其自然是指專利權的實際有效期，而非最長期限。

因此，在嚴格適用法律的前提下，當法律沒有規定專利權人的惡意作為以專利權有效期限為報酬計算期間的例外情況時，石某案的一審法院以及翁某案的兩審法院關于職務發明報酬計算期間的認定是正確的，即應當以專利的實際有效期為準。

（三）確定提取比例不應考慮專利權人“惡意”

誠信原則是民法的基本原則之一，中國和日本都將誠實信用原則規定于民法典總則部分。⑨《民法總則》第7 條規定：“民事主體從事民事活動，應當遵循誠信原則，秉持誠實，恪守承諾。”中國《合同法》第60 條規定：“當事人應當遵循誠實信用原則，根據合同的性質、目的和交易習慣履行通知、協助、保密等義務。”日本《民法典》第1 條第2 項規定：“行使權利及履行義務時，應當恪守信義，誠實實行。”德國則將誠信原則規定在債編。⑩德國《民法》第242 條規定：“債務人有義務依誠實和信用，并參照交易習慣，履行給付。”中國臺灣地區亦效仿德國，將誠實信用原則規定在債編?中國臺灣“民法”第148 條第2 款規定：“行使權利，履行義務，應依城市及信用方法。”。誠信原則無疑在民法體系中具有至高地位，也完全可以適用于債法領域。民法條文中一般提及當事人的“惡意”，大多是出于對損害賠償責任的確定。?《合同法》第164 條第2 款規定：“代理人和相對人惡意串通，損害被代理人合法權益的，代理人和相對人應當承擔連帶責任。”然而，職務發明報酬的性質并非賠償，它是對于發明人付出勞動的獎勵和回報，與專利為單位帶來的經濟效益息息相關。

首先，職務發明報酬其本質是對發明人的鼓勵與補償?馮曉青,劉友華.專利法[M].北京：法律出版社,2010：93.，也可以認為是發明人將其發明創造的專利申請權讓渡給單位所獲得的對價。對價的確定，應當以發明創造本身的價值和其產生的經濟效益為主要考量因素。中國《專利法》、《專利法實施細則》以及《促進科技成果轉化法》將單位應向發明人支付的價款區分為獎勵和報酬兩部分，二者的性質與目的本就是不同的。其中，獎勵為專利授權后即支付，它以專利權的取得為必要條件，屬于對發明人發明創造行為的獎勵以及單位向發明人支付的以專利授權本身為標的的對價。而報酬則類似于版權制度中的追續權，要求專利權人在取得經濟利益后向專利權人逐年或者一次性支付相當的數額，它以經濟利益的取得為必要條件，更類似于單位利用專利取得經濟利益后向發明人支付的分紅。既然報酬的確定必須以單位取得的經濟利益為依據，那么當專利并未給單位創造經濟利益時，就不能強行要求單位向發明人支付不存在的“分紅”。在實踐中，確實存在單位實施職務發明專利后其利潤反而下降的情況，由于確實不能查明單位實施專利后取得的利潤，法院便沒有支持發明人關于支付報酬的請求。?參見上海市黃浦區人民法院民事判決書（1993）黃經初字第229 號。

其次，專利制度賦予專利權人放棄專利權的權利本就是為了實現專利的優勝劣汰，僅依據專利權人放棄專利的行為就認定其具有惡意是不合理的。《專利法》賦予專利權人主動以書面聲明或者以不再繳納年費的方式放棄專利權的權利，其立法要旨在于使專利權人結合其專利質量及取得的經濟效益，自行決定保留或放棄部分專利權。專利權人對維持專利所需支出和專利之預期經濟利益進行權衡，保留經濟價值較高的專利，而放棄經濟價值較低的專利，原本就是專利制度設計的初衷。放棄專利權的權利應當平等地適用于專利權人所有的一切專利，包括職務發明。不應考慮專利的職務發明性質，就以保有該項專利作為單位的義務。更不應以單位放棄專利為由，推定其具有惡意，甚至影響報酬的計算。因此，完全以惡意來評價專利權人放棄專利權的主觀目的，是違背專利法立法目的的。

再次，從可得利益的角度出發，尚未發生的職務發明報酬不屬于可得利益損失。根據《合同法》第113 條，可得利益損失，是指由于一方未履行或未全面履行合同義務的違約行為而給合同相對方造成的財產性損失?《合同法》第113 條規定：“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失。”。最高院印發的《關于當前形勢下審理民商事合同糾紛案件若干問題的指導意見》中也指出，可得利益損失是市場主體的違約行為所導致的損失。?《關于當前形勢下審理民商事合同糾紛案件若干問題的指導意見》第9 條：“在當前市場主體違約情形比較突出的情況下，違約行為通常導致可得利益損失。”然而，法律并未規定“單位具有保持專利權有效的義務，否則將對發明人承擔違約責任”。既然專利權人放棄專利權并非“違約”，那么，由此所導致的發明人所獲報酬的減少自然就不屬于可得利益損失。

對于已發生的職務發明報酬，發明人的損失實質為單位所拖欠的該部分報酬。在確定這一提取比例時，法院可以考慮單位的惡意，但根據侵權責任的基本原理，發明人的相應損失必須是單位的惡意所導致的，即專利權人的惡意與相應損失之間必須具有因果關系。事實上，前述兩案中，法院所依據的惡意是專利權人放棄或放任專利權無效的惡意，它所導致的后果是發明人不能在專利權無效后的一定期限內繼續取得報酬。而這一結果是專利權人行使合法權利所導致的，不能構成可得利益損失。此時，發明人所遭受的實際損失僅限于專利權有效期內單位所拖欠的職務發明報酬，即便有單位的某種惡意導致了這種損失的發生，也只能是單位拖欠報酬的惡意，而與單位主動放棄或放任專利權無效的行為無關。因此，上述兩案均以單位放棄或放任專利權無效的“惡意”酌情提高了報酬的提取比例，這一邏輯是存疑的。

三、基于《專利法》第47 條要求單位賠償損失的不合理

有學者認為：“依據《專利法》第四十七條第一款的規定，當專利被宣告無效‘因專利權人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償’，該條規定的‘他人’并沒有限定對象范圍，既可能是被許可人，也可能是發明人，發明人可以明確要求專利權人賠償因專利被宣告無效而造成的損失（職務發明報酬減少）。”?顧昕.專利被宣告無效后的報酬支付——翁立克訴上海浦東伊維燃油噴射有限公司、上海柴油機股份有限公司職務發明設計人報酬糾紛案[J].中國發明與專利，2018(8)：8-15.筆者無法認同這一觀點。

首先，《專利法》第47 條解決的是專利無效宣告的效力對于無效宣告作出前已經執行的法院判決或行政機關的決定、已經履行的許可或轉讓合同是否溯及的問題。?《專利法》第47 條第2 款規定：“宣告專利權無效的決定，對在宣告專利權無效前人民法院作出并已執行的專利侵權的判決、調解書，已經履行或者強制執行的專利侵權糾紛處理決定，以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力。但是因專利權人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償。”因此，《專利法》第47 條的適用范圍應當僅限于前述合同、判決、決定中的相對人或被執行人，而不應當擴張到在專利被宣告無效的情況下因專利權人的惡意遭受損失的任何“其他人”。在第2 款第一句之后緊跟的但書，解決的只能是前一句的例外情況。也即原則上專利權人已經收取的賠償金、許可費、轉讓費等不予返還，但如果由于某些原因，比如專利權人明知專利權即將被宣告無效，卻趕在無效宣告作出前向他人許可或轉讓專利，在這些情況下，可以視為專利權人具有惡意，應當給予賠償。在通常情況下，無效宣告效力的不溯及既往，是專利權人獲益，他人遭受損失。但是，當將該條文適用于職務發明報酬糾紛時，此時的不溯及既往卻是發明人獲益，專利權人遭受損失。在專利權人主動放棄或放任專利權無效的案件中，適用《專利法》第47 條能夠得出的結論是：對于無效宣告作出前，單位已經支付的職務發明報酬原則上不予返還。換句話說，專利權人不可能明知專利權即將被宣告無效仍“惡意”向發明人支付報酬，發明人不可能因為專利權人的“惡意”而遭受損失。由于這種特殊的受益方與受損方的位置互換，導致但書所作規定根本不能適用于本文所討論的特定職務發明報酬糾紛的情形。因此，根據《專利法》第47 條要求單位賠償損失的觀點略顯牽強。

其次，正如本文上一部分已經討論的，尚未產生的職務發明報酬并非可得利益損失，也并非實際損失。由于所謂“職務發明報酬減少”并不屬于任何一種損失，那么賠償便無從談起了。

四、現有獎酬制度已足以調節各方利益

實踐中上述法院傾向于認定單位主動放棄專利權的行為具有惡意，由此按照較高的提取比例確定職務發明報酬。這可能是出于法院傾向于同情發明人，將職務發明報酬視為發明人的一種天然權利。但當回到專利制度的設立目的，其本質上是為了鼓勵發明創造，促進社會科技進步。與其說專利權是一種天然權利，更不如說它是基于公眾與專利權人之間的利益交換而產生的法定權利。同理，職務發明人與單位之間也是一種利益交換的關系，發明人以其發明創造的專利申請權為對價，單位以一次性獎勵以及將來產生的經濟利益中的一定比例為對價。既然如此，就不必過多考慮發明人與單位之間的強弱地位，只需回到專利制度設計的目的，去考慮職務發明人應得的報酬。

對于此，中國現有的獎酬制度已經能夠有效調節專利權人放棄專利權時與發明人之間就報酬問題產生的糾紛，使之達到利益平衡。當單位以任何方式放棄專利權（包括聲明放棄、主動請求或放任無效宣告等），這其實均在一定程度上反映了專利價值偏低，以至于專利權人不愿意繼續維持專利的有效。在這種情況下，若強行要求單位賠償發明人所損失的未發生的報酬，才是違背專利法立法目的的。而反過來，當專利確實具有較高的經濟價值而單位卻選擇放棄專利，那么此時該技術進入公有領域，任何人均可以任意實施，包括該單位。但同時，單位盡管仍可以自己實施該項技術，卻不能再依據其對該項技術的壟斷優勢而獲得高于同行業其他競爭者的利潤。單位自愿放棄壟斷該項技術的優勢也說明對該技術的壟斷并不能為其斬獲更多利潤，那么這就是一個基于商業利益的戰略考量，同樣無可厚非。此時，單位在專利有效期內已經向發明人支付的獎酬，是符合發明人所開發的技術其實際經濟價值的。只有經濟價值極高的少數發明創造，單位保有該項專利權將產生極為可觀的經濟利潤，相應的發明人才有資格在專利的最長年限期間享有報酬權。此時如果單位拒絕支付，所涉及的法律問題是如何完善單位所得利潤之舉證責任的問題，這就屬于事實上的爭議，而非法律爭議了。

五、結 論

在專利權人主動放棄或放任專利權無效的案件中，根據專利權人惡意以超過專利權實際有效期的期間確定職務發明報酬或者酌定更高的報酬提取比例的做法缺乏合理性，在確定職務發明報酬時仍應當以專利實際產生的經濟利益為標準。同時，依據《專利法》第47 條之規定要求單位賠償職務發明報酬減少之損失的觀點也缺乏合理性。由于中國現有專利制度已經足以對職務發明報酬問題中的各方利益實現平衡調節，該問題暫時無需從司法層面進行更多干預。