賀利良
隨著經濟社會的發展,“創新驅動發展”已經為大眾熟知,越來越多的公司認識到專利的價值。而專利價值的實現主要依賴于專利的實施、許可帶來的經濟效益。在許可實施過程中,無論是許可方還是被許可方,對授權專利做穩定性檢索,是價值評估的重要環節。同時,在處理各種專利侵權、訴訟糾紛等實務中,無論是被訴侵權的一方還是發起訴訟的一方,通常也需要通過穩定性檢索以評估專利權的穩定性,以便起訴或和解。可見,無論是專利許可或是專利維權,都離不開對授權專利做穩定性檢索這一重要環節。
目前而言,現有的文獻[1,2,3]大多集中在實質審查程序的檢索上。誠然,對授權專利的穩定性檢索,屬于檢索文獻的范疇,也是對現有技術的搜尋,但專利穩定性檢索與實質審查程序中的檢索,兩者發生的時機、檢索的基礎及目的明顯存在差異。而現有的涉及檢索類的文獻,對此并未做區分,本文依據穩定性檢索的實際流程,對如何提高穩定性檢索的效率和命中對比文件的質量做一些探討。依據穩定性檢索的實際流程,以下分三個方面進行闡述。
對于一個授權專利案件的檢索而言,除了把握該授權專利案件的技術方案,還需對整個案件的實質審查過程等有充分的了解,比如借助WIPO網站等工具了解該案同族情況及審查過程等。對于一些受到廣泛關注的授權專利案件,訴訟發起方一般都是以一個專利族為基礎發起侵權訴訟,此時更需要重點關注其同族案件的授權保護范圍。通過對需進行穩定性檢索案件的范圍與其他同族案件的比較,有選擇性地了解同族案件審查過程中使用過的對比文件,并對該對比文件予以備注以利于后期的檢索分析,同時分析相關同族案件的審查過程,從中獲得檢索所需的信息如分類號等,及與現有對比文件相比的爭議焦點。
此外,還需要注意該授權專利案件是首次進行穩定性檢索,還是多次進行穩定性檢索。對于首次進行穩定檢索的案件,則需要注意收集實質審查過程中的審查文件,如檢索報告等,知曉在實質審查階段申請人與實審員在審查意見通知書和意見陳述中,各自對于技術方案的理解。檢索員可依據以上信息,準確把握授權的權利要求的方案與現有技術的區別,提取出本專利案件的關鍵技術特征。
若是多次被提請專利權無效的案件,前人已經執行過多次無效的案件,重心需要落在分析合議組維持有效的理由上,關注無效請求人與合議組的分歧點。通過以上的分析,輔助提高自己對授權專利案件技術方案的準確理解,防止出現偏差。在理清以上問題之后,可嘗試對授權專利的方案做技術分解,即通常所謂的構造檢索要素。但是該檢索要素的構造,不能只做簡單的關鍵詞對應,而是要根據自己對于整個技術方案的理解,對該技術方案可能呈現的方案方式做擴展,基于構造出的不同技術方案,劃分出不同的檢索要素,并選取合適的關鍵詞、分類號。穩定性檢索中要注意根據檢索結果的命中情況,有取舍地對基本檢索要素做合并或再次細分。
在對具體授權專利案件進行檢索時,要明確穩定性檢索是站在他人的肩膀之上,而非實質審查過程中對現有技術檢索的簡單重復。因此,有必要研讀實質審查過程中使用的檢索策略和關鍵詞等,盡可能地還原實質審查過程中實審員的檢索思路。對于目前國內的授權專利案件而言,所附的檢索報告僅有關鍵詞,因此,需要執行穩定性檢索的檢索員依據檢索報告命中的文獻和檢索詞等,推測實審員在實審階段中具體的檢索策略,如檢索要素的劃分等。對于國外的檢索報告如美國專利局,有詳細的檢索式,因此可以直接從各個檢索式中,獲得相應的檢索策略。
1.關注檢索策略中的關鍵詞
基于實審員檢索使用的關鍵詞,結合前期檢索報告給出的文獻類型,判斷實審員在實質審查程序中檢索策略構建是否合理,依據不同的情形做出不同的檢索策略,以提高檢索效率。
如果所附的檢索報告中所給的文獻為A類,一般只需大致瀏覽其文獻內容,在A類文獻相關度比較差的情形下,則需要重新構建檢索的關鍵詞等。
例如某案涉及一種印眉器,將眉形貼面對準臉部一側眉毛所在位置進行印眉。在查閱之前的審查過程文件和檢索報告所附的文獻時,發現實審查員的檢索重心局限于印章類,外文的擴展也集中在eyebrow stamp、print、seal 上。可見,實審員檢索的關鍵詞的選取及檢索要素的構造上存在偏差,檢索中的關鍵詞也沒有體現出印眉的目的是為了化妝。檢索中的關鍵詞缺少與裝扮相關的關鍵詞,比如 “化妝品”。因此在針對該案的檢索中,調整為 cosmetic和stamp,則獲得了JP、KR等對比文件。
如果所附的檢索報告中所給的文獻是X、Y類,相關度比較高,則在進行穩定性檢索的時候,可結合爭議焦點,在實質審查過程中的關鍵詞和分類號的基礎上,做查缺補漏式的檢索,以提高檢索效率。
例如某案涉及獲取共享無線接入點的接入信息的方法,其主要發明點在于共享的過程中得到用戶的授權,以便區分是免費或收費的模式。在分析實質審查過程中的對比文件時,發現實質審查過程中采用了預付費、免費等類似的關鍵詞,分類號獲得了比較接近的對比文件,申請人進行了修改然后獲得授權。基于對實質審查過程中對比文件的判斷,所給的對比文件過于依賴“費用模式選擇”的檢索的關鍵詞,而未能對檢索的關鍵詞做進一步擴展,未擴展到“授權”、“分享”和“共享”等也能體現涉及該案件中“收費”的技術點。基于這一點,補充構造檢索策略,在相關庫中檢索到了更相關的對比文件。
此外,當所檢索的技術領域是自己不熟悉的技術領域,而實審員或先前無效檢索中所給的對比文件相關度很高,則在實際檢索的過程中瀏覽文獻時,需要留意自己采用關鍵詞構建的檢索式,即所命中的文獻是否覆蓋到了實質審查或先前無效檢索所給出的對比文件。如果沒有覆蓋到,則需要調整檢索策略,在保障重復覆蓋的前提下對關鍵詞做擴展,以執行檢索。
2.關注檢索策略中的數據庫和系統
穩定性檢索時,要注意實質審查程序及前期無效檢索中所使用的數據庫是否有遺漏,檢索系統是否有更新。隨著時間推移,各個數據庫都會做更新,如果實質審查階段實審員所采用數據庫及其標引,在無效檢索的時候已做更新,那么就需要對所采用的數據庫的新特點做分析,了解各個數據庫的新特性。例如:當前檢索報告只側重于摘要庫,在摘要庫查缺補漏和多種擴展之后,檢索效果不佳時,可重點考慮在全文庫中進行檢索;也可考慮積極采用數據庫的新特點和新標引,如引入CPC號等來提高檢索效率。
例如某案涉及一種防溺水報警的裝置,其關鍵點是采用激光陣列傳感器進行報警。鑒于之前檢索時,數據庫未加入CPC標引,而無效檢索時已經引入CPC分類號標引,因此無效檢索時采用CPC分號:G08B21/08,命中到了US及KR的文獻。
若檢索的數據庫集中在專利庫,遺漏了某些數據庫,則后期的穩定性檢索可集中在遺漏的數據庫上。某案涉及通信標準協議,先前檢索的數據庫集中在中文專利庫及外文專利摘要庫,且檢索報告所列參考文獻都是中文專利文獻。基于此,在穩定性檢索中,需重點關注非專利數據庫,如 3GPP協議等。
如在穩定性檢索時,檢索系統存在更新,則要充分利用新系統的特點,提高檢索效能。比如,目前Epoquenet系統已經集成了非專利數據庫,如3GPP數據庫等,檢索時則可在該系統中執行3GPP協議類文獻的檢索,結合CPC分類號和關鍵詞做檢索。從實際執行檢索的效果來看,在該系統執行3GPP協議類文獻的檢索,相較于 3GPP數據庫網站的高級檢索或命令檢索,更方便使用同在運算符,也便于用戶瀏覽,因此,用戶體驗性好。對Patentics系統、Epoquenet系統等的新功能要跟進了解,快速掌握其新功能,避免將自己局限于熟悉的系統中做無效檢索;對某些商業檢索系統庫側重于專利分析,則可考慮用來做背景技術的了解。總之,在穩定性檢索中要注意分析前人的思路,效率優先,利用好新系統和新數據庫的特點,做好查缺補漏式檢索,要善于取長補短,充分利用各自檢索系統的特點,以提高檢索效率。
3.檢索策略中的日期信息
在穩定性檢索中,要善于運用日期作為限定因素,減少文獻的瀏覽量,以提高篩選效率。采用日期作為限定因素來濾除噪音文獻,對難度較大的無效檢索案件顯得尤為重要。
在穩定性檢索過程中,尤其是難度較大的授權專利的無效檢索中,在摘要庫中關鍵詞及分類號通過大范圍的擴展之后,仍然無法命中有效的對比文件時,通常會轉向使用全文庫,而全文庫中容易帶來大量的噪音文獻。這種情形下,可以運用申請日及優先權日等作為限定條件,無需擔心會遺漏E類文獻。因為在摘要庫已經做充分檢索而無法命中的情形下,若存在E類文獻,摘要庫中被瀏覽的概率已經非常高。基于效率優先,在全文庫中可大膽使用日期信息作為限定。對于具備多個優先權日的授權專利,條件允許的情況下可以先對優先權日予以核實;條件不允許的情況,可先默認優先權日成立,在檢索命中效果較差時,再做優先權核實。
此外,也可以自己設置日期信息,以減少瀏覽量。在對技術發展脈絡有清晰了解的情況下,可以以年為單位對命中的結果進行限定,以減少文獻瀏覽量。如在對涉及5G的預研類專利進行無效檢索時,可以根據概覽了解技術背景,以類似3GPP會議議題啟動點的日期等作為限制條件。
總之,申請日等日期信息的運用要根據自己的需要,在實際過程中依據案情不同,大膽做出嘗試,基于前期的檢索結果的預期,合理利用日期信息做限定,減少瀏覽量,以提高對比文件的命中率。
4.穩定性檢索中外網搜索工具及分類號
在穩定性檢索中,要善于利用外網的搜索工具如谷歌學術等檢索工具,瀏覽大量相關的文獻,邊學習邊調整。比如,在涉及如信號同步幀結構或天線構造等的穩定性檢索中,借助于谷歌學術追蹤,并結合IEEE網站的檢索工具,提高檢索效能。
在分類號方面,要熟悉各種分類號體系的優劣。現有的分類號體系眾多,可以根據技術方案的特點,選擇合適分類體系的分類號。例如涉及5G通信系統中的密鑰或無線資源分配、擁塞管理、新能源汽車等,首選CPC分類號體系。對于通信領域內實質審查過程中涉及主分類號為IPC分類號的H04L12/56、H04L29/08等案件,也首選采用CPC分類號檢索。
關于CPC分類號的獲取:對于自己不太熟悉的領域的案件,優先推薦粗略檢索或借助于追蹤到的文獻或同族文獻的分類號等,在這些小范圍分類號中查找的方式,對選取的分類號要做好分類號含義的記錄,便于在檢索中進行擴展和查閱,以提高效率。穩定性檢索中,要善于將分類號與關鍵詞進行組合,達到降低噪音的作用。
1.與技術人員的溝通
授權專利的穩定性檢索中,要特別注重與委托人的溝通,這一點明顯有別于實質審查過程中的檢索。在穩定性檢索中,尤其是難度較大的授權專利的無效檢索中,委托人一般都會提供技術支持,此時,要充分與技術人員進行溝通。在檢索效果或命中文獻不理想的情況下,可將相關的文獻做簡要分析,并與技術人員進行溝通,通過技術人員的反饋,來調整檢索思路。
在一些難度較大的授權專利案件的無效檢索中,技術人員先期已經大量閱讀了其他小組的檢索報告,對該技術有了深入地了解,此時借助于技術人員的溝通和反饋,可以避免重復性的勞動,能夠提高檢索的效率,同時也有利于對自己的檢索思路做出調整。尤其是有些專利無效檢索的案件,需要在非母語或小語種的庫中進行檢索,得到技術人員的幫助就顯得更為重要了。鑒于語言的熟悉程度,關鍵詞的擴展通常會受限于語言能力,此時借助于與技術人員的溝通等,可以得到校正偏差,減少瀏覽量的效果。
2.反饋后的調整
在難度較大的授權專利案件的檢索中,若前人已經反復多次提請無效檢索,且命中效果不理想的情形下,此時要有發散的思維,不要過于集中在申請中所出現的關鍵詞,要大膽假設可能存在的方案,通過檢索命中與自己構想的方案相符合的方式來進行檢索。該大膽假設的方式,在涉及晶體管等的具體連接的電路專利的無效檢索中顯得尤其重要。電路結構的案件一般是以電路連接結構來限定權利要求的范圍。此時對功能性的關鍵詞做擴展,假設出一個方案,往往能有意料之外的收獲。例如某案涉及一種多斷點的斷路器,觸頭之間的接觸方式和電流的流向等是其關鍵點。在對該案做專利權穩定性分析時,大范圍的擴展檢索后,該專利的方案與檢索到的正泰、施耐德等主流現有技術的接觸方式存在明顯差異,檢索陷入僵局。但在仔細分析后,發現開關開閉運動的方向也可能體現出上述關鍵點,大膽假設可能的技術方案,并基于自己假設的技術方案對檢索的數據庫、關鍵詞和分類號做了調整,最終在JP專利庫中獲得非常相關的JP對比文件。
3.檢索技能的提高
專利穩定性分析報告完成之后,需要注意追蹤報告的認可程度,關注委托人對于報告的結論是否認可。在提交無效請求之后,跟蹤無效合議組的結論是否與自己的報告結論相吻合,偏差在何處,更需要注意報告所認定的事實與法院或復審委認定的事實是否有偏差。當對比文件未被采納時或檢索未能獲得對比文件時,需要了解是否有他人命中文獻或他人命中的相類似的文獻,通過他人的對比文件和檢索過程反推自己的不足。
總之,授權專利的穩定性檢索是站在他人肩膀上,要立足前人的工作,更要有優于前人的檢索技能,要注重效率和效益的統一;唯有技高一籌,才能略勝一籌。專利的穩定性檢索屬于檢索的范疇,不可能離開基本的檢索理論,這就要求檢索者要熟練掌握基本的檢索技能。把握基本原理的同時,在實踐中讓自己的檢索習慣與檢索使用的系統匹配,達到工具為我所用的效果。穩定性檢索過程中,基于自己的前期準備工作及積累的檢索經驗,要有所變通,不能過分拘泥于檢索要素的分解,對各個要素的權重等要有自己的判斷。尤其是爭議焦點比較明確的情形下,可嘗試對涉及爭議焦點的特征做擴展后直接擴大領域的方式,以提高效率。當然,本領域的專業技術知識是做好檢索工作的保障,因此,也要求檢索者在平時檢索過程中兼顧專業技術知識的學習。