注冊商標(biāo)侵權(quán)判定之難

文 律商聯(lián)訊特約撰稿 陳紹平

隨著注冊商標(biāo)在相關(guān)公眾中的影響力增大，對被控侵權(quán)標(biāo)識是否與注冊商標(biāo)近似，以及被控侵權(quán)商品是否與注冊商標(biāo)核定使用的商品類似的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)也相應(yīng)寬松

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2018年12月14日，北京知識產(chǎn)權(quán)法院公開宣判了原告騰訊科技（北京）有限公司（下稱“騰訊公司”）等訴被告深圳市微信食品股份有限公司（下稱“微信食品公司”）等侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭案（下稱“微信食品案”）。在該案中，原告騰訊公司以其分別核定使用在第9類“計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)程序（可下載軟件）”等商品上注冊的“微信及圖”“Wechat”注冊商標(biāo)，以及核定使用在第38類“信息傳送、計(jì)算機(jī)輔助信息和圖像傳送”等服務(wù)上的“微信及圖”“Wechat”注冊商標(biāo)（以下合稱“‘微信’商標(biāo)”）為權(quán)利基礎(chǔ)，主張被告在“餐廳”“超市”及“網(wǎng)上商城”等服務(wù)上使用“微信食品”“WECHAT FOOD”標(biāo)志的行為，侵犯了原告的已注冊的馳名商標(biāo)的專用權(quán)。

法院認(rèn)定“微信”商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)，并認(rèn)定被告的行為既易造成相關(guān)公眾誤認(rèn)為被告（及其提供的服務(wù)）與原告存在許可使用、關(guān)聯(lián)企業(yè)關(guān)系等特定關(guān)系（混淆），又足以使相關(guān)公眾認(rèn)為被訴商標(biāo)與涉案馳名商標(biāo)具有相當(dāng)程度的聯(lián)系，從而不正當(dāng)?shù)乩昧嗽骜Y名商標(biāo)的市場聲譽(yù)，并減弱了原告馳名商標(biāo)的顯著性（淡化）。因此，法院認(rèn)為，被告的前述行為侵犯了原告對其馳名商標(biāo)的專用權(quán)。

圖2 微信食品公司使用的兩個(gè)被訴侵權(quán)標(biāo)志

在我國現(xiàn)行《中華人民共和國商標(biāo)法》（2013年修正）（“《商標(biāo)法》”）下，除馳名商標(biāo)外，對注冊商標(biāo)專用權(quán)的直接侵權(quán)以權(quán)利人和侵權(quán)人的（1）商標(biāo)相同或近似，以及（2）商品（含服務(wù)，下同）相同或類似為必要條件。只有馳名商標(biāo)的權(quán)利人，才可以享有“跨類”保護(hù)，將禁用權(quán)的范圍擴(kuò)大到與其核定使用的商品既不相同也不類似的商品之上。在“微信食品”案中，原告的微信商標(biāo)核定使用的商品及服務(wù)與被告使用侵權(quán)標(biāo)志的商品及服務(wù)分屬《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》（“《區(qū)分表》”）的不同類別，如不主張其“微信”商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)，則需要突破《區(qū)分表》的劃類證明商品和服務(wù)類似，證明難度很高（雖然根據(jù)判決來看未必不能），在此情況下，原告主張“微信”商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)自是題中應(yīng)有之義。作為社交網(wǎng)絡(luò)平臺的霸主，原告列舉了一系列令人嘆為觀止的數(shù)據(jù)，成功地主張了“微信”商標(biāo)為馳名商標(biāo)，進(jìn)而成功地主張了被告的行為不僅容易導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆，還淡化了其馳名商標(biāo)。在此過程中，商品的類別差異甚至都不是法院考慮的焦點(diǎn)問題。

“馳名商標(biāo)”認(rèn)定猶如天塹

在當(dāng)前的司法實(shí)踐中，司法認(rèn)定“馳名商標(biāo)”猶如天塹，難以逾越。“微信食品”案中原告卻能舉重若輕，著實(shí)叫人羨煞。至少“非誠勿擾案”的原告金阿歡應(yīng)該會很羨慕。在“非誠勿擾案”中，原告以其注冊在第45類“交友服務(wù)、婚姻介紹所”等服務(wù)上的“非誠勿擾”商標(biāo)，訴江蘇電視臺等在其《非誠勿擾》電視節(jié)目使用“非誠勿擾”標(biāo)志的行為商標(biāo)侵權(quán)。一審認(rèn)為被告的服務(wù)與原告注冊商標(biāo)核定的服務(wù)不類似，二審則認(rèn)定類似，再審再度反轉(zhuǎn)認(rèn)定不類似。一起兩落，“非誠勿擾”商標(biāo)權(quán)人還是繞不過“服務(wù)類似”這道門檻。值得注意的是，再審中，廣東省高級人民法院還指出，即使如原告所主張，被訴《非誠勿擾》節(jié)目與“交友服務(wù)、婚姻介紹”服務(wù)類似，但涉案注冊商標(biāo)本身顯著性低，亦未經(jīng)過原告長期、大量的使用而獲得后天的顯著性。而被訴《非誠勿擾》節(jié)目，經(jīng)過長期熱播為公眾所熟知。即使被訴節(jié)目涉及交友方面的內(nèi)容，相關(guān)公眾也能夠?qū)υ摲?wù)來源作出清晰區(qū)分，不會產(chǎn)生兩者誤認(rèn)和混淆，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

“微信”商標(biāo)和“非誠勿擾”商標(biāo)代表了注冊商標(biāo)的兩級。從商標(biāo)本身的角度看，和“微信食品案”“非誠勿擾案”至少反映了三點(diǎn)：（1）注冊商標(biāo)專用權(quán)首先產(chǎn)生于“注冊”本身，一經(jīng)行政賦權(quán)（商標(biāo)局核準(zhǔn)）就具有一定的排他權(quán)利。對任何一個(gè)市場經(jīng)營者來說，如果其商標(biāo)和服務(wù)不巧與他人注冊商標(biāo)及其核定使用的商品（或服務(wù)）相似，那么該經(jīng)營者就可能面對真實(shí)的商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，無論注冊商標(biāo)權(quán)人是否對其注冊商標(biāo)進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性的商業(yè)使用。“注冊”是商標(biāo)權(quán)的第一次飛躍。（2）商標(biāo)權(quán)的權(quán)利根基終究要回到“使用”上，因?yàn)橹挥姓鎸?shí)地使用才真正產(chǎn)生并擴(kuò)大商標(biāo)的識別功能，而商標(biāo)侵權(quán)的判定也勢必要著眼在相關(guān)公眾的“混淆的可能性”上。注冊商標(biāo)結(jié)合真實(shí)的商業(yè)使用，則如虎添翼，不僅其禁用權(quán)范圍隨其知名度的提高而隨之?dāng)U大，而且其因注冊而獲得的專用權(quán)基礎(chǔ)也將更為穩(wěn)固。（3）當(dāng)商標(biāo)經(jīng)使用而達(dá)到“馳名”的程度，它已經(jīng)不僅是指示商品來源的工具和承載商譽(yù)的載體，它本身已經(jīng)成為了一種無形有質(zhì)的權(quán)利，并享有與其馳名程度和顯著性相適應(yīng)的“跨類保護(hù)”。

而當(dāng)一個(gè)馳名商標(biāo)馳名到“微信”的程度，它在相關(guān)公眾心目中的影響力和識別度如此之高以至于它可以不受商品或服務(wù)類別的限制而普遍地為任何營業(yè)加載商譽(yù)（或識別度）。當(dāng)一個(gè)商標(biāo)成為“微信”，注冊與否已經(jīng)不再重要了。

從商標(biāo)的發(fā)展歷程來說，“微信”商標(biāo)已經(jīng)到了一個(gè)商標(biāo)能達(dá)到的極致，成為一個(gè)“完成體”。然而，不是每一個(gè)注冊商標(biāo)都叫“微信”。對于絕大多數(shù)注冊商標(biāo)的權(quán)利人而言，商標(biāo)的近似（包括相同）和商品的類似（包括相同）是維權(quán)之路上必須邁過的“火焰山”。相應(yīng)地，對于被控侵權(quán)人而言，以不侵權(quán)進(jìn)行抗辯往往也著眼于商標(biāo)的不近似和商品的不類似。緣何注冊商標(biāo)的保護(hù)范圍要受商標(biāo)近似和商品類別的限制？對注冊商標(biāo)的保護(hù)到底是基于 “注冊”還是基于 “使用”？為什么馳名商標(biāo)就可以“跨類”？是否可以徹底拋開《區(qū)分表》？而對這些問題的回答，首先離不開對商標(biāo)本質(zhì)和注冊商標(biāo)專用權(quán)基礎(chǔ)的探析。

注冊商標(biāo)專用權(quán)的權(quán)利基礎(chǔ)

首先，對商標(biāo)識別功能的保護(hù)決定了“混淆的可能性”是商標(biāo)侵權(quán)判定的基本標(biāo)準(zhǔn)。

通常認(rèn)為，商標(biāo)法保護(hù)商標(biāo)的基本功能，即保護(hù)商標(biāo)的識別性。因此，商標(biāo)法保護(hù)的也并非商標(biāo)本身，而是商標(biāo)的有效傳遞信息的指引功能。從經(jīng)營者的角度，商標(biāo)是其商譽(yù)的載體，也是其向消費(fèi)者表明商品來源、質(zhì)量的重要工具。從消費(fèi)者的角度，商標(biāo)（因其識別功能）可以幫助其有效地評估商品的品質(zhì)，從而降低搜索和交易成本。因此，商標(biāo)侵權(quán)行為侵害的不是商標(biāo)標(biāo)志本身，而是商標(biāo)的識別功能。因此，商標(biāo)侵權(quán)的判斷基石是（是否妨礙了商標(biāo)的正常識別功能而造成相關(guān)公眾）“混淆的可能性”（likelihood of confusion）。我國《商標(biāo)法》也在商標(biāo)侵權(quán)判定中引入了“混淆的可能性”的條件，不過《商標(biāo)法》規(guī)定的是“容易導(dǎo)致混淆”，而非“混淆的可能性”，從文義上看，應(yīng)指需達(dá)到較大可能導(dǎo)致混淆的程度。

其次，“注冊”本身是注冊商標(biāo)專用權(quán)的權(quán)利基礎(chǔ)之一。

但是“識別性功能”理論難以完全解釋我國法律對于未注冊商標(biāo)的歧視。商標(biāo)注冊人一經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊商標(biāo)，即獲得受法律保護(hù)注冊商標(biāo)專用權(quán)。雖然任何人都可以向商標(biāo)局申請撤銷連續(xù)三年不使用的注冊商標(biāo)，并且司法實(shí)踐中也將現(xiàn)行《商標(biāo)法》第四十四條第一款所稱的“其他不正當(dāng)手段取得注冊”概括為不以使用為目的、而規(guī)模性搶注他人在先具有一定知名度的商標(biāo)并囤積，或者搶注多個(gè)不同的在先知名商標(biāo)的行為。但是商標(biāo)的注冊并不以“使用”（或“具有使用意圖”）為前提條件，注冊商標(biāo)專用權(quán)的使用權(quán)和禁用權(quán)的行使更不以注冊商標(biāo)已經(jīng)實(shí)際使用為前提條件。并且，注冊商標(biāo)專用權(quán)侵權(quán)不以侵權(quán)人的主觀過錯(cuò)為要件：侵權(quán)人承擔(dān)的是無過錯(cuò)責(zé)任。

而未注冊商標(biāo)如想得到保護(hù)，條件則嚴(yán)苛得多。對于未注冊商標(biāo)的保護(hù)，主要體現(xiàn)在現(xiàn)行《反不正當(dāng)競爭法》第六條第（一）項(xiàng)。該項(xiàng)禁止經(jīng)營者擅自使用與他人有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢等相同或者近似的標(biāo)識，引人誤認(rèn)為是他人商品或者與他人存在特定聯(lián)系的不正當(dāng)競爭行為。而根據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》第二條，不正當(dāng)競爭行為是指經(jīng)營者在生產(chǎn)經(jīng)營活動中擾亂市場競爭秩序，損害其他經(jīng)營者或者消費(fèi)者的合法權(quán)益的行為。結(jié)合這兩條，可以看到，《反不正當(dāng)競爭法》對未注冊商業(yè)標(biāo)識（包括未注冊商標(biāo)）的保護(hù)，通常以該注冊商標(biāo)具有“一定影響”，且侵權(quán)人具有過錯(cuò)為前提。而在注冊商標(biāo)與未注冊商標(biāo)的直接對抗上，除非注冊人與在先未注冊商標(biāo)使用人之間具有合同或其他信賴關(guān)系，未注冊商標(biāo)使用人在其商標(biāo)具有“一定影響力”之前，通常并不能獲得排除他人將該未注冊商標(biāo)進(jìn)行注冊的權(quán)利。并且，如果注冊商標(biāo)注冊已經(jīng)超過五年，則在先的未注冊商標(biāo)即使在注冊當(dāng)時(shí)即有相當(dāng)?shù)闹龋灰催_(dá)到“馳名”狀態(tài)，在這場競爭中也將永久落后了，未注冊商標(biāo)的使用人對其商標(biāo)的使用將被限制在原使用范圍內(nèi)，而且還要加上適當(dāng)?shù)膮^(qū)別標(biāo)識。

從邏輯上說，注冊與否并不會實(shí)質(zhì)影響商標(biāo)的“識別性”。影響商標(biāo)的“識別性”的根本因素在于商標(biāo)的使用和因此產(chǎn)生的在相關(guān)公眾心目中的知名度和影響力。如北京市高級人民法院在蘇國榮、榮華餅家有限公司等與北京當(dāng)代商城有限責(zé)任公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛上訴一案中指出的，“商標(biāo)的價(jià)值和作用在于使用商標(biāo)，商標(biāo)使用是發(fā)揮其標(biāo)識商品或服務(wù)來源的功能，體現(xiàn)和提升商標(biāo)價(jià)值的根本途徑”。如果對商標(biāo)權(quán)的保護(hù)本質(zhì)上僅在于保護(hù)商標(biāo)的識別性，那么對于注冊商標(biāo)和非注冊商標(biāo)的保護(hù)就不應(yīng)區(qū)別對待。所以，合理的解釋是，立法者從平衡公平與效率的角度出發(fā)，為了方便市場管理、落實(shí)責(zé)任人，鼓勵甚至要求經(jīng)營者注冊并規(guī)范使用商標(biāo)，以敦促經(jīng)營者保證商品質(zhì)量，保障市場參與者利益。為此，法律給予“注冊商標(biāo)”注冊人超出未注冊商標(biāo)使用人的保護(hù)。

廣東省高級人民法院在廣東蒙娜麗莎集團(tuán)與廣東蒙娜麗莎建材公司等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案（“蒙娜麗莎案”）中指出，注冊商標(biāo)專用權(quán)是國家機(jī)關(guān)依職權(quán)授予的，其權(quán)利來源于注冊登記的效力，系經(jīng)法定程序確認(rèn)的獨(dú)立權(quán)利。因此，從某種意義上，商標(biāo)注冊和不動產(chǎn)登記一樣，都是市場統(tǒng)一管理的需要，而注冊商標(biāo)的權(quán)利的基礎(chǔ)之一也正是“注冊”本身。至少，因?yàn)樽陨虡?biāo)經(jīng)過統(tǒng)一公示，法律上擬制其具有我國法律領(lǐng)域內(nèi)的顯著性，所有的在后使用者均有退讓的義務(wù)，而不需要像未注冊商標(biāo)那樣，需要具有一定的影響力才具有排他的力量。

不同保護(hù)側(cè)重對判定影響不同

司法實(shí)踐似乎階段性地在側(cè)重保護(hù)“注冊”和側(cè)重保護(hù)“識別功能”之間搖擺（或平衡）。當(dāng)側(cè)重注冊商標(biāo)專用權(quán)是因?yàn)椤白浴?國家機(jī)關(guān)依法授權(quán)而產(chǎn)生的專用權(quán)利，法院在侵權(quán)判定中會更多地強(qiáng)調(diào)被控侵權(quán)人對注冊商標(biāo)的避讓義務(wù)，在判定混淆的可能性時(shí)，較少地考慮被控侵權(quán)人及其被控侵權(quán)標(biāo)志的知名度以及被控侵權(quán)人是否有盜取注冊商標(biāo)商譽(yù)的意圖對侵權(quán)認(rèn)定的影響。在認(rèn)定混淆時(shí)，既考慮正向混淆，也考慮反向混淆。廣東省高級人民法院在新百倫貿(mào)易（中國）有限公司與周樂倫侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案（“新百倫案”）中認(rèn)定，因?yàn)楸桓娴男袨閷?dǎo)致相關(guān)公眾將商標(biāo)權(quán)人的商品（或服務(wù)）誤認(rèn)為被訴侵權(quán)人的商品（或服務(wù)），割裂了原告與其注冊商標(biāo)權(quán)之間的關(guān)系，所以其（侵權(quán)）行為導(dǎo)致了“相關(guān)公眾的混淆”。最高人民法院在“下關(guān)沱茶案”中認(rèn)為，注冊商標(biāo)人“不僅有權(quán)禁止他人在相同類似商品上使用該注冊商標(biāo)標(biāo)識，更有權(quán)使用其注冊商標(biāo)標(biāo)識其商品或者服務(wù)，在相關(guān)公眾中建立該商標(biāo)標(biāo)識與其商品來源的聯(lián)系”。

“如果認(rèn)為被訴侵權(quán)人享有的注冊商標(biāo)更有知名度即可以任意在其商品上使用他人享有注冊商標(biāo)的標(biāo)識，將實(shí)質(zhì)性損害該注冊商標(biāo)發(fā)揮識別商品來源的基本功能，對該注冊商標(biāo)專用權(quán)造成基本性損害。如果被控侵權(quán)人的行為導(dǎo)致相關(guān)公眾將商標(biāo)權(quán)人的商品（或服務(wù)）誤認(rèn)為被訴侵權(quán)人的商品（或服務(wù)）或者誤認(rèn)商標(biāo)權(quán)人與被訴侵權(quán)人有某種聯(lián)系，屬于實(shí)質(zhì)性妨礙該注冊商標(biāo)發(fā)揮識別作用，構(gòu)成對注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵害。

而在側(cè)重強(qiáng)調(diào)商標(biāo)“識別性功能”的判例中，注冊商標(biāo)本身的使用情況，以及被控侵權(quán)標(biāo)志的知名度和影響力在侵權(quán)認(rèn)定中往往起到關(guān)鍵作用。“非誠勿擾案”的二審判決和再審判決是體現(xiàn)法院不同的側(cè)重會對判決結(jié)果產(chǎn)生重大影響的一個(gè)極佳例子。

從《商標(biāo)法》的規(guī)定看，注冊商標(biāo)專用權(quán)的產(chǎn)生來源于注冊（行政賦權(quán)）。側(cè)重“注冊”的重要性可以提高行政效率，也有利于保護(hù)市場秩序以及注冊商標(biāo)權(quán)人對國家機(jī)關(guān)行政許可的正當(dāng)信賴?yán)?。因此，無論注冊商標(biāo)權(quán)人是否已經(jīng)實(shí)際開始使用其注冊商標(biāo)，其對注冊商標(biāo)因“注冊”而依法產(chǎn)生的專用權(quán)受法律保護(hù)，其他市場主體也理應(yīng)合理避讓。

但另一方面，商標(biāo)與（著作權(quán)法下的）作品或?qū)＠煌?，其本身與智力創(chuàng)作沒有多大關(guān)系，既不要求新穎性或創(chuàng)造性，甚至也不要求自行創(chuàng)作，而是完全可以采用拿來主義從公有領(lǐng)域中獲取。既然未經(jīng)使用（并實(shí)際發(fā)揮一定的商品識別功能）的注冊商標(biāo)的專用權(quán)實(shí)際不過是來自于“注冊”本身，而商標(biāo)注冊人選擇商標(biāo)并進(jìn)行注冊的行為本身對于社會的智力成果并無多大增益，則對于未經(jīng)實(shí)際使用而產(chǎn)生一定影響力的注冊商標(biāo)的禁用權(quán)范圍也應(yīng)從其注冊的標(biāo)志及核定使用的商品兩方面進(jìn)行嚴(yán)格限定，作者個(gè)人認(rèn)為原則上不應(yīng)超出其使用權(quán)的范圍。

法律保護(hù)“注冊商標(biāo)”根本上是為了鼓勵市場參與者注冊其經(jīng)營標(biāo)志并進(jìn)行使用。因此注冊商標(biāo)如果依法注冊并依法使用，則其在核定使用的商品（或服務(wù)）上的專用權(quán)利也將更為穩(wěn)固，而不受后來的（更有影響力）的市場參與者的干涉。“下關(guān)沱茶案”中的原告可能代表了《商標(biāo)法》意圖保護(hù)的相當(dāng)大一部分的市場參與者，他們依法注冊其商標(biāo)并依法進(jìn)行了一定程度的使用，或許沒有很高知名度和市場影響力，但對其注冊商標(biāo)，在其核定使用的商品和服務(wù)上，足以產(chǎn)生排他的專用權(quán)利，不受其他市場主體（哪怕是更有市場影響力的市場主體）的妨礙。

隨著注冊商標(biāo)的實(shí)際使用范圍越廣、程度越深，沉淀的商譽(yù)越高，市場影響力越大，其禁用權(quán)的范圍也就越大。從商標(biāo)侵權(quán)判定司法實(shí)踐來看，主要體現(xiàn)在隨著注冊商標(biāo)在相關(guān)公眾中的影響力增大，對被控侵權(quán)標(biāo)識是否與注冊商標(biāo)近似，以及被控侵權(quán)商品是否與注冊商標(biāo)核定使用的商品類似的認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)也相應(yīng)寬松。當(dāng)注冊商標(biāo)因使用而“馳名”，則可能享有與其馳名程度相對應(yīng)的“跨類”保護(hù)。