最接近的現有技術在創造性評價中的作用及其選擇

孟杰雄

一、引 言

根據《專利法》第22條第1款的規定，授予專利權的發明應當具備新穎性、創造性和實用性。因此，申請專利的發明具備創造性是授予其專利權的必要條件之一。通常，在采用“三步法”評價發明的創造性時，審查員會檢索出一篇作為“最接近的現有技術”的對比文件來確定發明的區別特征。然而，在“三步法”的后續評價中，“最接近的現有技術”會出現未發揮應有作用的情況，例如在確定發明實際解決的技術問題時，常常忽略最接近的現有技術客觀上是否存在這樣的問題或者是否需要進行這方面的改進。再如，在判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見時，最接近的現有技術客觀上是否能夠朝著發明的方向進行改進，這方面有些考慮不周。

另外，有時申請人或專利代理人也會覺得審查員引用的作為“最接近的現有技術”的對比文件1與請求保護的發明在技術領域上差距較大，不適合用來評述發明的創造性。在這種情況下，申請人或專利代理人關于對比文件1的適用性的爭辯意見，卻常常得不到有效的回應。

那么，到底該如何選擇“最接近的現有技術”，以及如何將其應用于“三步法”以幫助評價發明的創造性呢？本文希望在這些方面找到明確的答案。

首先，我們先來看看中國專利制度和歐洲專利制度在這方面有哪些規定。

二、中國專利制度中與“最接近的現有技術”有關的規定

《專利法》第22條規定：“創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步”。對于“突出的實質性特點”和“顯著的進步”，中國《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第2.2節規定“發明有突出的實質性特點，是指對所屬技術領域的技術人員來說，發明相對于現有技術是非顯而易見的”，并且第2.3節規定“發明有顯著的進步，是指發明與現有技術相比能夠產生有益的技術效果”。[1]

由于大多數發明總能取得或多或少的有益效果，因此中國專利實踐對創造性的評價重點落在發明是否具有突出的實質性特點上?！秾＠麑彶橹改稀罚?010版）第二部分第四章第3.2.1.1節給出了“突出的實質性特點”的判斷方法，即實踐中評價創造性的“三步法”，其中的每一步都涉及“最接近的現有技術”。

（一）確定最接近的現有技術

最接近的現有技術，是指現有技術中與要求保護的發明最密切相關的一個技術方案，它是判斷發明是否具有突出的實質性特點的基礎。

（二）確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題

在審查中應當客觀分析并確定發明實際解決的技術問題。為此，首先應當分析要求保護的發明與最接近的現有技術相比有哪些區別特征，然后根據該區別特征所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題。從這個意義上說，發明實際解決的技術問題，是指為獲得更好的技術效果而需對最接近的現有技術進行改進的技術任務。

（三）判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見

在該步驟中，要從最接近的現有技術和發明實際解決的技術問題出發，判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。判斷過程中，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現有技術中是否給出將上述區別特征應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題（即發明實際解決的技術問題）的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術并獲得要求保護的發明。

三、歐洲專利制度中與“最接近的現有技術”有關的規定

《歐洲專利公約》第56條規定：“如果考慮到現有技術，一項發明對于本領域技術人員不是顯而易見的，應認為該發明具有創造性?！盵2]

歐洲專利局認為，出于法律確定性的原因，必須設計一種可以適用于所有情況的法律測試，而不僅僅是問“對于本領域技術人員來說是否顯而易見？”為此，歐洲專利局的上訴委員會開發了一種稱為“問題與解決方案法（problem-and-solution approach）”的審查方法來評價發明的創造性。[3，4]該方法包括三個主要階段：

（一）選擇“最接近的現有技術”

最接近的現有技術是指：一篇單獨的參考文獻，其公開的特征組合構成了最有希望的出發點（starting point），經過顯而易見的發展便可達成發明。

（二）以最接近的現有技術為基礎構建要解決的“客觀技術問題”

在此階段要客觀地確定要解決的技術問題。為此，要研究申請（或專利）、最接近的現有技術以及在要求保護的發明與最接近的現有技術之間的特征（結構或功能）差異（也稱為發明的區別特征），識別該區別特征所帶來的技術效果，進而制定技術問題。

在“問題與解決方案法”的背景下，技術問題意味著修改或調整最接近的現有技術，以提供發明相對于最接近的現有技術具有的技術效果的目的和任務。這樣定義的技術問題通常被稱為“客觀的技術問題”。這樣得出的客觀的技術問題可能不同于申請人在其申請中所給出的“問題”。因為客觀的技術問題基于客觀確定的事實，特別是在審查過程中檢索的“最接近的現有技術”中出現了不同于申請人在提交申請時所意識到的現有技術的事實。

（三）從最接近的現有技術和客觀技術問題出發，考慮所屬領域的技術人員是否會認為所主張的發明是顯而易見的

在此階段，要回答的問題是，整個現有技術中是否有任何教導會（不是簡單地“可能”，而是“會”）促使本領域技術人員在面對客觀的技術問題時修改或調整最接近的現有技術，從而得到發明請求保護的技術方案。

從中國專利制度和歐洲專利制度的上述規定中可以看出，為了在現有技術中評價發明是否具有創造性，兩種專利制度都需要以“最接近的現有技術”為基礎并且圍繞“最接近的現有技術”來進行邏輯演繹。更具體地，除了“最接近的現有技術”可以用來確定發明具有的區別特征以外，發明實際解決的技術問題其實就是“最接近的現有技術”客觀存在的問題，而且發明是否顯而易見也取決于“最接近的現有技術”是否能夠朝著發明的方向進行改進。

此外，我們也發現中國專利制度與歐洲專利制度關于“最接近的現有技術”的定義還是有所差別的。中國的“最接近的現有技術”要求與發明最密切相關；而歐洲的“最接近的現有技術”則代表實現發明的最有前途的跳板。差別在于，如果“最接近的現有技術”客觀上不存在發明實際上要解決的技術問題，那么該“最接近的現有技術”并不適合作為最有前途的跳板來評價發明。根據歐洲上訴委員會的判例法（EPO Case Law），僅僅由于產品構成的相似性，一份現有技術文件不能成為與發明最接近的現有技術；其必須描述該現有技術文件對于發明的期望用途的適用性。因此，最接近的現有技術應是最適合發明所要求保護的目的，而不是表面上顯示與該發明的結構相似性。理想情況下，這個目的或目標應該是現有技術文件中已經提到的一個值得實現的目標，以便從盡可能接近發明人遇到的情況開始評價過程。在確定最接近的現有技術時，不應脫離權利要求定義的技術方案而主觀選擇申請說明書中描述的任意目的作為發明的目的。相反，應當清楚，就整個申請而言所要求保護的發明將要實現什么目的。下面我們就來看看如何確定“最接近的現有技術”。

四、確定“最接近的現有技術”

《專利審查指南》（2010版）做出普適性的規定，最接近的現有技術是指現有技術中與要求保護的發明最密切相關的一個技術方案，它既可以是“與要求保護的發明技術領域相同，所要解決的技術問題、技術效果或者用途最接近和／或公開了發明的技術特征最多的現有技術”；也可以是“與要求保護的發明技術領域不同，但能夠實現發明的功能，并且公開發明的技術特征最多的現有技術”。

《審查操作規程.實質審查分冊》第4章第1.1節給出了更具體的指導：在確定最接近的現有技術時，可以從其所屬技術領域、解決的技術問題、技術效果或者用途和公開的技術特征四個方面考慮。[5]通常按照如下順序考慮并選擇最接近的現有技術：

（1）優先考慮技術領域相同或相近的現有技術；技術領域相同或相近時，優先考慮所要解決的技術問題、技術效果或用途最接近的現有技術，其次考慮公開了的發明的技術特征最多的現有技術。

（2）無相同或相近技術領域的現有技術時，可以考慮選擇與要求保護的發明技術領域不同，但能夠實現發明的功能，并且公開發明的技術特征最多的現有技術作為最接近的現有技術。在實際確定最接近的現有技術時，除考慮獨立權利要求外，還可以考慮對比文件中公開的發明從屬權利要求技術特征的多少，以便于對從屬權利要求的創造性進行評價。

（一）案例1

發明要求保護一種竹制切菜板，其特征在于該菜板由長條竹片通過膠粘合形成竹排，橫向排列的竹排和縱向排列的竹排交錯疊在一起，經膠粘壓合形成多層竹板構成。

對比文件1公開了一種竹地板，由上中下三層竹片拼板涂膠熱壓成形，其上層和下層竹片排列方向一致，而中層竹片排列方向與上下層垂直。該橫拼中層能夠解決竹地板彎曲變形的難題。

對比文件2公開了一種竹木切菜板……

【案例分析】對比文件2的現有技術與發明均涉及竹制切菜板，與該案例技術領域相同，對比文件1公開的竹地板與發明的技術領域不同。雖然對比文件1的現有技術公開了發明更多的技術特征，但通常優先選擇技術領域與該發明相同的對比文件2作為最接近的現有技術，這將更有利于評述發明的創造性。

在這方面，《歐洲專利局審查指南》第G部分第VII章第5.1節指出：在選擇最接近的現有技術時，首先考慮的是它應當針對與發明類似的目的或效果，或者至少屬于與要求保護的發明相同或緊密相關的技術領域。實際上，最接近的現有技術通常對應于類似用途并且需要最少的結構和功能修改就能實現要求保護的發明。

另外，歐洲上訴委員會的案例法在相關章節認為：用于評價創造性的“最接近的現有技術”通常是這樣的現有技術文件，其公開了構思相同的主題，旨在實現與要求保護的發明相同的目的或效果，并共同擁有最相關的技術特征，即需要最少的結構修改。

選擇最有希望的出發點的另一個標準是技術問題的相似性，或至少涉及與發明相同或緊密相關的技術領域。這種“技術問題”可以是發明中已經提到的問題。一份現有技術文件如果不涉及專利說明書提到的技術問題，那么通常不能作為最接近的現有技術來評價創造性，即使該文件可能與請求保護的發明共同擁有許多技術特征。

顯然，歐洲并不推薦使用與要求保護的發明技術領域不同的現有技術作為最有希望的出發點。這點與中國的審查實踐有著鮮明的不同。下面，筆者希望通過實際案例來分析技術領域不同的現有技術是否適合作為“最接近的現有技術”。

（二）案例2

該發明涉及用于氣體采樣系統的可替換過濾器。在說明書的背景技術部分和具體實施方式部分都表明該發明主要應用于呼吸氣體監測?，F有技術存在的技術問題為：許多多參數醫學監測儀器具有數個互相緊密接近的插入式模塊，或者緊湊的一組傳感器連接器。在這種情況下，放置外部過濾器所需要的額外空間造成重大問題。另一方面，將過濾器放置在測量裝置內部造成了儀器用戶在需要時不能改變過濾器的問題，其結果是，測量裝置必須退出服務以用于替換過濾器的維護。

權利要求1為一種氣體采樣裝置，包括：過濾器插座、過濾器主體，過濾器主體被配置為能被移除地插入所述過濾器插座中，以便共形地適配在所述過濾器插座內；

其中，所述過濾器主體的特征在于具有配件插座以及過濾器，所述配件插座與所述過濾器主體的第一末端一體并且能夠可移除地連接到配件連接器以接收氣體供應，所述過濾器被配置為對所述氣體供應進行過濾以通過所述過濾器主體的與所述第一末端相對的第二末端將經過過濾的氣體樣品提供給所述過濾器插座；

其中，所述過濾器主體還被配置為使得在所述過濾器主體被完全插入所述過濾器插座中時僅所述配件插座從所述過濾器插座突起（如圖1所示）。

圖1 案例2氣體采樣裝置的截面圖

圖1 所示為案例2氣體采樣裝置的截面圖，其結構包括具有一體配件插座的過濾器主體以及傳感器。

審查員引用的作為“最接近的現有技術”的對比文件1涉及一種氣態污染物連續監測通用直接抽取式探頭（如圖2所示），其應用于固定污染源連續排放監測系統的直接抽取排放源氣體子系統，并且旨在克服過濾器阻塞、清洗困難、使用周期短、氣路阻力大、拆卸安裝不方便等問題。

顯然，對比文件1的技術領域（“氣態污染物連續監測”）與發明的技術領域（“呼吸氣體監測”）差距較大，而且既不能實現發明的目的，也不能解決相似的技術問題。因而，對比文件1并不適合作為“最接近的現有技術”。

綜上所述，在選擇最接近的現有技術時，優先考慮所要解決的技術問題、技術效果或用途最接近的現有技術，并且公開了發明的技術特征最多的現有技術，或者至少涉及與專利相同或緊密相關的技術領域。只有在相同或相近的技術領域內找不到相關的現有技術時，才允許考慮與專利技術領域不同的現有技術。但是，在這種情況下，選擇的現有技術必須能夠實現發明的功能。或許，在與發明不同的技術領域內選擇的“最接近的現有技術”主要適合于評價轉用發明或已知產品的新用途發明。

圖2 直接抽取式探頭的結構示意圖

返回到上述案例，在“呼吸氣體監測”領域內并不是找不到與專利相關的現有技術。況且，即使審查員選擇對比文件1作為“最接近的現有技術”，該對比文件1也不能實現“呼吸氣體監測”的功能。因此，無論如何，上述對比文件1都不適合作為“最接近的現有技術”來評述該發明的創造性。

現有技術是在申請日以前公眾能夠得知的技術內容。從現有技術中如何選擇“最接近的現有技術”作為最有希望的出發點對于創造性評價至關重要。事實上，并不是任何現有技術都可以作為“最接近的現有技術”來評價發明的創造性。另一方面，在現有技術中從不同的出發點評價發明的創造性有可能會得出截然不同的結論。圖3所示是現有技術與發明之間的關系圖。

如圖3所示，現有技術中對比文件與發明的距離遠近代表著對比文件與發明共同擁有的相同或相似技術特征的多少。因而，對比文件D可能具有更多的與發明相關的技術特征。但是，如果對比文件D與發明之間存在著不可逾越的障礙（例如，較大的技術鴻溝或物理結構的限制），那么該對比文件可能并不適合充當“最接近的現有技術”。這是因為一旦審查員引用一篇對比文件作為最接近的現有技術，就代表審查員認為該對比文件可以用來駁斥發明的創造性。相反，從圖3看，對比文件B可能更適合作為“最接近的現有技術”來評價發明的創造性。實際上，如果選擇擁有更多與發明相關的技術特征的對比文件D，那么由于其與發明之間存在著不可逾越的障礙，結論可能是發明相對于對比文件D具備創造性。

圖3 現有技術與發明之間的關系圖

五、“最接近的現有技術”在創造性評價中的具體應用

如上所述，不論使用“三步法”，還是使用“問題與解決方案法”來評價發明是否具有創造性，都需要以“最接近的現有技術”為基礎并且圍繞“最接近的現有技術”來進行邏輯演繹。

一旦選擇了“最接近的現有技術”并據此確定出發明的區別技術特征，在第二階段，發明實際解決的“（客觀）技術問題”包括修改或調整最接近的現有技術的原因和任務，以提供發明相對于最接近的現有技術提供的技術效果。（客觀）技術問題基于客觀確定的事實，特別是在審查過程中揭示的現有技術中出現的事實。因此，除了研究發明與區別技術特征以外，還要研究最接近的現有技術，以判斷具有區別技術特征的發明相對于最接近的現有技術到底提供了什么樣的技術效果，而不是僅僅討論區別技術特征本身可以解決哪些技術問題或者發明可以實現的任何技術效果。

回到上面的案例2，審查員認可發明的區別技術特征在于：“過濾器主體被配置為能被移除地插入過濾器插座以便共形地適配在過濾器插座內，并且在過濾器主體被完全插入過濾器插座中時僅配件插座從過濾器插座突起”；并據此認為，發明實際要解決的技術問題是“采用何種固定方式將過濾器主體固定在過濾器插座中以方便過濾器主體的拆卸更換”。

顯然，審查員定義的技術問題已經給出了從過濾器主體的固定方式入手來改進過濾器拆卸更換的指示。因而，該問題更局限于區別特征本身固有的功能或效果，這顯然不符合創造性的整體評價原則。

事實上，該發明的過濾器插座與作為“插頭”的過濾器主體之間只有兩種位置關系，即：（1）過濾器主體被從過濾器插座中拔出；（2）過濾器主體被完全插入過濾器插座。過濾器主體能夠被完全插入過濾器插座的原因在于過濾器主體能夠共形地適配在過濾器插座內。過濾器主體完全插入過濾器插座意指過濾器主體的遠端能夠與過濾器插座內的底部表面相接觸。而且，在過濾器主體被完全插入過濾器插座中時僅配件插座從過濾器插座突起。相反，對比文件1的過濾器總成并不能充當插頭并且過濾器箱并不能充當插座，因為過濾器總成不能與過濾器箱共形適配。此外，過濾器總成是被安裝在過濾器箱內而并不是被插入過濾器箱。因此，過濾器總成的任何部分都不會與過濾器箱內的“底部”（例如，過濾器箱蓋）相接觸。

借助于上述區別，該發明的技術效果在于：能夠在不需要除氣體采樣系統的樣本線路配件連接器所需要空間之外的額外的外部空間的情況下更換氣體采樣系統的過濾器。因此，即使對比文件1可以用來評價發明的創造性，基于上述所有區別特征在整個技術方案中所起的技術效果，發明要實際解決的技術問題可以被定義為提供一種便于用戶在需要時更換過濾器的氣體采樣裝置。

客觀上，評價創造性的困難源于這樣的事實，即所確定的區別特征與所獲得的相應結果（技術效果）在審查時是已知的。因此，所確定的（客觀）技術問題一定不能包含技術解決方案的指示。

在“三步法”或“問題與解決方案法”的第三階段：要求考察整個現有技術中是否存在這樣的教導，其不僅可能，而且會促使本領域技術人員面對客觀的技術問題，修改或調整最接近的現有技術，同時考慮到該教導，得到發明的區別技術特征，從而實現發明所實現的目標。

就案例2而言，由于當過濾器主體被完全插入過濾器插座時配件插座從過濾器插座突出，這便于用戶抓住配件插座，然后將過濾器主體從過濾器插座中拔出，進而有助于進行過濾器更換的后續處理。相反，對比文件1完全以不同的方式更換過濾器總成內部的濾芯。具體地，濾芯5與端蓋7同軸連接，然后端蓋7以螺紋方式旋入過濾器筒體6。因此，只要打開過濾器箱蓋9并將端蓋7以螺紋方式旋出，就能更換濾芯5。因此，對比文件1給出了一種與發明截然不同的更換過濾器（濾芯）的教導。這是因為對比文件1涉及一種氣態污染物連續監測通用直接抽取式探頭，該發明主要應用于具有彼此緊密接近的數個插入式模塊或者緊湊的一組傳感器連接器的多參數醫學監視儀器。況且，對比文件1的方案只要打開過濾器箱蓋9就能更換過濾器，這也是在對比文件1的構造中最合理的過濾器更換方式。因而，本領域技術人員根本沒有動機徹底改變對比文件1的構造和配置并采用截然不同的方式來更換過濾器（濾芯）。

因此，縱觀整個“三步法”或“問題與解決方案法”，上述對比文件1都不適合作為“最接近的現有技術”來評價發明的創造性。

六、結 語

明晰最接近現有技術的確定標準，對于創造性評價具有積極的指導意義。作為創造性評判的基礎，最接近現有技術的確定屬于“以三性為主線的全面審查”中不可或缺的內容，直接影響著創造性評述的思路和結論。在海量的現有技術中進行檢索時，一旦發現其中某篇現有技術公開了涉及專利申請發明點的關鍵技術手段時，就直接將其確定為最接近的現有技術；然而，如果該現有技術存在發明所關注的技術問題有待解決，以及該技術手段在現有技術中解決的技術問題與其在專利申請中是否相關等問題被遮蓋起來，這就為審查結論的偏差留下隱患。規范最接近現有技術的確定標準及其在“三步法”中的應用，能有效地避免上述問題的發生，提高創造性評判的合理性與說服力。

另一方面，應當允許申請人或代理人對于最接近的現有技術提出不同的看法，借由技術領域、技術問題、發明構思及相應的技術手段等方面，或者直接利用不同的最接近現有技術提出爭辯，從而證明發明具有創造性。