改進動機對公知常識使用的影響

左鳳茹 陳存敬

在行政審查、司法審判中，權利要求是否具備創造性經常成為爭議的焦點，而在運用三步法判斷創造性的過程中，第三步需要判斷現有技術是否給出技術啟示會使本領域的技術人員得到權利要求請求保護的技術方案，尤其是在該步驟中引用公知常識的情況下，第三步是三個步驟中主觀因素介入最多且對判斷結論影響最大的一個步驟，也是審查員、專利申請人（或專利權人）、無效請求人、專利代理人以及法官等相關從業者最容易產生爭議的一個步驟。那么，是什么原因導致產生爭議，如何正確適用“三步法”，尤其是如何做好第三步的判斷才能盡可能減少主觀因素對創造性結論的影響呢？

一、相關規定及爭議熱點

《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第3.2.1.1節關于創造性的判斷方法中，對第三步在判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見時，列出了認為現有技術中存在技術啟示的三種情形。

雖然審查員、法官和專利申請人（或專利權人）、無效請求人或者其代理人等相關從業人員都依據上述規定判斷現有技術是否存在技術啟示獲得要求保護的發明，但經常會得到不同的結論，雙方爭議的焦點也經常集中于第（i）種情形，即是否正確使用了本領域的公知常識。而且，即便是有相關的書面證據可以證明區別特征屬于本領域的公知常識，也有可能得出完全相反的結論。那么，在判斷由最接近的現有技術是否存在技術啟示得到本申請的過程中是由于什么因素對引用公知常識產生了影響，進一步導致了不同的創造性判斷結論呢？下面通過兩個案例來分析一下導致不同結論的原因。

二、具體案件中引用公知常識判斷創造性時產生的爭議

（一）案例1

某專利申請請求保護一種改裝車，其所要解決的技術問題是：安裝在消防車尾部的現有器材箱受到底盤車架的限制，其結構為左右兩側低、中間高，無形中縮小了器材箱容積，制約了消防部隊的救援效率。為了解決上述技術問題，該專利申請中采用的技術手段是將底盤車架劃分為三個部分，前高后底，中間的車架用于連接前、后兩個車架，具體結構如圖1所示。

圖1 涉案專利申請改裝車及其底盤車架示意圖

針對該專利申請，審查員檢索到對比文件1，其公開了一種公路貨物運輸卡車，由于內燃機固定在車輛底盤車架的中后部，將車廂固定在高低兩個水平面車架上方，從而獲得了傳動距離短、裝貨體積大的技術效果，具體結構如圖2和圖3所示。

圖2 涉案對比文件1公開的公路貨物運輸卡車示意圖

圖3 涉案對比文件1公開的公路貨物運輸卡車車架示意圖

通過對比可知，涉案專利申請與對比文件1的主要區別在于，涉案專利申請中“所述第二車架4位于第一車架19后側下方，并且位于后車輪的后側”，而對比文件1中第二車架位于第一車架后側上方。申請人和審查員之間的爭議焦點則在于“所述第二車架4位于第一車架19后側下方”是否是本領域技術人員的常規選擇，并進而影響權利要求1的創造性。

申請人認為，對比文件1發動機中置和支撐發動機的車架高于支撐上裝設備的車架的卡車底盤技術都是通用技術，該申請支撐上裝設備的車架所采用的前高后低的方式既未在對比文件1或者其他現有技術文件中公開，也沒有證據表明這種設置方式是本領域的公知常識，而且采用這種設置方式克服了如對比文件1中所公開的現有通用技術的技術偏見，因此現有技術不存在顯而易見地得到權利要求1技術方案的啟示，權利要求1具備創造性。

而審查員則認為，本領域的技術人員根據對比文件1公開的技術方案經過簡單變化、合理布局即可得到該申請的權利要求1，因此現有技術存在顯而易見地得到權利要求1技術方案的技術啟示，權利要求1不具備創造性。

通過這個案例可以看出，雙方的爭議在于：申請人認為區別特征不是本領域的公知常識，而審查員認為在對比文件1所公開技術方案的基礎上僅需要經過簡單變化、合理布局即可得出權利要求1的技術方案。正是由于這個爭議導致雙方產生不同的創造性判斷結論。

在這個案例中所反映出來的問題代表了引用公知常識判斷創造性實務中經常遇到的一種爭議，即對比文件所公開的內容與涉案專利申請并不完全相同，而且缺乏《專利審查指南》（2010版）關于公知常識的證據來證明區別特征是公知常識。在這種情況下是否能得出權利要求請求保護的技術方案具備創造性？如果不可以，本領域的技術人員是如何從最接近的現有技術顯而易見地得到涉案專利申請的？

（二）案例2

某專利申請請求保護一種外轉子壓縮機，其所要解決的技術問題是：應用“倒U形”外轉子電機的外轉子式壓縮機的引出插座的結構和與其配合引出插頭會占用較多的軸向空間，從而這種設置對于壓縮機的整體結構的緊湊性是不利的，同時采用該引出插座結構時電機的軸向高度會上升，而且對于減小轉子運行時的偏擺及偏擺引起的振動和噪聲也是不利的。為了解決該技術問題，該申請所采用的技術手段是對引出插座的引出插頭的布置進行設計，使得第二插口和第一插口之間的連線、與所述第二插口與所述第三插口之間的連線的夾角α滿足90°＜α≤180°，從而降低插座壓縮機軸向上的長度，使得壓縮機整體結構更加緊湊，減小電機軸向長度，從而減少轉子運行時產生的振動和噪聲。關于該申請中外轉子壓縮機的結構中各部件的具體位置如圖4所示，關于該外轉子壓縮機中引出插座中各引出插頭布置的設計如圖5所示。

圖4 涉案專利申請外轉子壓縮機示意圖

圖5 涉案專利申請外轉子壓縮機引出插座的插口布置示意圖

針對該專利申請，審查員檢索到對比文件1，其公開了一種內轉子壓縮機，其中用于給定子供電的引出插座也位于電機下方的壓縮機殼體側壁上。關于該對比文件1公開的內轉子壓縮機的結構如圖6所示，其上引出插座的導線柱布置如圖7所示。

圖6 涉案對比文件1內轉子壓縮機結構示意圖

圖7 涉案對比文件1內轉子壓縮機引出插座上導線柱布置示意圖

通過對比可知，涉案專利申請相對于對比文件1的主要區別在于兩個方面，一方面，涉案專利申請是外轉子電機，而對比文件1是內轉子電機；另一方面涉案專利申請中引出插座的引出插頭具體布置為“所述第二插口和所述第一插口之間的連線、與所述第二插口與所述第三插口之間的連線的夾角α滿足90°＜α≤180°”，而對比文件1中導線柱的布置基本上為插座上各插口連線之間的夾角為銳角，基本上形成等邊三角形。此外，審查員還找到了公知常識性證據1，其中披露了“意大利的三個插座孔之間連線的夾角為180°”和“瑞士的三個插座孔之間連線的夾角α滿足90°＜α＜180°”。

審查員認為：對比文件1中的內轉子壓縮機和該申請中的外轉子壓縮機均是常見的壓縮機，對比文件1已經明確公開了與該申請相同的插座設置位置，其和該申請相同的插座設置位置存在相同的整體高度影響電機軸向高度的問題，而且公知常識性證據1已經表明各插座孔連線夾角“α=180°”和“90°＜α＜180°”是本領域的公知常識，因此，涉案專利申請權利要求1不具備創造性。

申請人認為：對比文件1中的內轉子式壓縮機引出線穿過部件少，對插座位置要求不高，其所要解決的技術問題是密封轉換引出線機構制造和泄露問題，而涉案專利申請“倒U形”外轉子電機的壓縮機引出插座的結構和引出插頭會占用較多的軸向空間；對比文件1中各插座孔連線夾角為銳角（基本為60°）的情況下并未給出改變其角度的技術啟示，因此即便公知常識性證據1中披露了意大利、瑞士基于其行業標準存在各插座孔連線夾角“α=180°”和“90°＜α＜180°”的設置，本領域的技術人員也不會將其應用于對比文件1中，因此，涉案專利申請權利要求1具備創造性。

從以上案情分析可以看出，雙方的爭議在于：在已經有證據表明上述區別特征之一是本領域公知常識的情況下，本領域的技術人員是否能夠得到將該公知常識應用于對比文件1得出權利要求1的技術方案的技術啟示。正是由于這個爭議導致雙方產生不同的創造性結論。

在這個案例中所反映出來的問題代表了創造性判斷實務中經常遇到的另一種爭議，即多個區別特征分別都是本領域的公知常識，在這種情況下是否能得出涉案專利申請不具備創造性的結論。

實際上，這兩個案例中都涉及到了在判斷權利要求相對于現有技術對本領域的技術人員來說是否顯而易見的過程中引用本領域的公知常識，那么是什么原因導致產生了不同的創造性結論呢？

三、引用公知常識判斷創造性出現爭議的原因分析

首先，由于上述兩個案例都涉及到結合本領域的公知常識的問題，需要對結合存在技術啟示的情形（i）中的規定進行分析。雖然其中僅以列舉的方式對屬于本領域的公知常識進行了解釋，但是，不管是本領域中的慣用手段，還是教科書或者工具書等中披露的技術手段，該技術手段都應該是用于解決該重新確定的技術問題，因此，在引用公知常識判斷創造性的過程中，不能僅考察該區別特征是否是本領域的慣用手段或被教科書或工具書等披露，還應該考察該區別特征在本領域解決何種技術問題或教科書或者工具書等中披露該技術手段解決何種技術問題，也就是說，與技術手段相對應解決的技術問題是影響引用公知常識是否恰當的因素之一。

其次，由于《專利審查指南》（2010版）中規定現有技術存在技術啟示的三種情形實際上出現在應用“三步法”判斷創造性過程中的第三步，即判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見，因此，還應該對這一步驟所規定的要求進行研究。《專利審查指南》（2010版）在這一步驟中首先規定的是：判斷過程中，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現有技術中是否給出將上述區別特征應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題（即發明實際解決的技術問題）的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術并獲得要求保護的發明。因此，這是“三步法”中第三步判斷的本質，而上述存在技術啟示的三種情形是在該本質判斷中的具體表現形式。由該判斷的本質可以看出，不管是認為區別特征是本領域的公知常識，還是認為區別特征被現有技術對比文件公開，都應當考察現有技術中是否存在會促使本領域的技術人員在面對本申請實際解決的技術問題時有動機改進最接近的現有技術從而獲得要求保護的發明的技術啟示。其中，“本領域的技術人員”、“本申請實際解決的技術問題”、“促使……有動機改進”是判斷“技術啟示”的幾個關鍵因素，由于創造性判斷的主體是“本領域的技術人員”，而且“三步法”中的第二步明確要求確定“本申請實際解決的技術問題”，因此這兩個因素大多數情況下能夠得到重視，但是“促使……有動機改進”是經常被忽略的因素，這也是為什么基于同樣的最接近的現有技術對比文件，不同的人得到不同的創造性結論。

具體到上述案例1，若要判斷權利要求1相對于對比文件1是否具備創造性，就要判斷本領域的技術人員由對比文件1中前低后高的車架結構是否顯而易見地得到權利要求1中前高、后車輪后方低的車架結構，也就是要確定現有技術中是否給出了將后車輪后方的車架降低的結構應用到對比文件1中以解決其存在的技術問題的啟示，這種啟示會促使本領域的技術人員在面對發明實際解決的技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術對比文件1獲得涉案專利申請的權利要求1。首先要關注的是涉案專利申請實際解決的技術問題，根據涉案專利申請與對比文件1的區別特征“所述第二車架4位于第一車架19后側下方，并且位于后車輪的后側”可以確定，其實際解決的技術問題是進一步擴大貨物箱容積，這既是涉案專利申請所要解決的技術問題，也是對比文件1所要解決的技術問題，同時也是本領域的普遍追求。而且，最接近的現有技術對比文件1中已經公開在內燃機后置的情況下采用兩個水平面臺階式梯形卡車底盤車架，且由于未安置內燃機的前側車架為低水平面車架，其降低了車架與地面的高度，降低了車廂內部貨物的重心，提高了裝貨體積。因此，對比文件1給出了通過降低下方不設置內燃機的車架水平面以充分提高上裝設備容積的技術啟示。在對比文件1所公開內容和技術啟示的基礎上，對于本領域的技術人員來說，在面對進一步提高貨物箱容積的普遍追求時，對比文件1給出的技術啟示會促使本領域的技術人員尋找車架下方無其他裝置的部分，以便于降低該部分車架來擴大貨物箱容積。一般來說，車輪后方是比較空閑的位置，這是本領域的技術人員都知曉的普通技術知識。因此，本領域的技術人員為了進一步增加貨物箱的裝貨體積會將車架下方比較空閑的車輪后方位置的車架水平面降低，從而能夠獲得涉案專利申請。

具體到上述案例2，若要判斷涉案專利申請相對于對比文件1是否具備創造性，就是要判斷本領域的技術人員由對比文件1中的引出插座的引出插口連線之間為銳角的內轉子壓縮機，是否顯而易見地得到權利要求1中引出插座的引出插口連線之間為鈍角或平角的外轉子壓縮機，也就是要確定現有技術中是否給出了將公知常識性證據1中插座的插口連線之間的夾角為鈍角或平角的布置應用到對比文件1中以解決其存在的技術問題的啟示，這種啟示會促使本領域的技術人員在面對發明實際解決的技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術對比文件1獲得涉案專利申請。首先要關注的是涉案專利申請實際解決的技術問題，根據涉案專利申請與對比文件1的區別特征：外轉子電機以及引出插座的引出插頭具體布置為“所述第二插口和所述第一插口之間的連線、與所述第二插口與所述第三插口之間的連線的夾角α滿足90°＜α≤180°”，可以確定涉案專利申請實際解決的技術問題是外轉子壓縮機中引出插座造成的軸向長度過長而導致的壓縮機結構不緊湊以及軸振動和噪音問題。但是，對比文件1中公開的內轉子壓縮機，其定子在轉子外側，與定子直接電連接的引出插座對軸向空間要求不高，同時由于不存在外部支撐架而可以將引出插座設置在壓縮機外殼的任何位置，因此并不存在由于外轉子壓縮機對引出插座空間需求導致的結構不緊湊、軸振動和噪音問題；公知常識性證據1中所公開的插座插口連線之間夾角的布置一般是基于本國的設計標準，其也并未披露這種布置可以解決何種技術問題；因此，本領域的技術人員在對比文件1的基礎上并不能從公知常識性證據1獲得改進的動機，也就不能得到涉案專利申請權利要求1的技術方案。

四、從創造性立法目的、概念和審查原則看顯而易見性判斷

（一）從創造性立法目的及其概念看顯而易見性判斷

我國《專利法》第1條即指明了其立法宗旨：“為了保護專利權人的合法權益，鼓勵發明創造，推動發明創造的應用，提高創新能力，促進科學技術進步和經濟社會發展，制定本法。”這一條體現了專利制度不僅要充分維護專利權人的合法權益，也要充分顧及社會和公眾的合法利益，需要在兩者之間實現一種合理的平衡。①尹新天著.專利法詳解 [M].北京：知識產權出版社，2011：10～11。而這種對專利權人合法利益、社會和公眾的合法利益的平衡則體現在合理界定專利權保護的界限。

我國《專利法》第22條則規定了授予專利權的實質性要件，從而對應該給予專利權保護的界限劃定了合理的范圍。各國的專利法對授予專利權的實質性要件都做出了不僅具備新穎性、而且具備創造性的規定。因為如果給一個雖然前所未有但所屬領域的技術人員根據現有技術能夠很容易地想到的技術方案授予專利權，那么就會對公眾正常的生產經營活動產生不適當的限制和干擾，這是有違《專利法》“提高創新能力，促進科學技術進步和經濟社會發展”的立法宗旨的。這也就能夠理解《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第2.2節在對創造性的概念進行內涵解釋時所做的規定，“如果發明是所屬技術領域的技術人員在現有技術的基礎上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，則該發明是顯而易見的，也就不具備突出的實質性特點。”本文案例1所體現的創造性判斷過程實質上就是在該內涵解釋的框架內所進行的判斷，其中不僅僅涉及對比文件1的公開的內容或本領域技術人員所知曉的普通技術知識（“底盤車架下方車輪后方一般是比較空閑的位置”），而且涉及到在對比文件1的技術啟示下本領域的技術人員合乎邏輯的分析、推理過程，“合乎邏輯的分析、推理能力”是具有一般教育背景的人即具有的能力，在具體的技術領域顯然也應該是本領域的技術人員在具體的技術背景下應該具有的能力。如果忽略這一能力而僅僅因為區別特征不是本領域的公知常識就認為涉案專利申請具備創造性，顯然有違創造性的立法目的，也違背了專利法的立法宗旨。

通過以上分析可以看出，本文關于案例1充分考慮“促使……有動機改進”的因素來判斷顯而易見性的過程是符合創造性的立法目的的，也是在創造性概念的內涵解釋范圍之內進行的，因此，其最終得出的結論與依照創造性概念所作出的判斷也是一致的。

（二）從創造性的審查原則看顯而易見性判斷

《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第3.1節關于創造性的審查原則也指出，“在評價發明是否具備創造性時，審查員不僅要考慮發明的技術方案本身，而且還要考慮發明所屬技術領域、所解決的技術問題和所產生的技術效果，將發明作為一個整體看待。”由于“三步法”是具體的審查方法，因此，具體適用“三步法”判斷創造性的過程應當符合該審查原則。

從具體的審查原則來看上述案例1，涉案專利申請和對比文件1都涉及廂式貨車改造的技術領域，所要解決的技術問題和能夠解決的問題都是擴大貨物箱的容積，對于解決上述技術問題來說起到關鍵作用的技術手段都是在底盤車架下方未放置零部件的位置降低底盤車架的水平面，所達到的效果都是充分利用了底盤車架下方的閑置空間，達到了提高貨物箱容積的技術效果。因此，從創造性審查原則的角度上來講，對比文件1和涉案專利申請屬于相同的技術領域，所要解決的技術問題相近，為解決其所要解決的技術問題采用的技術手段相近，達到的技術效果相近，因此涉案專利申請不具備創造性。

從具體的審查原則來看上述案例2，涉案專利申請涉及外轉子壓縮機，對比文件1涉及內轉子壓縮機，這導致在對比文件1中不存在涉案專利申請所要解決的技術問題，其所要解決的技術問題是密封轉換引出線機構制造和泄露問題。也由于對比文件1中不存在涉案專利申請中所述外轉子壓縮機所要求的插座軸向空間問題，因此其所采用的技術手段是將引出插座的各插口連線夾角均布置為常規的銳角，這也適用于壓縮機這種壓力容器上開孔的要求，從而達到引出線機構盡可能不影響壓縮機容器的耐壓性能的技術效果。因此，從創造性審查原則的角度上來講，對比文件1完全沒有涉及涉案專利申請所要解決的技術問題以及解決該問題采用的技術手段，它們是兩種完全不同的思路；同時公知常識性證據1也沒有披露涉案專利申請所要解決的技術問題，其披露的技術手段與涉案專利申請所要解決的技術問題之間沒有相關性。因此，涉案專利申請相對于對比文件1和公知常識性證據1中披露的技術內容具備創造性。

通過以上分析可以看出，在適用“三步法”并在第三步顯而易見性判斷過程中充分考慮“促使……有動機改進”的因素，實際上是將發明作為一個整體看待，充分注意了技術問題與技術手段之間的關聯性，是符合創造性審查原則的，最終得出的結論與在創造性審查原則下所作的考量也是一致的。

五、結 語

通過以上對實務中適用《專利審查指南》（2010版）中給出的“三步法”判斷發明是否具有創造性的過程，在第三步引用公知常識進行顯而易見性判斷上產生爭議原因的分析，結合創造性立法的目的及其概念、審查原則的考量，可以得出如下結論：

（1）引用公知常識判斷現有技術是否存在技術啟示時，不能僅考慮該區別特征是否是本領域的慣用手段或被教科書或工具書等披露的技術手段，還應該考察該區別特征作為本領域慣用手段時所解決的技術問題或教科書或者工具書等中披露的技術手段所解決的技術問題。只有充分注意了技術問題與技術手段之間的關系，才能使得創造性判斷過程和結果符合創造性的審查原則。

（2）“三步法”是判斷發明是否具有突出的實質性特點的具體判斷方法，該方法第三步顯而易見性的判斷應該充分考慮“促使……有動機改進”的因素，只有這樣才使創造性的具體判斷過程位于“突出的實質性特點”的概念部分所作的本質性解釋和創造性“審查原則”的原則性指引之下。