“重新確定技術問題”給創造性帶來的影響

袁 逸 錢孟清 周 敏 邵月星

一、引 言

《專利法》第22條第3款規定：“發明的創造性，是指與現有技術相比，該發明有突出的實質性特點和顯著的進步。”其中，發明有突出的實質性特點，是指對所述技術領域的技術人員來說，發明對于現有技術是非顯而易見的。

“三步法”是《專利審查指南》（2010版）中規定的判斷要求保護的發明相對于現有技術是否顯而易見的方法。盡管《專利審查指南》（2010版）沒有排除其他判斷方法的存在性和適用性，但除開拓性發明以外，對于絕大多數發明，審查指南并沒有提供其他判斷非顯而易見性的具體方法。故此，“三步法”被認為是中國專利制度下判斷創造性的“金標準”。

根據《專利審查指南》（2010版）的規定，“三步法”包括以下三個步驟：

（1）確定最接近的現有技術；

（2）確定發明的區別技術特征和發明實際解決的技術問題；

（3）判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。

對于其中的第(2)步，《專利審查指南》（2010版）規定，首先應當分析要求保護的發明與最接近的現有技術相比有哪些區別特征，然后根據該區別特征所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題。從這個意義上說，發明實際解決的技術問題，是指為獲得更好的技術效果而對最接近的現有技術進行改進的技術任務。

《專利審查指南》（2010版）進一步指出，審查過程中，由于審查員所認定的最接近的現有技術可能不同于申請人在說明書中所描述的現有技術，因此，基于最接近的現有技術重新確定的該發明實際解決的技術問題，可能不同于說明書中所描述的技術問題。在這種情況下，應當根據審查員所認定的最接近的現有技術重新確定發明實際解決的技術問題。重新確定的技術問題可能要依據每項發明的具體情況而定。作為一個原則，發明的任何技術效果都可以作為重新確定技術問題的基礎，只要本領域的技術人員從該申請說明書中所記載的內容能夠得知該技術效果即可。

“三步法”給廣大的審查員、發明人和代理人帶來了可操作性很強的創造性判斷手段，因其將創造性判斷這一工作分解成一系列易于執行且環環相扣的子步驟，且其中一些步驟至少一定程度上具有比較客觀且易把握的評價標準，從而在“三步法”的執行過程中的每一個節點處能密切把握創造性判斷的整體走向而不至于偏差過大。

然而，在實踐中，我們發現“三步法”的使用有時也會帶來一些問題,尤以“重新確定技術問題”為甚。以下我們結合案例來對此進行討論。

二、案例介紹

在發明創造的過程中，發明人通常是在特定技術背景中為了獲得更好的技術效果而對現有技術進行改進，由此提出新的技術手段，即區別技術特征。在本文中我們暫且將技術背景稱為“演繹前提”，區別技術手段稱為“有效條件”，將“是否具備創造性”稱為“結論”。一般而言，最接近的現有技術會選取背景技術相同的對比文件，但有時也會出現不同的情況。本文以一件集成電路領域的案例對這一問題進行討論。

該案例中，申請的權利要求請求保護一種多芯片集成電路封裝，包括：

基板；

第一級IC管芯，具有電耦合至所述基板的表面；以及堆疊在所述第一級IC管芯上方的多個第二級IC管芯，所述多個第二級IC管芯各自具有電耦合至所述基板的有效表面，所述多個第二級IC管芯被并排地安排，以使得所述多個第二級IC管芯的所述有效表面基本上被安置在同一平面中，其中所述多個第二級IC管芯包括一第二級IC管芯，該第二級IC管芯具有不同于另一第二級IC管芯的長度和/或寬度。

圖1所示為該申請說明書中提及的現有技術。在圖1的現有技術中，管芯102、104兩者以倒裝芯片方式電耦合至基板108，其中頂部管芯102較大，可能遭受其有效表面110上的各種IC組件間電磁干擾的影響，且易于因翹曲效應導致焊接接合點斷開而發生故障。

圖1 該案例的倒裝芯片結構

為了解決倒裝芯片情況下的上述技術問題，該申請采用的技術手段（如圖2所示）包括：并排的多個的第二級管芯，其有效表面（實際指下表面）基本上在同一平面內，其中第二級管芯的長度/寬度可相互不同。

圖3所示為審查員認定的對比文件1中最接近的現有技術（以下稱為D1）。值得注意的是，D1使用引線鍵合技術，且第二級芯片的有效表面為上表面；但D1中從未提及第二級管芯的數量、尺寸和布局與電磁干擾和翹曲效應有任何關系。

圖2 該案例解決易發問題的手段

圖3 對比文件D1所示技術結構圖

在此情況下，為了區別于D1，申請人在該申請的獨立權利要求1中加入了以下技術特征：

其中所述多個第二級IC管芯的所述有效表面面對所述基板。

審查員將該技術特征認定為區別技術特征，但審查員認為，引線鍵合技術（D1）和倒裝芯片技術（本申請）都是成熟的技術，本領域技術人員可以自由選擇封裝技術。由此，審查員得出結論是權利要求1的技術方案是顯而易見的。另外，在對從屬權利要求的評價中，審查員進一步引用了如圖4中所示的對比文件 2（D2）。

圖4 對比文件D2結構圖

三、案例討論

該申請旨在解決的技術問題是當堆疊在第一級管芯上的第二級管芯以倒裝芯片方式耦合至基板時，由于第二級管芯較大而可能遭受的其有效表面（即下表面）上的各種IC組件間電磁干擾的影響，以及易于因翹曲效應導致焊接接合點斷開而發生故障等問題。由此可見，第二級管芯以倒裝芯片方式安裝實際上是該技術問題的設定背景（即演繹前提），而非解決該技術問題的手段（即有效條件）。在此意義上，D2包含了與該申請相同的設定背景（即演繹前提相同），而D1卻不然（即演繹前提不同）。

為便于討論起見，假使該申請權利要求1涉及〔設定背景A，手段X〕；D1涉及〔設定背景B，手段X〕；而D2則涉及〔設定背景A，手段Y〕。

當以D1為最接近的現有技術時，得出的區別特征取決于設定背景A與設定背景B之間的差別（簡稱為設定背景A-設定背景B）。根據“三步法”，該發明實際解決的技術問題將根據該區別技術特征（即，設定背景A-設定背景B）來確定。然而，由于設定背景A和設定背景B本質上均為現有技術，很容易得到該發明實際解決的技術問題無非是用一種現有技術（即設定背景B）來替換另一種現有技術（即設定背景A）。根據“三步法”的第(3)步，從最接近的現有技術（D1）和該發明實際解決的技術問題出發，通常將很容易判斷該發明為顯而易見。

換一種思路，考慮D2作為最接近的現有技術，則得出的區別特征就變為取決于手段X與手段Y之間的差別（簡稱為手段X-手段Y）。根據“三步法”，該發明實際解決的技術問題將根據該區別技術特征（即，手段X-手段Y）來確定。然后，根據“三步法”的第(3)步，從最接近的現有技術（D2）和該發明實際解決的技術問題出發，對該發明是否顯而易見的判斷在走向上很可能與前述情況大相徑庭。

本文暫且不討論D1被選取為最接近的現有技術是否恰當，我們所關注的點在于，在D1的確為最接近的現有技術的假定下，創造性分值到底損失在了哪里？

我們發現，此問題可能因區別技術特征屬于設定背景（演繹前提）而非在該設定背景下采用的手段（有效條件）而產生。如前所述，由于設定背景A（例如，該發明的倒裝芯片）和設定背景B（例如，D1的引線接合）本質上均為現有技術，很容易得到該發明實際解決的技術問題無非是用一種現有技術（即設定背景B）來替換另一種現有技術（即設定背景A），而所能達到的技術效果無非是設定背景A相比于設定背景B而言所具有的公知常識的優點。

《專利審查指南》（2010版）中指出，作為一個原則，發明的任何技術效果都可以作為重新確定技術問題的基礎。然而，在該案例中，在D1為最接近的現有技術的前提下，我們認為發明的區別技術特征并非僅僅是“設定背景A-設定背景B”，而是“（設定背景A|手段X）-（設定背景B|手段X）”。即將設定背景B前提下使用的手段換用到現有技術中已知并不使用該手段的設定背景A中。同樣地，該發明相對于D1而言的技術效果并非只是簡單地在于設定背景A（例如，該發明的倒裝芯片），相比于設定背景B（例如，D1的引線接合）而言所具有的公知常識的優點（事實上，反過來，設定背景B相對于設定背景A同樣會具備相應的優點），而是將設定背景B前提下使用的手段換用到現有技術中已知并不使用該手段的設定背景A中所具有的技術效果，其中所蘊含的非顯而易見性不應當被忽視。

四、結 語

概言之，當區別技術特征是技術背景這一“演繹前提”而非技術手段這一“有效條件”時，在“三步法”的第（2）步中，簡單地根據區別特征（例如，設定背景A-設定背景B）所能達到的技術效果來確定發明實際解決的技術問題是割裂的、不全面的，很可能會導致非顯而易見性的低估。不僅如此，該例中僅僅考慮設定背景的改變，使得發明實際解決的技術問題并非是審查指南中所規定的為獲得更好的技術效果而需對最接近的現有技術進行改進的技術任務。

相反，應當將設定背景（演繹前提）與采用的技術手段（有效條件）結合在一起進行考慮，方能對顯而易見性有客觀地評價，從而達成公正客觀的關于創造性的結論。

因此，筆者建議，在“三步法”的實際操作中，還需要判斷區別技術特征是屬于設定背景還是手段。在前一種情形中，實際的區別技術特征應被修正為（設定背景A|手段X）-（設定背景B|手段X），并據此來進行后續判斷，這一修正更好地體現了審查指南中的精神。