淺談向外申請專利保密審查問題

趙卓然

【摘 要】論文以跨國企業的視角，分析了涉及多國發明人的專利保密審查申請策略和實踐中存在的其他問題，希望能對我國中小企業知識產權戰略的制定有所幫助。

【Abstract】From the perspective of multinational enterprises， this paper analyzes the patent confidential examination application strategy and other problems existing in the practice of multinational inventors， hoping to help China's small and medium-sized enterprises in the formulation of intellectual property strategy.

【關鍵詞】專利保密審查;國外專利申請;向外申請許可

【Keywords】patent security check; foreign patent application; permission of abroad application

【中圖分類號】D923.42? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文獻標志碼】A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文章編號】1673-1069（2019）06-0090-03

1 引言

當今，技術的創新和貿易的開放使全球生產面貌煥然一新。企業的研發和生產涉及全球越來越多經濟體的供應鏈，帶動了發展中國家融入全球經濟，為本國經濟發展創造機會，刺激經濟增長，減輕貧困。當然，科技的發展具有雙面性，一方面，新技術的發展可能會讓公司蓬勃發展，并引領技術創新和企業革命。另一方面，這些新技術如物聯網，人工智能技術和自動化制造的發展可能會導致公司重新調整生產結構，讓一些工人面臨失業。但無論如何，技術的進步，加速了全球經濟結構的轉型，讓全球企業的決策者看到了研發技術和保護技術的重要性。而知識產權，作為無形資產，以技術、設計和品牌等形式，參與到全球價值鏈中，一躍成為企業全球布局決策中重要的一環。

2 專利合作協定（PCT）概述

在技術和經濟全球化的發展進程中，跨國家跨地區的合作越來越多，制定相關制度來規范和約束各方就顯得越來越重要。1883年，由11個國家在巴黎簽訂了《保護工業產權巴黎公約》，該公約同《保護文學藝術作品的伯爾尼公約》一起組成全世界范圍內保護經濟和文化的國際多邊條約，開創了協調約束各國知識產權法律的先河。從此，與知識產權相關的國際條約不斷涌現，越來越多的國家加入了這些條約來加強國際間的合作，促進本國經濟和技術的發展。

中國于1985年正式加入《保護工業產權巴黎公約》，到目前為止，該公約締約國已經達到177個國家。1993年，中國加入了《專利合作協定》，目前已有152個締約國。而在最新公開的2019年PCT年度回顧報告中我們可以看到，2018年全年的一些數據已經統計出來。首先，有630000件進入國家階段的案子，同比增長2.3%;而PCT國際申請案件達到了253000件;申請人的數量較去年也增長了3.8%，達到了54341個。而報告中還提到了女性發明人的占比，達到了17.1%。

3 向外申請的保密審查制度概述

眾所周知，專利制度是為了激勵技術創新，以公開技術方案來換取一段時間的壟斷和保護的一種制度[1]。原則上來說，發明創造的公開，將技術的創新信息進行了傳播，給予了市場對于科技創新的動力，促使企業和國家優化并調節技術創新機制，從而促進經濟的發展，煥發市場的活力。但是，如果一項新的技術發明涉及國家安全或者重大的利益，像普通專利申請一樣的公開無疑會對國家安全或者重大的利益造成損害。所以，對于這些涉及國家安全或重大利益的發明，就有必要采取一定的保密措施。

在PCT締約國中，有許多國家知識產權相關法律中規定了有關國防和保密專利的制度。原因在于，當專利技術涉及國家的安全，比如發明了一種新型武器。這時，按照公開換取保護的原則來進行公布或者公告，就必然會導致全世界的組織、機構、企業或個人都可以獲悉該武器發明創造的方法，進而可能危害到國家的安全。另外，隨著國際間合作的增多，企業走出國門成為跨國企業，將產品銷往國外。這時就非常有必要在國外進行專利的布局，以保證企業的利益。但同時，基于國家安全和重大利益的考慮，為了保護涉及國家安全和重大利益的發明，有包括中國在內的28個國家規定了向外申請專利的保密審查制度。不同國家的向外申請專利的保密審查規定不盡相同，有些要求發明是在一國國內完成的，有些要求發明人是一國的居民或是國民。如果在一定時間內（每個國家要求不同）就同一個申請向一國的有關部門申請后而沒收到禁止向他國申請的保密提醒，一般來說，就視為可以向他國的有關部門申請，或者也可直接向一國有關部門申請保密審查，在得到許可后再向他國提出申請。

我國對于向外申請保密審查制度的法律依據有：《專利法》第20條，《專利法》第71條，《專利法實施細則》第8、9條。另外，在《向外申請保密審查事項服務指南》和《專利審查指南》中也有相關具體操作和規定。因文章篇幅限制，不做過多介紹。讀者可自行查閱。

4 相關文獻研究和問題的分析

如今，越來越多的企業爭相走出國門，以全球化為目標向外發展。其中不乏一些大型跨國企業，因重視專利的布局和積累，使其專利遍布全球。但同時，就會出現一些比如涉及向本國以外申請專利的保密審查問題。在國家層面上看，企業向國內申請專利的環節和向國外申請專利的環節，無論哪個環節被忽略，都不會達到國家期望的將技術保密的效果。從企業方面上講，向外申請專利的保密審查程序，涉及要遵守不同國家的不同法律要求的問題：對人方面，要根據發明人員的國籍或居住地來判斷是否需要某一國的保密審查;對發明方面，各國的要求也不盡相同。如我國專利法實施細則第八條第一款規定：專利法第二十條所稱在中國完成的發明或者實用新型，是指技術方案的實質性內容在中國境內完成的發明或者實用新型。對于界定“實質性內容”來確定發明創造是否在中國完成，李炳林在《保密審查中如何確定發明創造在中國完成》中對該問題提出了論述，即“可按以下辦法確定一項發明創造的完成地：直接舉證法、承諾法、推定法。”而在《未經保密審查向外國申請專利的法律責任》中，作者指出了現有法律規定的不足。舉例：如果申請人就一項在我國境內完成的發明創造向外國申請專利，而并不向我國提交相應的專利申請，那么國務院專利行政部門很難發現這樣的行為，并提出了建議，即在專利法中增加以下內容“中國公民就在中國境內完成的發明創造向外國申請專利的，無論是否提交相應的中國專利申請，均應向國務院專利行政部門提出保密審查請求并由國務院專利行政部門就簡單事項進行公告”。

首先，如果按照上述方案修改。只規定“中國公民”的義務，對于提交專利申請數量巨大的公司如何進行規制？就像在2008年修改《專利法》之前，專利法第20條的第一款將主體限定為“中國單位或者個人”，實踐表明，把外國單位或個人排除在外實屬法律上的“漏洞”。另外，對于“無論是否提交相應的中國專利申請，均應提出保密審查請求”，這是值得商榷的。事實上，絕大多數的發明或者是實用新型都不涉及國家安全或者國家重大利益。如果強行規定無論何種情況，只要向外申請就需要提交保密審查，首先這是對于申請人的一種不合理要求，甚至是負擔。申請人無論是公司和個人，都會根據自身情況和相關市場情況來平衡和權衡自身的利益。如果申請人不遵守向外申請保密審查相關法律的規定，那其結果就是讓其相關專利權變得非常不穩定，一旦別人提出無效宣告，則結果往往是非常不利于該申請人的。而且，《專利法》也規定了違反第20條或受到行政處分或依法追究刑事責任。因此，應該讓申請人自行判斷是否申請保密審查，然后讓其承擔因此選擇的后果即可，法律對此不應過多干涉。而且，一些個人或者中小企業知識產權管理水平有限，對其要求過高，會加大申請人的申請成本、時間投入和流程工作量，從而阻礙其創新研發意愿。另外，試想如此大量的向外申請保密審查都提交到我國專利行政部門，那其必然會耗費非常多的人力物力去完成這項工作，這是對資源極不合理的配置和消耗。實踐中也表明，我國專利行政部門對于向外申請保密審查也存在著積壓情況，雖然速度較前幾年有略微提升，但平均速度仍然保持在2～4周。如果申請人首次向國外申請且不打算就相關申請回到國內進行申請，在該申請不涉及國家秘密或重大利益的情況下，原則上不能強行規定其必須申請向外申請保密審查的義務。但如果該申請內容真正涉及國家安全或重大利益，就應當交由《專利法》《保守國家秘密法》進行規制即可。集佳知識產權代理有限公司的馬旭在《淺析中國專利申請保密審查制度》一文中有著相似的觀點[2]。綜上，制定法律要結合理論和實踐經驗，并從整體考慮，以平衡的角度出發，避免“頭痛醫頭，腳痛醫腳”。

5 中美向外申請保密審查規定沖突的解決方案

隨著越來越多的企業走出國門，越來越多的外國企業在國內落地生根。在各大跨國公司的研究院中，多國共同研究已經變得越來越常見。如在通信領域，關于3GPP標準提案或是5G技術的共同開發，在各大公司，如華為、中興、愛立信、諾基亞等都會有多國研發人員就相關技術共同開發的情況。如一件發明由來自中國和美國兩地的發明人共同完成，或者在往返兩國過程中完成。此時，該發明事實上既是在中國境內完成，也是在美國境內完成。因此也會產生一個問題。

眾所周知，專利的保護是有地域性的。一個非常有價值的專利，通常申請人是會積極地向其主要市場所在地的多數國家尋求保護。根據上述我國向外申請保密審查的規定，在向外申請前需要進行向外申請的保密審查。美國的法律也有相關的規定[3]。但是，對于上述例子中的申請，作為申請人如果先申請中國專利，就可能違反了美國關于保密審查的相關規定，而如果先申請美國專利，就可能違反我國向外申請保密審查的規定。如此一來，申請人就會身處兩邊都不討好的境地。

論文通過一些跨國企業對于該問題的實踐研究和相關領域學者的觀點，總結出如下解決方案，希望和各界學者探討研究。方案以國內的外企為例，讀者可作為借鑒進行更進一步的研究。

首先可以通過以下方案進行專利的申請：

①直接向我國專利行政部門（CNIPA）申請PCT國際申請，可以直接以英文申請，同時也可以馬上進行申請;

②向專利行政部門申請向外申請保密審查，但需要將英文翻譯成中文，同時要花2～4周等待保密審查。

第一種情況，如果該發明的發明人中有至少一位的發明是在國內做出，不管其中多少比例是在國內做出的，都要遵守國內相關法律的要求。而根據上述方案，這里最合適的申請方案就是直接向我國專利行政部門提交PCT國際申請。這樣避免了申請保密審查要將技術方案翻譯為中文的支出。

第二種情況，如果該發明的發明人中至少有一位的發明一部分在國內做出，同時至少有一位發明的一部分在美國做出，這時就需要同時遵守中國和美國的相關法律。而最合適的申請方案就是先向美國專利行政部門（USPTO）申請美國的保密審查（US Foreign filing license），在拿到美國的保密審查之后，向我國專利行政部門提交PCT國際申請。根據我國《專利法》的規定，我國僅針對向外國提交專利進行管制，因此提交技術說明給美國讓其進行保密審查而不是正式提交申請是可行的，進而在得到美國的保密審查后，就可以向CNIPA提交PCT申請，或是申請我國向外申請保密審查的同時，提交我國專利申請。另外，美國的保密審查一般是一個星期內就可以得到。根據經驗，如果委托一個有經驗的美國律所去申請加急審查，有可能在三天左右就可以得到FFL。但是，值得一提的是，如果將上述的步驟反過來，先向CNIPA申請保密審查的行為，可能會被美國官方認定違法[4]。所以在國外學者的研究中，同樣建議先向USPTO申請保密審查[5]。另外，對于違反USPTO關于保密審查的后果，即如果申請人擅自將發明專利公開或在國外進行申請，不僅可能導致專利權喪失，而且根據35 USC 186的規定，還將面臨最高1萬美金的罰款和兩年的監禁。但是，申請人如果認為自己非故意，可以提起申訴請求，即追溯國外申請許可的請求。但對于該請求的效果和對于專利權的影響，可能還需要更進一步的研究和探討。

6 結語

隨著國際化進程和國際間合作的加深，企業在走向世界的路途上會經歷許許多多的問題。綜上所述，雖然該問題只是專利申請中的一小方面，但涉及法律規定之多，問題范圍之復雜，仍需進一步的研究和討論。本文僅對向外申請保密審查中的一小部分問題進行討論，其中難免有不到之處，也請大家批評和指正。

【參考文獻】

【1】尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識產權出版社，2011.

【2】馬旭，張可.淺析中國專利申請保密審查制度[J].中國發明與專利，2018，15（03）：90-93.

【3】35 USC 181，35 USC 184.140 Foreign Filing Licenses[R-07.2015][Z].

【4】37 CFR 5.25.Petition for retroactive license[Z].

【5】Carl Oppedahl.Countries with foreign-filing-license requirement[EB/OL].https：//blog.oppedahl.com/？p=384，2014-12-11.