特殊申請提交時的常見問題分析及建議

陳臘梅

一、引 言

隨著我國專利申請量的日益增長，發明專利申請中涉及諸如要求優先權、分案申請、同日申請、涉及生物材料樣品保藏、涉及不喪失新穎性寬限期等類型的申請也日益增多。這些類型的申請因其特殊規定，我們常稱之為特殊申請。對這些特殊申請，因申請人對規定理解不到位或操作失誤，提交時頻頻出現各種錯誤。在這些錯誤中，有些錯誤導致的權利喪失可以通過救濟程序予以補救，例如：因未繳納優先權要求費而被視為未要求的優先權，在恢復期內可通過恢復程序進行恢復；而有些錯誤導致的權利喪失卻不能請求恢復，例如：因優先權期限超出12 個月而被視為未要求的優先權，根據《專利法實施細則》第6 條第5 款的規定，不能請求恢復權利。當權利喪失后，即使通過救濟程序能夠恢復權利，申請人也需為此付出審查周期延長及財力消耗上的代價，對于不能恢復的權利，將導致申請人的利益嚴重受損。因此，加深申請人對相關規定的理解、明確操作建議，對降低提交特殊申請時的錯誤率十分必要。

歐陽平等人在《涉及本國優先權專利申請的注意事項》中針對請求書中“要求優先權聲明”填寫的易錯點進行了詳細的分析①歐陽平，李增順，毛曉鵬.涉及本國優先權專利申請的注意事項[J].中國發明與專利.2013（07）：77-79.；宋揚等人在《初步審查中對于分案申請優先權審查的兩種典型情形的探討》中探討了主動恢復分案未要求的優先權及分案申請的在先申請號與原申請號相同時的處理流程②宋揚，肖偉民.初步審查中對于分案申請優先權審查的兩種典型情形的探討[J].審查業務通訊.2014（05）：53-59.；黃蕾等人在《重新確定申請日對相同發明創造的“同日申請”的影響及對策研究》中對同日申請中一件案件重新確定申請日后將對另一件案件授權前景產生的影響進行了闡述③黃蕾，俞可嘉.重新確定申請日對相同發明創造的“同日申請”的影響及對策研究[J].中國發明與專利.2014（05）：98-102.；歐陽平等人在《關于生物材料樣品保藏初步審查標準的思考》中探討了不同生物材料樣品的幾種保藏類型所產生的不同影響④歐陽平，劉世昌，李增順.關于生物材料樣品保藏初步審查標準的思考[J].審查業務通訊 .2011（05）：33-41.；陳嘉威在《專利法新穎性寬限期審查的理解與探析》中提出了不喪失新穎性證明材料應當具備法律中有效證據所包括的三個特征⑤陳嘉威.專利法新穎性寬限期審查的理解與探析[J].審查業務通訊.2012（02）：13-17.。上述文獻對特殊申請某一方面的特性進行了深入的研究，對某一類特殊申請的提交具有指導意義，但對具有一定相似性的多類特殊申請缺少對比及歸納分析，未能有效解決申請人可能混淆相關規定的困擾，因而在幫申請人從整體上把握各類特殊申請的常見錯誤方面收效不佳。

因此，基于審查中的案例，本文著眼于幾類常見的特殊申請，從特殊規定、期限、費用、表格填寫及需提交的文件等幾方面對導致申請人權利喪失的錯誤分門別類，詳細分析每一類錯誤產生的原因，并給出提交時的操作建議。簡言之，本文按照案例舉隅、案例分析、操作建議的框架性結構將各種常見錯誤完整、系統地呈現給申請人，以幫助申請人更好地理解特殊申請的相關規定，減少操作上的失誤。

二、要求優先權的申請

優先權是指申請人在第一次提出發明專利申請（下稱在先申請）后，又在12 個月內就相同主題再次提出發明專利申請（下稱在后申請），與其他人在其在先申請的申請日之后、在后申請的申請日之前就同一主題所提出的申請相比，其在后申請享有優先地位。享有優先權的在后申請相當于將申請日提前至其在先申請的申請日（即優先權日）。因而，享有優先權對一件專利申請的新穎性和創造性具有十分重要的意義。相應地，上述12 個月的期限被稱為優先權期限。

在要求優先權的申請中，導致優先權被視為未提出，申請人權益受損的問題主要體現在優先權的基礎、優先權期限及優先權要求費不符合規定三個方面。

（一）在先申請不符合本國優先權的基礎

1.在先申請已享有優先權

【案例1】專利申請2018*****1436，提交時要求申請2017*****5981 作為優先權，然而，在先申請2017*****5981 已享有優先權2017*****1673。根據《專利法實施細則》第32 條第2 款規定，該申請要求的優先權被視為未提出。

2.在先申請為分案申請

【案例2】專利申請2018*****2546，提交時要求申請2017*****1123 作為優先權，然而，在先申請2017*****1123 為一件分案申請。根據《專利法實施細則》第32 條第2 款規定，該申請要求的優先權被視為未提出。

3.在先申請已被授予專利權

【案例3】專利申請2018*****0137，提交時要求申請2011*****9635 作為優先權，然而，提交在后申請時，在先申請2011*****9635 已被授予專利權。根據《專利法實施細則》第32 條第2 款規定，該申請要求的優先權被視為未提出。

【案例分析】《專利法實施細則》第32 條第2 款規定，提出后一申請時，在先申請的主題有下列情形之一的，不得作為要求本國優先權的基礎：（一）已經要求外國或者本國優先權的；（二）已經被授予專利權的；（三）屬于按照規定提出的分案申請。這樣規定是由優先權必須是首次申請的特性所決定的。

《專利法》第29 條第2 款規定：“申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優先權。”因而，優先權應當是第一次提出的專利申請。為什么要求優先權是第一次提出的專利申請呢？這是因為僅可在優先權期限內給申請人其申請優先的地位，且該期限不能重復疊加。例如，A、B、C 三件申請，C 要求B 作為優先權，B要求A 作為優先權。如果不對在先申請的性質做出限定，那么就會出現如下情形：B 相對于A 擁有12個月的優先權期限，而C 相對于B 也擁有12 個月的優先權期限，從而C 相對于A 實際就擁有了24 個月的優先權期限，這對其他申請人顯然有失公平。因此，作為優先權基礎的在先申請必須是針對相同主題的首次申請⑥尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識產權出版社，2011：385.。這里所指的“首次申請”，是指在先申請的主題應當沒有要求過優先權，或者提出過要求優先權聲明但未享有優先權⑦國家知識產權局.審查操作規程·初審流程分冊[M].北京：知識產權出版社，2011：134.。因而，在先申請已享有優先權的，不能再作為優先權，但部分優先權的情況例外。部分優先權是指：C 要求B 作為優先權，B 要求A 作為優先權，如果B 中作為C 的優先權基礎的主題沒有要求過優先權，也即C 享有的是B 較于A 新出現的主題，那么C 可以享有B 中的部分優先權。

在案例1 中，因其在先申請2017*****5981 已享有優先權，所以不能被要求作為優先權。在案例2 中，由于分案申請是從原申請分出來的申請，因此原申請是第一次申請，而分案申請不是第一次申請，故也不能被要求作為優先權。在案例3 中，由于在先申請已經被授予專利權，如果在后申請仍能享受其優先權，那么將會導致同樣的發明創造被重復授予專利權。因此，已被授予專利權的申請也不能被要求作為優先權。

那么，如何判斷在先申請是否已被授予專利權呢？很多申請人在收到授予專利權通知書和辦理登記手續通知書時，常誤以為無論是否辦理登記手續，在期限屆滿前該專利申請均視為尚未授予專利權。實際上，現行規定是：“如果專利局已經針對在先申請發出授予專利權通知書和辦理登記手續通知書，且申請人已繳納相關費用的，視為在先申請已經被授權。申請人尚未繳納相關費用的，視為在先申請尚未被授權?！币蚨?，是否繳費是判斷一件申請是否授予專利權的標準。之所以如此規定，主要基于以下兩方面的考慮：第一，申請人在期限內辦理了登記手續充分表明了其希望獲得專利權的意愿；第二，實際情況中，部分申請人希望在國家知識產權局進行授予專利權公告之前盡早獲得授予專利權的證明。

申請人對授予專利權的時間點產生誤解，大多是將其與分案申請的提交時機（即原申請發出的辦理登記手續通知書中規定的期限屆滿前）相混淆，從而導致提交在后申請時，在先申請已被授予專利權，從而喪失了要求優先權的機會。

【操作建議】在提交要求優先權的申請時，需要核實在先申請的狀態并注意：

1.除了部分優先權的情況，在先申請如已享有優先權，不能作為優先權。

2.在先申請是分案申請或已被授予專利權，不能作為優先權。

3.涉及部分優先權時，應當在提交申請時主動提交有關部分優先權的說明，以避免審查員發出不必要的視為未要求優先權通知書，從而縮短審查周期。

4.在先申請如已繳納授予專利權的相關費用，視為已被授予專利權，不能作為優先權。

5.如果要求一件申請作為優先權，而該申請已收到授予專利權通知書，應當在未繳納相關費用時盡快提交在后申請。

(二)優先權期限已超過12 個月

【案例4】專利申請2017*****096X，申請日為2017年12月25 日，提交時要求申請2016*****5997作為優先權，在先申請2016*****5997 的申請日為2016年11月30 日。根據《專利法》第29 條第2 款的規定，該申請要求的優先權被視為未提出。

【案例5】以紙件形式提交的專利申請2017*****6654，要求申請2016*****8309 作為優先權，在先申請日為2016年4月15 日。在后申請的郵戳日不清晰，受理時以收到日2017年4月18 日作為申請日，并于當日發出專利申請受理通知書。隨后，申請人于2017年10月9 日提交了有關申請日更正的請求，然而，因已錯過提交申請日更正請求的時機，根據《專利法》第29 條第2 款的規定，該申請要求的優先權被視為未提出。

【案例6】專利申請2017*****2091，申請日為2017年8月23 日，要求申請2016*****7894 作為優先權，優先權日為2016年10月11 日。然而，在后申請提交時在說明書附圖中遺漏了圖3。隨后，申請人于2017年10月25 日補交了遺漏的圖3 并重新確定了申請日，根據《專利法》第29 條第2 款的規定，該申請要求的優先權被視為未提出。

【案例分析】根據前述《專利法》第29 條第2 款的規定，優先權期限超出12 個月的在先申請不能作為優先權。12 個月的優先權期限是《巴黎公約》中已做出的規定，我國專利法沿用了《巴黎公約》中對該期限的規定。在案例4 中，申請人提交在后申請時，其優先權期限已超出12 個月；在案例5 中，申請人在臨近優先權期限屆滿時以紙件形式提交在后申請，而在后申請因郵戳日不清晰只能以收到日作為申請日，雖然申請人提出了申請日更正請求，但根據《專利審查指南》（2019 版）第五部分第三章第4 節的規定，該更正請求因未在遞交專利申請文件之日起2 個月或者申請人收到受理通知書之日起一個月內提出，因而未得以更正，從而導致其優先權期限超出12 個月；在案例6 中，在后申請在提交時遺漏了部分附圖，根據《專利法實施細則》第40 條的規定，以申請人補交附圖之日作為申請日，重新確定的申請日的延后導致其優先權期限超出12 個月。諸如上述類型的優先權期限超期案件，給申請人的利益造成了嚴重的損害。

【操作建議】在提交要求優先權的申請時，需要核實優先權期限并注意：

1.優先權期限超出12 個月的，不能作為優先權。

2.對于以紙件形式提交的在后申請，應當確保郵寄時郵戳日清晰可見。

3.對于在后申請，應當確保提交時附圖完整無遺漏。

4.避免在臨近優先權期限屆滿時提交在后申請。

（三）優先權要求費不滿足要求

1.未繳納優先權要求費

【案例7】專利申請2017*****9288，申請日為2017年09月13日，要求了三項優先權2016*****6220、2016*****5928、2017*****1220，并于2017年9月13日發出專利申請受理通知書，但在繳費期限內，申請人未繳納優先權要求費。根據《專利法實施細則》第95條第2款的規定，該優先權被視為未提出。隨后，申請人提交了恢復權利請求書，并繳納了恢復權利請求費，但在恢復期內，申請人仍未繳納優先權要求費。審查員就此發出辦理恢復權利手續通知書，然而，申請人在未答復該通知書，從而導致其要求的三項優先權均被視為未要求。

2.逾期繳納優先權要求費

【案例8】專利申請2017*****7133，申請日為2017年11月15日，要求了一項優先權2017*****6734，并于2017年11月16日發出專利申請受理通知書，申請人于2018年1月31日繳納了優先權要求費，并于2018年1月29日提交了恢復權利請求書，繳納了恢復權利請求費。根據《專利法實施細則》第95條第2款規定，該優先權因逾期繳納優先權要求費被視為未提出，并根據《專利法實施細則》第六條的規定，同意恢復優先權2017*****6734。

【案例分析】《專利法實施細則》第95 條第2 款規定：“申請人要求優先權的，應當在繳納申請費的同時繳納優先權要求費，期滿未繳納或者未繳足的，視為未要求優先權?！痹摾U費期限是指《專利法實施細則》第95 條第1 款中規定的自申請日起2 個月內或者自收到受理通知書之日起15 日內。該處繳足是指按項收取優先權要求費，每項80 元。因此，要求了優先權的申請，應當在規定的期限內足額繳納優先權要求費。

然而，據統計，審查中超過百分之五十被視為未要求的優先權均是因未繳納、未繳足或逾期繳納優先權要求費而造成的。在案例7 中，申請人因未繳納優先權要求費，導致優先權被視為未要求，其后雖辦理了恢復手續，但卻仍未繳納優先權要求費，從而喪失了要求優先權的權利。在案例8 中，申請人因錯過了優先權要求費的繳納期限，從而導致了優先權被視為未提出，雖然最終恢復了優先權，但不得不為此多付出恢復權利請求費1000 元。

【操作建議】在提交要求優先權的申請時，需要注意：

(1)應當在自申請日起2 個月內或者自收到受理通知書之日起15 日內繳納優先權要求費。

(2)應當繳足優先權要求費，優先權要求費的總額=優先權的項數×80 元。如要求3 項優先權，共需要繳納優先權要求費80×3 ＝240 元。

三、分案申請

一件專利申請應當限于一項發明創造，這是專利申請的單一性原則⑧。當一件專利申請包含兩項以上發明、實用新型或外觀設計時，不再滿足單一性原則，申請人可以以分案申請的形式對其他的發明創造進行重新申請。分案申請是以原申請（第一次提出的申請）為基礎提出的，所以能夠享受原申請的申請日。因此，分案申請制度是當原申請不滿足單一性要求時，盡最大可能保護申請人利益的一種補救方式。

在涉及分案的申請中，導致分案申請被視為未提出或其他申請人利益嚴重受損的錯誤主要是由于提交分案的時機不符合規定及請求書表格中填寫有誤。

（一）提交分案申請的時機不符合規定

1.分案申請在原申請辦理登記手續的期限屆滿后提出

【案例9】分案申請2018*****3576，提出申請之日為2018年5月3 日，原申請2013*****6282 于2018年2月7 日發出辦理登記手續通知書，通知書中指定的辦理登記手續的屆滿日為2018年4月23 日,該分案申請提出日已超出原申請辦理登記手續的期限屆滿日，根據《專利法實施細則》第42 條的規定，該分案申請被視為未提出。

2.分案再分案申請在原申請辦理登記手續的期限屆滿之后提出

【案例10】分案再分案申請2018*****2924，提出之日為2018年8月21 日，它是針對分案申請2015*****3270 提出的再分案，其提出時，分案申請2015*****3270 處于復審階段，原申請為2010*****8536，原申請辦理登記手續的屆滿期限是2015年6月15 日，該分案再分案申請提出時已超出原申請辦理登記手續的期限屆滿，根據《專利法實施細則》第42 條的規定，該分案申請被視為未提出。

【案例分析】 《專利法實施細則》第42 條規定：“申請人可以在本細則54 條第1 款規定的期限屆滿前，向國務院專利行政部門提出分案申請；但是，專利申請已經被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請”。《專利法實施細則》第54 條第1 款規定：“國務院專利行政部門發出授予專利權的通知后，申請人應當自收到通知之日起2 個月內辦理登記手續”。

因此，可以將申請人提出分案申請的時機歸納如下：

（1）原申請已收到授予專利權和辦理登記手續通知書，在辦理登記手續通知書指定的期限屆滿前可以提交分案申請；

（2）原申請已被駁回，自申請人收到駁回決定之日起3 個月內，不論是否提出復審請求，均可以提出分案申請；

（3）原申請在提出復審請求以后以及對復審決定不服提起行政訴訟期間，可以提出分案申請；

（4）原申請提交了撤回專利申請聲明的，撤回專利申請聲明生效（即發出手續合格通知書）之前，可以提出分案申請；

（5）原申請已被視為撤回的，在恢復期內，可以提出分案申請；

（6）對于已提出過分案申請，針對該分案申請再次提出分案申請的，再次提出的分案申請的提交時機仍應當根據原申請來確定。

在案例9 中，分案申請因提交時已超出原申請辦理登記手續的屆滿期限，因而被視為未提出。在案例10 中，申請人因不清楚分案再分案的提交時機應當根據原申請來確定，從而導致提出分案再分案時已超出原申請辦理登記手續的屆滿期限而被視為未提出。

【操作建議】在提交分案申請時，需要核實原申請的狀態并注意：

（1）僅在收到國家知識產權局發出的授予專利權通知之前及收到之日起2 個月內、專利申請被駁回、撤回或者視為撤回前，才可以提交分案申請。

（2）盡量避免在臨近期限屆滿時提交分案申請，以避免因郵戳日不清晰或遺漏附圖等原因導致申請日延后從而錯過提交分案的時機。

（二）分案申請的請求書表格中填寫有誤

1.原申請中要求了優先權或涉及生物材料樣品保藏，但分案申請的請求書未填寫上述信息

【案例11】分案申請2018****1568，其原申請2016****2345，要求了在先申請2015***1257 作為優先權，并涉及生物材料樣品CGMCC No.*****的保藏。然而，在分案申請的請求書中，申請人遺漏了填寫原申請中要求的優先權及生物材料樣品保藏信息。實質審查階段，該申請因遺漏填寫的生物材料樣品保藏信息導致說明書未能充分公開該申請的技術內容，不符合《專利法》第26 條第3 款的規定而被駁回。

2.請求書中遺漏填寫原申請信息

【案例12】專利申請2017*****6274，在實質審查階段，經檢索發現申請2015*****8956 中已公開了2017*****6274 的全部技術內容。申請人陳述該申請實際為申請2015*****8956 的分案申請，因疏忽未在請求書中填寫原申請的信息，請求添加遺漏的原申請信息。根據《專利法實施細則》第43 條第3 款的規定，該請求未被接受，根據《專利法》第22 條的2 款的規定，該專利申請因不具備新穎性被駁回。

3.請求書中填寫了多余的原申請信息

【案例13】分案申請2017*****5084，在實質審查階段，發現該申請并非請求書中填寫的原申請2017*****9765 所對應的分案申請。申請人陳述該申請實際并非分案申請，因疏忽在請求書中未刪除多余的原申請信息，請求刪除多余的原申請信息并將其更正為一般申請進行審查。然而，根據《專利法實施細則》第43條第3款的規定，該請求未被接受。根據《專利法》第33 條的規定，該分案申請因修改超出原申請的保護范圍被駁回。

4.請求書中將原申請信息錯填成優先權信息

【案例14】申請2018****1226，要求優先權2017****5674，實質審查階段，檢索到在優先權日與申請日間能破壞其新穎性的對比文件，且經核實，該申請并不享有優先權2017****5674。申請人陳述該申請實際為一件分案申請，因疏忽在請求書中將原申請信息錯填成優先權信息，請求將錯填的信息進行更正并將其作為分案申請進行審查。然而，根據《專利法實施細則》第43 條第3 款的規定，該請求未被接受。根據《專利法》第22 條第2 款的規定，該專利申請因不具備新穎性被駁回。

5.請求書中將優先權信息錯填成原申請信息

【案例15】分案申請2017****9297，實質審查階段，審查員發現該申請并非請求書中填寫的原申請2017****1123 的分案申請。申請人陳述該申請并非一件分案申請，申請時因疏忽將優先權信息錯填成原申請信息，請求將錯填的信息進行更正并將其作為要求優先權的申請進行審查。然而，根據《專利法》第30條的規定，申請人要求優先權的，應當在申請的時候提出書面聲明，未提出書面聲明的，視為未要求優先權。該請求未被接受，而根據《專利法》第33 條的規定，該申請因修改超出原申請的保護范圍被駁回。

【案例分析】案例11-15 均是因申請人在請求書表格填寫中的疏忽而導致該申請喪失了專利權保護的機會。在案例11 中，原申請要求了優先權并涉及生物材料樣品保藏，而分案申請的請求書中未填寫相應的信息。初步審查階段將視為該分案申請未要求優先權或不涉及生物材料樣品的保藏。而到實質審查階段，才發現遺漏了優先權或生物材料樣品保藏，而遺漏的生物材料樣品保藏正好影響了說明書的充分公開，從而導致該申請被駁回。

案例12 和案例13 是將一般申請與分案申請相互混淆的典型案例。在案例12 中，分案申請因在請求書中漏填原申請信息而被當成一般申請受理，不再享有原申請日，只能以提交日作為申請日，最終因原申請已公開其全部的技術內容而不具備新穎性而被駁回。在案例13 中，一般申請提交時因在請求書中填寫了多余的原申請信息而被當成分案申請受理，在實質審查階段，因其本質上并非分案申請，最終因修改超出原申請的保護范圍而被駁回。同時，因該發明創造的技術方案已進行了公布，所以選擇重新申請也不可行，最終導致該發明創造錯失專利保護的機會。

案例14 和案例15 是將要求優先權的申請與分案申請相互混淆的典型案例。在案例14 中，申請人將一件分案申請錯誤地當成要求優先權的申請提交，這樣可能帶來兩種結果：第一，如果初步審查階段該錯誤的優先權不符合形式要求（例如：優先權期限超過12 個月等），那么該優先權將被視為未提出，此申請將不能再享受優先權日（實際為原申請日），只能以實際提交日作為申請日，因此，該申請的原申請將會破壞其新穎性；第二，如果初步審查階段該錯誤的優先權符合形式要求，將會導致該申請的原申請作為本國優先權的在先申請被視為撤回且不得請求恢復。因此，一旦將分案申請當成要求優先權的申請提交，或者導致原申請破壞其新穎性從而使得此申請不具備授權前景，或者導致原申請因本國優先權成立而被視為撤回。在案例15 中，申請人將一件要求優先權的案件當成分案申請提交。如果該分案申請符合初步審查的要求（審查實踐中，此類情況通常都能符合形式要求，因為能夠滿足優先權的形式要求通常也能滿足對分案申請的形式要求），而當進入到實質審查階段，該申請因實質上并非一件分案申請最終只能因修改超范圍而被駁回。此時選擇重新申請，不僅超過了12 個月的優先權期限，而且其技術方案也已進行了公開，因而喪失了要求優先權重新申請的機會。因此，針對分案申請或要求優先權的申請，在請求書的填寫中應當仔細核對，一旦錯填了信息，將在很大概率上導致該案件錯失專利權保護的機會。

【操作建議】在提交分案申請時，需要注意：

（1）若原申請要求了優先權或涉及生物材料樣品保藏，且分案申請中也涉及相應的權利，應當在分案申請的請求書中填寫相應的信息。

（2）分案申請，應在請求書的分案申請欄中應當填寫原申請號和原申請日。

（3）一般申請，在請求書的分案申請欄中應當刪除多余的原申請信息。

（4）要求優先權的申請，應當將在先申請信息填寫至請求書的“要求優先權聲明”欄。

（5）分案申請，應當將原申請信息填寫至請求書的“分案申請”欄。

（6）應當準確填寫在先申請號、在先申請日、原申請號及原申請日。

四、同日申請

根據《專利法》第9 條第1 款的規定，同日申請是指同一申請人同日就同樣的發明創造申請的實用新型和發明專利。若先獲得的實用新型專利權尚未終止，申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。同日申請制度實現了同樣的發明創造在實用新型專利權和發明專利權中的接續保護，最大程度上保障了申請人的權益。

在涉及同日申請的案件中，申請人常出錯的地方主要在對同日申請本質的理解不到位和放棄權利操作上的疏忽，使得申請人在同日申請的處理中喪失了不必要的權利。

（一）放棄本不必放棄的實用新型專利權

【案例16】同日申請的發明2014*****4112，審查員發出審查意見通知書，指出本發明具有授權前景，但其權利要求與已獲授權的實用新型專利2014*****7511 的權利要求請求保護的技術方案完全相同，兩者屬于同樣的發明創造，為符合專利法第九條第一款的規定，申請人可以放棄已授權的實用新型專利權或修改本申請的權利要求。隨后，申請人放棄了已授予專利權的實用新型專利，同時還修改了發明的保護范圍。

（二）將放棄同日的實用新型＝放棄專利權

【案例17】同日申請中的實用新型2015*****2229，申請人希望通過放棄實用新型專利權從而獲得對同日的發明的授權，于是向實用新型專利提交了“放棄專利權聲明”，但聲明中勾選了第1項“根據專利法第44 條第1 款第2 項的規定，專利權人聲明放棄上述專利權”，該實用新型專利失效。隨后，申請人發現“放棄專利權聲明”中勾選錯誤，應當勾選第2 項“根據專利法第9 條第1 款的規定，專利權人聲明放棄上述專利權”，因此請求撤銷其之前提出的“放棄專利權聲明”。但根據《專利審查指南》（2019 版）第五部分第9 章第2.3 節的規定，該請求未被接受。

【案例分析】案例16 和案例17 是因申請人對同日申請的規定理解有誤或操作疏忽導致的權利喪失。在案例16 中，申請人并未真正理解“同樣的發明創造”的含義，從而放棄了本不必放棄的實用新型專利權。在《專利法》第9 條第1 款的規定中，“同樣的發明創造”是指同日的發明與實用新型存在的保護范圍相同的權利要求⑨國家知識產權局.專利審查指南2010[M].北京：知識產權出版社，2010：167.。而《專利法》第9 條第1款之所以規定同日申請中的發明要獲得授權，必須放棄已授權的實用新型，是因為兩者本是“同樣的發明創造”，需要避免重復授權。如果同日的發明與實用新型已不再是“同樣的發明創造”，例如發明已經修改了權利要求的保護范圍，那么兩者就不屬于《專利法》第9 條第1 款中規定的同日申請了，因此也就不必放棄已授權的實用新型了。換言之，同日申請中的發明要獲得授權，可以放棄已授權的實用新型，也可以修改發明權利要求書的保護范圍。在案例17 中，申請人因不清楚放棄專利權與放棄同日的實用新型專利權之間的區別，在“放棄專利權聲明”中進行了錯誤勾選，隨后雖然提出了更正請求，但根據《專利審查指南》（2019 版）第五部分第九章第2.3 節的規定，該實用新型的放棄為申請人主動放棄的專利權，不屬于專利權非真正擁有人惡意要求的放棄，因而，不能撤銷之前的放棄。從而導致了實用新型專利權自“放棄專利權聲明”手續生效之日起不再受到保護，而同日的發明則不得不修改保護范圍（使其與已失效的實用新型的保護范圍不同）才能獲得授權。實際上，上述兩種放棄在放棄的專利類型、權利放棄生效的時間點及對授權保護范圍的影響三方面均不相同?！胺艞墝＠麢唷笔轻槍λ蓄愋蛯＠姆艞?，權利放棄在“放棄專利權聲明”手續合格時即刻生效，放棄實用新型的專利權，同日的發明需要修改保護范圍才能獲得授權。而“放棄同日的實用新型專利權”僅針對同日申請中尚未終止的實用新型專利權，權利放棄在同日的發明專利公告之日才生效，并且此種放棄，同日的發明無需修改保護范圍即可授權。因此，針對同日申請，不僅需要理解“同樣的發明創造”的含義，還應當特別清楚兩種權利放棄的區別。

【操作建議】當同日申請中的發明具有授權前景時，申請人應當注意：

1.既可以選擇放棄已授權的實用新型，也可以選擇修改發明的保護范圍來獲得對發明的授權。

2.選擇修改發明的保護范圍時，不必放棄已授權的實用新型。

3.應當向實用新型而非同日的發明提交“放棄專利權聲明”。

4.在“放棄專利權聲明”中應當勾選第二項，并正確填寫同日發明的申請號。

五、生物材料樣品保藏

生物材料樣品保藏是指申請專利的發明涉及新的生物材料，該生物材料公眾不能得到，并且對該生物材料的說明不足以使所述領域的技術人員實施其發明的，申請人應當在提交專利申請時在請求書及說明書中聲明該生物材料的保藏事項，并在規定的期限內提交保藏單位出具的保藏證明和存活證明。

在涉及生物材料樣品保藏的申請中，申請人常在提交證明文件的期限和請求書表格的填寫上出錯，從而導致生物材料樣品被視為未保藏。

（一）未在規定的期限內提交生物材料保藏證明及存活證明

【案例18】專利申請2018*****7386，申請日為2018年3月6 日，請求書中填寫了生物材料樣品保藏事項，但直至2018年7月6 日，申請人都未提交的保藏證明及存活證明，根據《專利法實施細則》第24 條第1 款的規定，該生物材料樣品被視為未提交保藏。

（二）申請涉及生物材料樣品的保藏，但請求書中漏寫保藏事項

【案例19】專利申請2015*****6368，請求書中未填寫生物保藏事項，實質審查階段，實審員在審查意見通知書中指出：本申請請求保護一株地衣芽孢桿菌，但申請人未在《專利法實施細則》第24 條規定的期限內提交保藏單位出具的保藏證明及存活證明，且公眾無法從商業渠道獲得該菌株，申請前的專利和非專利文獻中也沒有相應記載，因而，本申請的說明書中未對“地衣芽孢桿菌”做出充分公開，不符合《專利法》第26 條第3 款關于說明書應當對發明或者實用新型做出清楚、完整的說明，因而不能被授予專利權。

【案例分析】案例18 和案例19 是由于申請人不清楚涉及生物材料樣品保藏的申請對期限及請求書表格的填寫要求而導致的權利喪失?！秾＠▽嵤┘殑t》第24 條規定：涉及生物材料樣品保藏的專利申請應當在請求書和說明書中寫明該生物材料的分類命名、保藏該生物材料樣品的單位名稱、地址、保藏日期和保藏編號；申請時未寫明的，應當自申請日起4 個月內補正；期滿未補正的，視為未提交保藏。同時，應當在申請時或者最遲在申請日起4 個月內提交保藏單位出具的保藏證明和存活證明；期滿未提交證明的，該樣品視為未提交保藏。在案例18 中，申請人未在規定的期限內提交保藏證明和存活證明，從而導致該生物材料被視為未提交保藏。該失誤雖可以通過恢復程序恢復喪失的權利，但需要額外付出恢復權利請求費。在案例19 中，申請人因不清楚涉及生物材料樣品保藏的申請需要在請求書中寫明保藏事項并在期限內提交相關的證明，僅在說明書中提及了保藏編號或保藏事項。按照現行規定，該情況在初步審查階段按照不涉及生物材料保藏的申請處理⑩國家知識產權局.審查操作規程·初審流程分冊[M].北京：知識產權出版社，2011：136.，因而該錯誤直至實質審查階段經檢索才能被發現，而在實質審查階段，既已超出了提交保藏證明及存活證明的規定期限，也已超出了生物材料樣品視為未提交保藏的恢復期限，不能再通過恢復程序添加遺漏的生物保藏事項，從而導致該申請不能被授予專利權。

【操作建議】涉及生物材料樣品保藏的申請，應當注意：

1.在請求書生物材料樣品欄中填寫生物材料樣品的保藏事項。

2.在說明書中寫明生物材料樣品保藏事項。

3.自申請日起四個月內提交相關的保藏證明及存活證明。

六、不喪失新穎性寬限期

不喪失新穎性寬限期是指申請日（或者優先權日）前的某一時期內發明創造的某些公開在一定條件下可以不影響發明創造的新穎性。我國《專利法》第24 條規定了申請專利的發明創造在申請日以前六個月內，有下列情形的，不喪失新穎性：（一）在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的；（二）在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的；（三）他人未經申請人同意而泄露其內容的。

在涉及不喪失新穎性寬限期的申請中，申請人往往對“他人未經申請人同意而泄露其內容”情形應在何時、提交何種形式的證明文件才能享受新穎性寬限期上認識不清。

【案例20】專利申請2017*****0555，申請日為2017年10月30 日，請求書中勾選了“他人未經申請人同意而泄露其內容”選項，但直至2017年12月30 日，申請人都未提交“他人未經申請人同意而泄露其內容”的證明材料。根據《專利法實施細則》第30 條的規定，申請人未在規定的期限提交相關證明材料，視為未要求不喪失新穎性寬限期。

【案例分析】“他人未經申請人同意而泄露其內容”是針對第三人以不合法的手段從發明人、設計人或者發明創造的其他所有人那里得知發明創造，不經其同意而在申請日前將其公開。為了證實他人確實未經申請人同意而泄露了其內容，申請人需要提交相應的證明材料。一份符合規定的證明材料中需要注明泄露日期、泄露方式、泄露的內容，并由證明人簽字或者蓋章。申請專利的發明創造在申請日前六個月內“他人未經申請人同意而泄露其內容”，若申請人在申請日前已獲知，應當在提出專利申請時在請求書中勾選“他人未經申請人同意而泄露其內容”選項，并在自申請日起兩個月內提交證明材料；若申請人在申請日以后得知，應當在得知情況后兩個月內提出要求不喪失新穎性寬限期的聲明，并附具證明材料，證明材料符合規定的，可以享有不喪失新穎性寬限期。

如果申請人勾選了請求書中的“他人未經申請人同意而泄露其內容”選項，但未在規定的期限內提交證明材料或提交的證明材料不符合規定，審查員會針對該項發出視為未要求不喪失新穎性寬限期通知書。如果申請人未在通知書中指定的恢復期內辦理恢復手續，需要等待恢復期屆滿后，該案件才能初步審查合格，而這樣的流程大概需要耗費6 個月左右的時間。因而，申請人不僅需要明確提交證明材料的期限，還需衡量能否提交符合規定的證明材料，如果勾選了“他人未經申請人同意而泄露其內容”選項但不能提交符合規定的證明材料，不僅最終不能享受到新穎性寬限期，還延長了審查周期，不利于專利申請早日獲得授權。

【操作建議】當申請涉及“他人未經申請人同意而泄露其內容”時，應當注意：

1.充分考慮能否在規定的期限內提交符合規定的證明材料。

2.應在請求書“不喪失新穎性寬限期聲明”欄中勾選第三項。

3.當收到“視為不喪失新穎性寬限期”的通知書時，應積極進行答復，從而縮短審查周期，為申請的早日授權創造有利條件。

七、總 結

本文結合審查實踐中的具體案例，對要求優先權、分案申請、同日申請、涉及生物材料樣品保藏及不喪失新穎性寬限期等幾類特殊申請，從特殊規定、期限、費用、表格填寫及提交的文件等方面容易導致申請人利益出現重大損失的問題進行歸納匯總。對每一類特殊申請，詳細分析了產生問題的原因，并給出了相應的操作建議，以幫助申請人在提交申請時避免出現類似失誤，保護申請人的利益。表1 給出了上述各類特殊申請可能涉及到的錯誤類型。從表中可以看出，就錯誤類型而言，時間期限與表格填寫是各類特殊申請中最容易涉及到的申請錯誤；而對比各類特殊申請來看，要求優先權的申請所涉及的錯誤類型比較多。具體來說，提交要求優先權的申請和同日申請，需要特別注意其特殊規定，而幾乎提交任何一類特殊申請，都應仔細填寫請求書表格，不錯填漏填聲明項。此外，足額繳納優先權要求費，提交不喪失新穎性寬限期證明材料，也是申請人不容忽視的方面。綜上所述，通過本文的梳理歸納，希望能夠幫申請人進一步厘清各類特殊申請中的常見錯誤，在提交申請時避免損害權益的錯誤出現。

表1 特殊申請的錯誤類型涵蓋表