關于創造性答復中有關“公知常識”的答復思路

苗曉靜

一、創造性的定義和審查標準

《專利審查指南》（2010 版）及《專利法》中規定，發明的創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步。

根據《專利審查指南》（2010 版）關于“創造性”的定義可知，在判斷一件發明申請是否具備創造性時，應判斷兩方面內容，分別為：①判斷該發明申請是否具有突出的實質性特點；②判斷該發明申請是否具有顯著的進步。

一般情況下，在判斷一件發明申請是否具備創造性時，應先判斷該發明申請是否滿足條件①，只有在該發明申請滿足條件①的前提下，才會繼續判斷該發明申請是否滿足條件②，而且通常條件②相對容易判斷，因此，在判斷一件發明申請是否具備創造性時，關鍵點就落在了判斷該發明申請是否滿足條件①。

根據《專利審查指南》（2010 版）中的規定，判斷發明是否具有突出的實質性特點，就是要判斷對本領域的技術人員來說，要求保護的發明相對于現有技術是否顯而易見。而根據《專利審查指南》（2010 版）中的記載，要判斷要求保護的發明相對于現有技術是否顯而易見，就是采用經典的“三步法”進行顯而易見性判斷，其最后落腳點就是要判斷現有技術整體上是否存在技術啟示。

也即，上面創造性的判斷過程可以總結成以下思路：判斷是否具備創造性→判斷是否具有突出的實質性特點→判斷相對于現有技術是否顯而易見→判斷現有技術整體上是否存在技術啟示。

可見，在判斷一件發明申請是否具備創造性時，落腳點就是要判斷現有技術整體上是否存在技術啟示。根據《專利審查指南》（2010 版）中的記載，現有技術整體上存在技術啟示共有以下3 種情況：

(1)區別技術特征為公知常識；

(2)區別技術特征被對比文件1（以下簡稱D1）中的其他相關方案公開；這里的“公開”是指，特征相同且特征在各自文件中所起的作用也相同；

(3)區別技術特征被其他對比文件（如對比文件2，以下簡稱D2）公開；這里的“公開”是指，特征相同且特征在各自文件中所起的作用也相同。

因此，審查員在認定現有技術整體上存在技術啟示時，只要采用上面三種理由的任意一種即可。

通過對平時遇到的審查意見進行分析發現，當審查員找不到滿足上面理由(2)或理由(3)的證據時，通常都會采用上面理由(1)給出現有技術整體上存在技術啟示的結論。而上述理由(1)恰恰是導致創造性評述結論容易存在“主觀性”的罪魁禍首。這是因為：由于對“公知常識”的認定往往不可避免地存在主觀因素，進而使得創造性的評述不可避免地也容易引入審查員的主觀思維。

目前，對“公知常識”較為統一的認識是其包括兩部分內容，一部分是字面記載的內容，如教科書上記載的內容；另一部分是本領域的技術人員經常或慣用采用的技術手段，也即本領域的常規技術手段（有時也稱慣用技術手段）。所以目前的一些審查意見中，一部分是采用“公知常識”進行評述的，一部分是采用“公知常識”的下位概念“本領域的常規技術手段”進行評述的。而由于審查員使用“本領域的常規技術手段”這一理由在理論上不擔負舉證的責任，因此，“公知常識”的下位概念“本領域的常規技術手段”常常被使用。

此外，關于創造性的評述容易存在主觀性的另一個原因，還在于創造性的評述理論上應該是以申請日之前的視角進行審視，但是在實際審查操作中由于無法做到這一點（一般都是在發明公開之后也即得知發明內容之后進行創造性評述），因此，不可避免地容易對創造性的估計偏低，進而犯“事后諸葛亮”的錯誤。

二、“公知常識”出現的幾種常見場景

通過對審查員以“區別技術特征為公知常識”為理由否定專利申請創造性的情形進行總結分析后發現，大致存在以下兩種典型場景：

(1)區別技術特征相對于對比文件已經公開的特征屬于替代方案，故區別技術特征為本領域技術人員容易想到的方案，因此區別技術特征屬于本領域常規技術手段。

(2)區別技術特征為本領域技術人員的常規技術選擇，在對比文件公開的內容前提下，所述區別技術特征為本領域技術人員經過合理的推理、判斷和實驗能夠得到的方案。

三、關于被認定為“公知常識”的答辯思路

下面結合兩個具體的案例對上面兩種典型場景的答辯思路進行說明。

（一）案例1

一種平面靶材的磁場結構，其特征在于，包括：第一級磁鐵陣列和第二級磁鐵陣列，且第一級磁鐵陣列和第二級磁鐵陣列相互垂直，第一級磁鐵陣列通電，第二級磁鐵陣列斷電，形成平行于靶材的一級刻蝕跑道；第二級磁鐵陣列通電，第一級磁鐵陣列斷電，形成垂直于一級刻蝕跑道的二級刻蝕跑道。

D1 公開了“一種可升降的移動式磁鐵組，包括：磁性裝置、平移裝置和升降裝置；借助該平移裝置及升降裝置，使該磁性裝置可水平與直立地移動，進而調整該磁性裝置的磁場覆蓋該靶材的區域，使該靶材可更均勻地被濺射，以達到延長靶材使用壽命的目的。”

該申請和D1 的區別技術特征為：本申請采用的是相互垂直的第一級磁鐵陣列和第二級磁鐵陣列，第一級磁鐵陣列通電，第二級磁鐵陣列斷電，形成平行于靶材的一級刻蝕跑道；第二級磁鐵陣列通電，第一級磁鐵陣列斷電，形成垂直于一級刻蝕跑道的二級刻蝕跑道。

審查意見中認為：盡管D1 是通過一組磁性裝置既可水平移動又可直立移動實現提高靶材刻蝕均勻性和提高靶材利用率的，但是對于本領域技術人員而言，采用兩組相互垂直的磁性裝置，使其中一組通電形成一級刻蝕跑道，再使另一組通電形成垂直于一級刻蝕跑道的二級刻蝕跑道也是通過磁性裝置的移動以調整磁場覆蓋靶材的區域以使得靶材更均勻地被建設以達到延長靶材使用壽命的目的，且該方案實質上是利用相互垂直的兩組磁鐵矩陣在相互垂直的兩個方向上的移動實現的，因此利用該方案代替使可在水平和豎直方向均可移動的一組磁性裝置以達到提高靶材刻蝕均勻性和提高靶材利用率的技術問題是本領域技術人員容易想到的，其技術效果也是可以預期的。

通過對審查意見進行分析可知，該審查意見屬于上面兩種情形中的第(1)種情形，也即審查意見認為本申請和D1 的區別技術特征相對于對比文件已經公開的特征來說，屬于替代方案，故上述區別技術特征為本領域技術人員容易想到的方案，因此上述區別技術特征屬于本領域常規技術手段。

筆者認為，對于區別技術特征屬于解決相同問題的替代方案的審查意見答復，可以從兩個方案解決技術問題的技術原理（也即方案出發點）是否相同進行考慮。舉個簡單的例子，假設目前需要解決的技術問題是如何提高跑步速度，方案1 是增加肌肉力量；方案2 是提高步頻。對于方案1 和方案2 來說，雖然兩者都是解決如何提高跑步速度的問題，但是兩個方案的出發點卻不同，由于通過肌肉力量的方式是通過改變身體內在素質的方式，而通過提高步頻屬于使用技巧或策略的方式，因此兩個方案解決技術問題的技術原理也即兩個方案的出發點不同。

再舉個反面的例子，假設目前需要解決的技術問題同樣是如何提高跑步速度，方案3 是穿上舒服的跑步鞋，方案4 是穿上透氣的短褲。對于方案3 和方案4 來說，雖然兩者都是解決如何提高跑步速度的問題，但是兩個方案解決技術問題的技術原理卻比較相似，由于穿上舒服的跑步鞋和穿上透氣的短褲都屬于通過改變運動裝備的手段使得跑步速度得以提升，因此兩個方案解決技術問題的技術原理也即兩個方案的出發點相同或類似。

因此，對于區別技術特征屬于解決相同問題的替代方案的審查意見答復，若可以分析出兩個方案的出發點不同，則可以爭辯區別技術特征不是本領域技術人員在看到對比文件之后容易想到的特征，因此區別技術特征不屬于本領域的常規技術手段。

現在結合上面的案例1 進行分析后可知，雖然兩個方案解決的問題相同，但是兩個方案的出發點不同，一個是通過改變外部條件，一個是通過改變磁場結構本身條件。具體地，D1 通過改變外部條件，即利用平移裝置和升降裝置來使得磁性裝置達到覆蓋靶材不同區域的目的。而本申請通過改變自身條件，即使得磁場結構包括相互垂直的第一級磁鐵陣列和第二級磁鐵陣列，形成相互垂直的一級刻蝕跑道和二級刻蝕跑道，進而達到靶材刻蝕均勻的目的。可見，由于兩個方案的出發點不同，因此就有理由爭辯上述區別技術特征不屬于本領域技術人員在看到對比文件之后容易想到的特征，因此上述區別技術特征不能認定為本領域的常規技術手段。

（二）案例2

一種信息展示系統，包括：分層單元，適于設定所述展示窗口的Z 軸坐標小于桌面背景的Z 軸坐標，并且大于桌面元素的Z 軸坐標；所述桌面元素包括存放在桌面上的文件、快捷方式，以及用戶打開的非展示窗口；其中，Z 軸是從屏幕上垂直向屏幕外延伸的一個虛擬坐標軸，所述展示窗口、桌面背景，以及桌面元素在Z 軸方向上的順序對應于其Z 軸坐標。

審查意見提到，D3 公開了一種安裝時鐘軟件WinClock Plus，圖1 為軟件安裝后的“時鐘窗口”。由圖1 可知，D3 公開的“時鐘窗口”位于桌面元素（桌面元素指桌面上的文件或快捷方式等）之上。

圖1 時鐘窗口

本申請和D3 的區別技術特征為：本申請中的“展示窗口”位于桌面背景之上且位于桌面元素之下，D3 公開的“時鐘窗口”位于桌面元素之上。

審查意見中認為，展示窗口和桌面元素在Z 軸上的坐標關系只有兩種：“展示窗口在桌面元素之上”和“展示窗口在桌面元素之下”，那么本領域技術人員經過合理地推理、判斷和實驗，而將展示窗口設置在桌面元素之下或者之上都是本領域技術人員的常規技術選擇，屬于公知常識。

通過對審查意見進行分析可知，該審查意見屬于上面兩種情形中的第(1)種，也即審查意見認為本申請和D3 的區別技術特征為本領域技術人員的常規技術選擇，在D3 公開的內容的前提下，所述區別技術特征為本領域技術人員經過合理地推理、判斷和實驗能夠得到的方案。

筆者認為，對于區別技術特征看似為兩種或多種常規選擇中的一種或多種時，可以從各個方案能夠帶來的效果層面分析，若能找到本申請方案的效果明顯優于其他方案的證據時，則可以否定這種結論。

例如，假設對比文件公開了方案A，本申請公開了方案B，而方案A 和方案B 之間的關系屬于非A 即B 的選擇性方案。此時，若能夠找到方案B 的效果明顯優于方案A 的證據，則可以說明本申請提供的方案A 不屬于本領域技術人員的常規技術選擇。理由可以是：如果方案A 屬于本領域技術人員的常規技術選擇，且這種選擇還具有明顯優于方案B 的技術效果，那么為何這樣的方案不被現有技術所采用？這樣的事實明顯有悖于審查意見中認定的“常規技術選擇”。

因此，對于在對比文件公開的內容的前提下，區別技術特征為本領域技術人員經過合理地推理、判斷和實驗能夠得到的方案的審查意見答復，若可以分析出區別技術特征具有明顯優于對比文件方案的效果，則可以爭辯區別技術特征不是本領域技術人員經過合理地推理、判斷和實驗就能夠得到的方案，因此區別技術特征不屬于本領域的常規技術選擇。

現在結合上面的案例2 進行分析后可知，本申請中的“展示窗口”位于桌面背景之上且位于桌面元素之下，相對于D3 中的時鐘窗口位于桌面元素之上，具有如下的有益效果：

第一，本申請中的“展示窗口”位于桌面元素之下，因此“展示窗口”不會遮擋桌面元素。這樣在視覺上，既不遮擋用戶視線，方便用戶快速查找到桌面上的相關文件，給人的感覺也比較舒服，顯得不雜亂。

第二，本申請將“展示窗口”位于桌面背景之上且位于桌面元素之下，是為了使得“展示窗口”盡可能地和“桌面背景”進行融合，從而使得桌面元素凸顯出來，進而使得“展示窗口”不影響用戶對桌面元素的操作。這里所述的“影響用戶對桌面元素的操作”并不是指“用戶無法操作桌面元素”，而是指造成了用戶操作上的不方便，包括不方便找到桌面元素，以及由于“時鐘窗口”的遮擋，造成的對桌面元素的點擊不準確而導致的多次點擊才能打開的情況。此外，本申請將“展示窗口”位于“桌面背景”之上，使得“展示窗口”和“桌面背景”盡量相融合，是因為：展示窗口展示的一般都是提醒信息，而很少是操作信息，因此“展示窗口”和“桌面背景”的功能很類似，它們兩者相鄰層設置，比較容易融合在一起，視覺上看著比較舒服，且這樣“展示窗口”不會遮擋“桌面背景”，一舉兩得。

可見，上面清楚說明了該申請區別技術特征具有明顯優于D3 方案的效果，且充分論證了這種效果產生的原因。因此，基于上述理由就可以爭辯上述區別技術特征不屬于本領域技術人員經過合理地推理、判斷和實驗就能夠得到的方案，因此上述區別技術特征不屬于本領域的常規技術選擇。

四、思考與啟示

對于屬于本領域的“公知常識”這一問題，審查員特別容易犯“事后諸葛亮”的錯誤，而且由于審查員是在得知本申請和對比文件之后的思路倒推，所以評述起來一般也顯得特別合情合理，無懈可擊，所以針對這種情況，代理師一定不要被審查員的思路帶偏，而要時刻提醒自己本申請和對比文件存在技術方案上的區別，并盡量從這種區別出發，尋找本申請為什么會存在這種區別（出發點）以及這種區別的優勢到底是什么（效果），進而找到突破口，有理有據地進行反駁。